N. R.G. 2013/18985
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 18985/2013 promosso da:
RICORRENTI
contro
CAROLINE-TRICOT S.R.L. (C.F. 01691900979) con il patrocinio dell’avv. BUGETTI SILVIA e dell’avv. DALLA VERITA' STEFANO (DLLSFN61P30A944T) VIA FARINI 24 40100 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. S.DALLA VERITA' V.FARINI 24
BOLOGNApresso il difensore avv. BUGETTI SILVIA
ETIELLE S.R.L. (C.F. 07058030722) con il patrocinio dell’avv. FALCO GIANCARLO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA MARIO PAGANO 23 76125 TRANIpresso il difensore avv. FALCO GIANCARLO
ABACAB S.R.L. (C.F. 05750100728) con il patrocinio dell’avv. CALO' ANDREA GIUSEPPE e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI N. 100 70056 MOLFETTApresso il difensore avv. CALO' ANDREA GIUSEPPE
TESTA ITALO (C.F. 01272150333) con il patrocinio dell’avv. CATTADORI MICHELE e dell’avv. elettivamente domiciliato in STRADONE FARNESE 29 29100 PIACENZApresso il difensore avv. CATTADORI MICHELE
MAZZOLANI EROS E C. S.N.C. (C.F. 00785130394) con il patrocinio dell’avv. TERRACINA MASSIMO e dell’avv. BONFIGLIOLI FRANCESCO (BNFFNC63A26A944T) VIA DON
MINZONI 11 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 15 48015
CERVIApresso il difensore avv. TERRACINA MASSIMO
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (C.F. 80230390587) con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTI
Il Giudice dott. Manuela Velotti,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13/01/2014,
ha pronunciato la seguente
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YUMA S.R.L. (C.F. 03981870409) con il patrocinio dell’avv. BRANDINA STEFANO e dell’avv. OSSORIO STEFANO (SSRSFN64D29A944J) VIA CESARE BOLDRINI 14 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C. BOLDRINI N. 14 BOLOGNApresso il difensore avv.
BRANDINA STEFANO
GOLDEN BOYS S.R.L. (C.F. 03815020403) con il patrocinio dell’avv. BRANDINA STEFANO
e dell’avv. OSSORIO STEFANO (SSRSFN64D29A944J) VIA CESARE BOLDRINI 14 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA C. BOLDRINI N. 14 BOLOGNApresso il
difensore avv. BRANDINA STEFANO
MICHAEL SCARPELLINI (C.F. SCRMJH84H14H294M) con il patrocinio dell’avv. BRANDINA STEFANO e dell’avv. OSSORIO STEFANO (SSRSFN64D29A944J) VIA CESARE BOLDRINI 14
BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C. BOLDRINI N. 14
BOLOGNApresso il difensore avv. BRANDINA STEFANO
Con ricorso ex artt. 129, 131 e ss. c.p.i., 669 bis e ss., 700 c.p.c. ante causam depositato in data
8.11.2013 Yuma s.r.l., Golden Boys s.r.l. e Michael Scarpellini esponevano che Scarpellini e
Golden Boys erano titolari di una pluralità di marchi italiani, internazionali e comunitari,
denominativi e figurativi ("Happiness is a $10 tee", "Rock'n Roll", "Stasera faccio la brava",
"Stasera faccio il bravo", "Happiness Beauty", "Happiness denim", "Happiness sugar", "Happiness
basic", "Happiness shades", "Happiness Tech", "Happiness kids", "Happiness shoes", "Happiness",
"Happiness Intimates", "Happiness shades"), registrati (anche) per la classe 25 (articoli di
abbigliamento), dei quali Yuma era licenziataria esclusiva; che Yuma produceva e
commercializzava capi di abbigliamento e t-shirts contraddistinti dalle scritte "Happiness is a $10
tee" e "Happiness" elaborate in modo nuovo e originale e impresse a stampa; che, grazie alle
continue e diffuse campagne pubblicitarie, agli ingenti investimenti, alla partecipazione alle più
importanti fiere di settore, i marchi della famiglia "Happiness", pubblicizzati anche sui siti
www.10dollartee.com e www.shophappiness.com e indossati da noti personaggi del mondo dello
spettacolo, erano divenuti assai conosciuti in ambito nazionale e internazionale; che Yuma aveva
appreso che la società Caroline Tricot s.r.l. aveva prodotto e commercializzato t-shirts con etichetta
"Happiness" identica, anche per i caratteri di stampa utilizzati, al segno dei ricorrenti; che, inoltre,
Caroline Tricot aveva depositato i marchi "Happiness Tricot" e "Happiness t-shirt", da ritenersi
nulli per difetto di novità; che la titolarità di tali marchi era stata trasferita a Etielle s.r.l.; che gli
articoli in contraffazione risultavano prodotti da Abacab s.r.l. e Etielle s.r.l.; che gli stessi erano stati
propagandati come seconda linea del marchio "Happiness"; che l'utilizzo del segno "Happiness
tricot" e dell'etichetta "Happiness" con gli stessi caratteri grafici del marchio dei ricorrenti integrava
fattispecie di contraffazione di marchio e concorrenza sleale; che, quanto al periculum in mora, lo
stesso doveva considerarsi in re ipsa.
Chiedevano pertanto l’emanazione, sia nei confronti di Caroline Tricot s.r.l., Abacab s.r.l. ed Etielle
s.r.l., che nei confronti dei rivenditori Italo Testa e Mazzolani Eros s.n.c., di una vasta gamma di
provvedimenti cautelari, industrialistici e non.
Si costituiva Caroline Tricot s.r.l., contestando integralmente il ricorso e rilevando che aveva
presentato domanda di registrazione del marchio denominativo "Happiness tricot" in data
26.7.2010, quando il marchio "Happiness is a $10 tee" non aveva ancora conseguito la
registrazione; che tutti gli altri marchi della famiglia "happiness" erano stati registrati
successivamente; che il proprio marchio e quelli della ricorrente erano comunque tra loro diversi sia
dal punto di vista denominativo, che da quello grafico; che i prodotti a suo tempo commercializzati
con il marchio "Happiness tricot" erano del tutto differenti da quelli delle ricorrenti, trattandosi di
articoli di maglieria di tipo classico, destinati a una clientela esclusivamente femminile; che il
marchio "Happiness Tricot" era stato ceduto in data 15.6.2012 ad Etielle s.r.l.; che la
commercializzazione dei prodotti contraddistinti da detto marchio era cessata fin dal 31.12.2011;
che, quanto al marchio "Happiness t-shirt", di cui alla domanda di registrazione in data 3.4.2012,
nessun episodio di contraffazione era stato dedotto in ricorso; che, in ogni caso, il marchio in
questione non era mai stato utilizzato.
Si costituiva altresì Etielle s.r.l., eccependo pregiudizialmente l’incompetenza territoriale del
giudice adito, essendo competente a decidere sulle domande cautelari la sezione specializzata in
materia di impresa del Tribunale di Bari, nel cui circondario era ubicata la sede legale di Etielle,
presso la quale erano state poste in essere tutte le attività di commercializzazione dei prodotti
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ORDINANZA
***
Procedendo all’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Etielle s.r.l. e Abacab
s.r.l. - secondo le quali competente a conoscere la controversia sarebbe la sezione specializzata del
Tribunale di Bari, nella cui circoscrizione hanno sede legale le resistenti e dove sarebbero state
inoltre poste in essere tutte le attività di produzione e commercializzazione dei prodotti recanti i
marchi asseritamente contraffatti - si osserva che l’art. 120 c.p.i. consente all’attore, nei giudizi di contraffazione, di scegliere, ai fini dell’individuazione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale radicare il giudizio, tra il criterio del forum rei e quello del locus commissi delicti, che delinea una
competenza derogabile e concorrente con il foro generale.
Il fatto lesivo del diritto dell’attore – che, secondo il sesto comma dell’art 120, integra il criterio del forum commissi delicti – è ravvisabile in tutte le ipotesi di violazione dei diritti patrimoniali
attribuiti al titolare del diritto di proprietà industriale, quali, a titolo esemplificativo, gli atti di
fabbricazione, commercializzazione, importazione, uso del bene prodotto in contraffazione e quelli
che comunque si sostanziano nell’attuazione dell’oggetto della privativa o sono diretti a trarne
profitto.
Si tratta di una competenza territoriale che è stata definita come “diffusa”, in quanto ricomprende tutti i fori del comportamento lesivo, con scelta di uno di essi quando i contraffattori siano diversi e
siano individuabili una pluralità di atti di violazione.
A quest’ultimo riguardo va ricordato che, nel caso di domande proposte contro una pluralità di convenuti, gli artt. 31 e seguenti del codice di rito – contenenti regole sulla modificazione della
competenza in caso di connessione di cause – contemplano tra i casi di connessione quello delle
cause promosse contro più persone, le quali, a norma delle regole sul foro delle persone fisiche o
delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, dovrebbero essere proposte davanti a
giudici diversi.
In particolare l'art. 33 c.p.c. prevede la deroga alla competenza territoriale cosiddetta semplice e il
cumulo delle varie cause presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, consentendone la
proposizione davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di esse, a condizione che
tra esse ricorra una connessione per l'oggetto o per il titolo.
Dottrina e giurisprudenza hanno individuato un limite all'applicazione della regola (e dunque alla
facoltà di scelta dell'attore tra i fori generali dei diversi convenuti) qualora ricorra il fenomeno del
convenuto c.d. "fittizio", che si verifica quando l'attore, nel proporre la domanda, individui uno dei
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asseritamente contraffatti. Nel merito, deduceva l’insussistenza del fumus boni juris per difetto di
confondibilità tra i marchi "Happiness is a $ 10 tee", concesso il 23.9.2010 su domanda depositata il
30.6.2008, e "Happiness tricot", concesso l'11.2.2011 su domanda depositata il 26.7.2010, dovendo
detti segni considerarsi diversi e non confondibili; quanto ai restanti marchi della famiglia
"Happiness", gli stessi risultavano registrati successivamente (a distanza di circa 1-2 anni) al
marchio "Happiness tricot", e dovevano pertanto essere considerati nulli per difetto di novità.
Contestava altresì l'asserita notorietà dei segni di parte ricorrente, non adeguatamente dimostrata, e
negava la sussistenza del periculum in mora, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la
conoscenza degli asseriti illeciti e la reazione in sede giudiziaria.
Si costituivano anche Abacab s.r.l. - la quale eccepiva a sua volta l'incompetenza territoriale della
sezione adita, ed altresì la propria carenza di legittimazione passiva e l'assoluta estraneità alle
condotte contestate - nonchè Mazzolani Eros s.n.c. e Italo Testa, chiedendo entrambi il rigetto delle
domande proposte nei loro confronti.
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convenuti solo per giovarsi della deroga alla competenza; in particolare, è affermazione costante
della giurisprudenza di legittimità che, ai fini del cumulo soggettivo ex art 33 c.p.c., non è
sufficiente l'interesse nella causa per attribuire la qualità di convenuto e fondarvi uno spostamento
di competenza, ma è necessario che il convenuto abbia un interesse reale a contraddire le domande
dell'attore.
La dichiarazione d'incompetenza per la presenza di un convenuto "fittizio" può essere tuttavia
consentita solo quando la domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di spostare la
competenza territoriale (Cass., n. 11314/2010; n. 5243/2004; n. 9277/2002; n. 1724/1972; n.
1374/1970; n. 1897/1967; n. 1577/1965), dovendo il giudice, negli altri casi, osservare la regola
indicata nell'art. 33 citato, il quale risponde a criteri di semplificazione ed economia di giudizi.
Ebbene nel caso di specie Mazzolani Eros e C. s.n.c. e Italo Testa, costituendosi nel presente
procedimento, non hanno negato di avere posto in vendita i prodotti in asserita contraffazione, pur
affermandosi del tutto in buona fede e inconsapevoli delle asserite violazioni dei diritti delle
ricorrenti;; sussiste dunque un loro “interesse a contraddire" in relazione alle domande cautelari
proposte, il che consente allo stato di ritenere che la loro evocazione in giudizio non abbia carattere
artificioso. L’eccezione in esame deve essere pertanto disattesa, perché infondata. Passando allora alla delibazione del fumus boni juris in ordine alle domande cautelari proposte,
deve ritenersi in primo luogo che il marchio "Happiness is a $10 tee" di titolarità di Michael
Scarpellini, concesso il 23.9.2010 su domanda depositata il 30.6.2008, e il marchio "Happiness
tricot", concesso l'11.2.2011 su domanda depositata il 26.7.2010, orginariamente di titolarità di
Caroline Tricot s.r.l. e successivamente da questa ceduto a Etielle s.r.l., entrambi registrati per la
classe merceologica 25 (abbigliamento) si differenzino tra di loro adeguatamente.
Ed invero, premesso che l'accertamento della confondibilità dei segni deve essere compiuto non in
via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, bensì, al
contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi
complessivamente dotati di efficacia individualizzante, deve ritenersi che i segni posti a raffronto
siano diversi in primo luogo sotto il profilo denominativo-concettuale, in quanto il primo è
costituito da una frase in inglese il cui significato è "felicità è una maglietta da 10 dollari", dove la
parola "dollari" è sostituita dal simbolo della valuta ("$"), mentre il secondo è costituito dalle parole
"Happiness tricot", combinazione terminologica priva di un particolare significato; sotto il profilo
fonetico, poi, i due marchi in questione hanno in comune soltanto la parola "happiness",
producendo effetti fonetici del tutto diversi e ben distinguibili.
Anche sotto l’aspetto visuale, infine, i marchi in questione sono notevolmente diversi, in quanto il cuore del marchio di parte ricorrente è senz'altro costituito dall'espressione "$10 tee", che ne
costituisce il nucleo individualizzante.
Va inoltre rilevato, quanto alle pretesa originalità grafica del marchio di parte ricorrente, che in
realtà il carattere utilizzato è il diffusissimo font "Futura", con l'unica particolarità rappresentata
dalla forma obliqua della parte superiore della lettera "e"; il marchio "Happiness tricot", invece, è
un marchio puramente denominativo, che non prevede una specifica veste grafica; peraltro, nei
prodotti contrassegnati dalla scritta "Happiness tricot" di cui alle fotografie in atti, detta dicitura è in
carattere "Futura", ma non presenta la peculiare forma della "e".
I marchi in questione non sono dunque confondibili nè in astratto, nè in concreto, non sussistendo il
requisito della somiglianza dei segni, pur ricorrendo quello dell'identità o affinità dei prodotti.
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Quanto ai marchi della famiglia "Happiness", si osserva che le relative domande di registrazione
sono state tutte depositate, come eccepito da Etielle s.r.l., successivamente alla domanda di
registrazione del marchio "Happiness Tricot".
In proposito, se è vero che la registrazione ad opera di terzi successiva al preuso di un marchio di
fatto comportante il diritto in capo al preutente dell'uso esclusivo del segno distintivo può essere
considerata invalida in quanto carente del requisito della novità ai sensi dell’art. 12 comma 1°, lett. b) e c) c.p.i. se l’uso precedente importi notorietà del segno, ravvisandosi “notorietà” quando vi sia
una conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati e la diffusione del marchio di
fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un
considerevole lasso temporale, si osserva che, nel caso di specie, difetta la dimostrazione del fatto
che, all'epoca della domanda di registrazione del marchio "Happiness Tricot" (26.7.2010), il segno
"Happiness" di parte ricorrente avesse acquisito notorietà nel senso sopra indicato (circostanza
contestata da Etielle s.r.l.), in quanto la documentazione apparentemente riconducibile a spese
pubblicitarie prodotta in atti è tutta successiva a tale data e le non numerose fatture di merci relative
a prodotti "Happiness" di epoca antecedente al luglio 2010 sono di importo complessivo esiguo e
comunque certo non tali da assolvere all'impegnativo onere probatorio sopra indicato.
Anche la rassegna stampa allegata riguarda esclusivamente articoli e inserzioni pubblicitarie
successive al luglio 2010.
Quanto all'affermata malafede alla quale parte ricorrente accenna in ricorso, si rileva che la
fattispecie della registrazione del marchio in mala fede prevista dall’art. 19, 2° comma c.p.i., comportante la nullità del segno ex art. 25, lett. b) c.p.i., concerne l’ipotesi in cui un soggetto possa vantare in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo una legittima aspettativa, a cui
l’ordinamento attribuisce una protezione anticipata nel caso in cui essa sia pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesimo segno eseguito da altro soggetto consapevole delle
intenzioni del primo e che abbia agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo un simile
progetto (così Trib. Milano, 19.3.2004, GADI, 04,939).
La malafede è quindi ravvisabile in capo a chi depositi il segno essendo a conoscenza delle attività e
delle conseguenti aspettative del terzo, in special modo se costui stia effettuando investimenti,
ovvero abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia (App. Bologna, 28.6.2002, GADI, 03, 347;
Trib. Bologna, Sez. Ind., n. 3112/2007 del 13.11.2007).
Nel caso di specie, la malafede in capo alla registrante Caroline Tricot s.r.l. va pacificamente
esclusa, sia perchè, come si è detto, non vi è alcuna prova del fatto che, al momento della
registrazione, il segno "Happiness" avesse conseguito notorietà, sia perchè il marchio "Happiness
Tricot" è stato ceduto in data 15.6.2012 ad Etielle s.r.l. per un corrispettivo modesto (€. 15.000,00: vedi doc. n. 7 di parte resistente), circostanza che rende evidente l'assenza di ogni intento
speculativo ai danni delle ricorrenti.
Per quanto concerne infine l'avvenuta propaganda dei prodotti di Abacab s.r.l. ed Etielle s.r.l. come
seconda linea del marchio "Happiness", non vi è prova che un simile comportamento - senza dubbio
concorrenzialmente illecito dal punto di vista oggettivo - sia ascrivibile alle suddette resistenti.
Deve dunque ritenersi, in conclusione, che difetti il fumus in ordine alle domande cautelari
formulate; non può peraltro non rilevarsi che non sembra neppure ravvisabile il periculum, in
quanto, anche in materia della proprietà industriale, il periculum in mora non può mai essere
ritenuto sussistente in re ipsa, ma presuppone, al contrario, il positivo riscontro degli elementi atti
ad integrare un pregiudizio irreparabile che, nei rapporti tra imprenditori, va ravvisato nella
irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché
nell'impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso.
In proposito, “l’onere della prova di un pregiudizio, economico o morale, quale fatto costitutivo del diritto azionato, spetta all'attore; e la potenzialità lesiva del danno deve essere un elemento insito
nella condizione attuale del richiedente, non una mera ipotesi futuribile, che si mantenga
sostanzialmente incerta an et quando” (così Trib. Bologna, S.I., 10.4.2009;; vedi anche Trib. Bologna, S.I.5.5.2009).
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti non hanno neppure allegato il rischio di un pregiudizio
irreparabile nel senso appena indicato, limitandosi ad affermazioni generiche, ed in ogni caso la
ritardata reazione alle affermate violazioni (la prima scoperta dei pretesi illeciti risale al 16.10.2012:
pag. 27 del ricorso) induce a ritenere l'insussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Con riguardo, infine, al secondo marchio "Happiness t-shirt", registrato da Caroline Tricot
11.2.2011 su domanda del 3.4.2011, parte ricorrente non ha allegato alcun utilizzo dello stesso,
sicchè appare ancor più evidente, anche a prescindere da ogni rilevo in ordine al fumus boni juris, il
difetto di periculum.
Le domande cautelari vanno pertanto nel complesso respinte, con condanna delle parti ricorrenti a
rifondere ai resistenti le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere ai resistenti le spese di lite, che liquida,
quanto a Caroline Tricot s.r.l., Abacab s.r.l. ed Etielle s.r.l., in €. 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, per ciascuno, e, quanto a Italo Testa e Mazzolani Eros s.n.c., in €. 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, per ciascuno.
Si comunichi.
Bologna, 29 gennaio 2014
Il Giudice
Firmato Da: VELOTTI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1e74b
Manuela Velotti
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