Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 Repert. n. 3598/2014 del 27/03/2014 N. R.G. 15350/011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA “SEZIONE A” Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott.ssa Paola Gandolfi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15350/011 KELEMATA S.R.L. E PERLIER S.R.L. con gli avv.ti Luigi Saglietti, Elisa Vittone e Fabrizio Sanna ATTORI Contro XINES S.R.L. con gli avv.ti prof. Marco Lamandini, Daniela De Pasquale e Massimiliano Pappalardo CONVENUTO CONCLUSIONI pagina http://bit.ly/1uhIMNX 1 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 TRIBUNALE di MILANO Le parti hanno precisato le allegati al verbale Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 rispettive Repert. conclusioni come da fogli n. 3598/2014 del 27/03/2014 d‟udienza del 19.11.2013, qui integralmente richiamate OGGETTO: azione di nullità di marchio nazionale per deposito in mala fede, per mancanza di novità e capacità distintiva, inibitoria, risarcimento del danno; domanda riconvenzionale di risarcimento del pagina http://bit.ly/1uhIMNX 2 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 danno, art. 96 c.p.c. 1.le pregresse vicende sostanziali Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 e processuali Repert. n. 3598/2014 del 27/03/2014 La presente controversia ha ad oggetto lo storico marchio Galitzine, già di titolarità dell‟omonima Principessa Galitzine –celebre stilista di successo nell‟alta moda, icona di eleganza negli anni della dolce vita, ideatrice dello storico “Pigiama Palazzo”- ed oggetto di due pronunce rese rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte D‟Appello di Torino, sulla quale è caduto giudicato. Tali necessario darne brevemente conto. Con contratto stipulato in data 20.1.1969, la celebre stilista cedeva alla società Pierrel Associata s.p.a. (poi Perlier s.p.a.) il diritto di registrare profumeria; il il segno Galitzine marchio così per prodotti registrato in cosmetici sede e di nazionale e internazionale dalla Pierrel per le classi di prodotto nn. 3 e 5 è veniva poi ceduto alla società BHC, successivamente fusa in Kelemata. Nel 1989 veniva aperto il fallimento di Irene Galitzine: la curatela fallimentare recedeva dal contratto a suo tempo stipulato con l‟allora Pierrel e cedeva l‟azienda comprensiva di tutti i marchi Galitzine alla società Xines. Quest‟ultima procedeva in data 12.6.1990 a registrare il marchio nazionale denominativo Galitzine, tra l‟altro, anche per la classe n. 3. In data 16.3.2007 Xines conveniva innanzi al Tribunale di Torino le odierne attrici, al fine dell‟accertamento della decadenza per non uso dei marchi Galitzine di titolarità di Kelemata; costituendosi, Kelemata e Perlier in via riconvenzionale invocavano la nullità parziale, per mancanza di novità o per non uso, del segno di controparte limitatamente alla classe n.3 perchè già ceduto alla Pierrel dalla sua prima titolare anteriormente al fallimento Galitzine. Il Tribunale di Torino dichiarava sia la decadenza per non uso dei marchi Kelemata di cui alle registrazioni n. 242918 e n. 276257 sia la nullità del marchio „379 di Xines per la classe n.3 per mancanza di novità. pagina http://bit.ly/1uhIMNX 3 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 vicende giudiziarie dispiegano effetti in questa sede ed è dunque Il Tribunale dichiarava altresì Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 inammissibile, perché nuova, la Repert. n. 3598/2014 del 27/03/2014 domanda svolta dalle difesa delle convenute nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di nullità della nuova domanda di registrazione del marchio litigioso precisamente il depositata da 28.6.2007, Xines in successivamente corso alla di causa, e celebrazione dell‟udienza ex art. 183 c.p.c.. La Corte d‟Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia Kelemata s.r.l. e Perlier alla registrazione del marchi patronimico Galitzine per la classe n.3; per il resto confermava la sentenza di primo grado con riguardo sia alla decadenza per non uso dei marchi Kelemata sia all‟inammissibilità per novità della domanda di nullità del marchio Galitzine registrato in corso di causa da Xines. Terminato il giudizio d‟appello, in data 24.12.2009 Kelemata depositava domanda di marchio comunitario “Galitzine” per le classi di prodotto n. 3 e 5, contro la quale Xines proponeva opposizione avanti ad UAMI, opponendo l‟anteriorità della propria registrazione risalente al 28.6.2007: il procedimento veniva sospeso in attesa della definizione del presente giudizio. 2.Il presente giudizio Con atto di citazione notificato in data 1.3.2011, Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l. hanno convenuto in giudizio Xines s.r.l. per fare accertare la nullità del marchio Galitzine registrato in data 28.6.2007 per la classe n.3 (n.0001156303, domanda di registrazione MI2001CO6869) perché depositato in mala fede, ovvero privo di novità e capacità distintiva. Con conseguente inibitoria, risarcimento del danno e pubblicazione. Si è costituita la convenuta, eccependo il giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Torino n. 2542/2009, così come parzialmente riformata in grado d‟appello; ha censurato la temerarietà della lite, e invocato il risarcimento del danno attesa l‟impossibilità di pacificamente godere del proprio marchio a cagione delle iniziative di disturbo di controparte. pagina http://bit.ly/1uhIMNX 4 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 gravata, rigettava la domanda di accertamento positivo del diritto di Scambiate le memorie ex art.183, Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 comma 6, c.p.c., la causa del è 27/03/2014 stata Repert. n. 3598/2014 rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 3.Motivi della decisione 3.1. L’eccezione di giudicato L‟eccezione di giudicato sollevata dalla difesa della convenuta non appare fondata. Tribunale di Torino ha dichiarato la tardività e dunque l‟inammissibilità della domanda di nullità del marchio n. 922379 registrato da Xines il 28.6.2007: non essendo entrato nel merito di tale questione, nessun giudicato sulla stessa si è formato. La difesa della convenuta ritiene tuttavia che gli effetti di cui all‟art.2909 c.c. discendano dalla pronuncia della Corte D‟Appello laddove, in parziale riforma delle sentenza gravata, ha rigettato “la domanda di accertamento positivo del diritto di Kelemata s.r.l. e di Perlier s.r.l. alla registrazione di marchi contenenti il patronimico “Galitzine per la classe n. 3” (cfr. punto n.12 del dispositivo). Tale accertamento, oggettivi del in giudicato considerazione ai dell‟estensione presupposti logici dei necessari limiti per la decisione, dispiegherebbe i suoi effetti sulla domanda formulata dall‟attrice in questa sede, di nullità per registrazione in mala fede da parte di Xines del marchio litigioso avvenuta nel giugno 2007. L‟eccezione è infondata. Non ignora il Collegio la tendenza estensiva degli interpreti rispetto alla portata del giudicato che ricomprende nel suo ambito c.d. tutti gli accertamenti ricollegati in modo inscindibile con la decisione e che ne fondano il presupposto, ivi compreso tutto ciò che costituisce il fondamento logico-giuridico della decisione. Ma è proprio partendo da tali premesse che la tesi della convenuta è infondata. Tutti i presupposti di fatto e di diritto indicati nella pronuncia della Corte ed enunciati nella motivazione (la quale consente di pagina http://bit.ly/1uhIMNX 5 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Il chiarire ed interpretare il Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 comando giudiziale) hanno avuto del riguardo Repert. n. 3598/2014 27/03/2014 solo alle precedenti vicende traslative dei diritti sul marchio “Galitzine” accennato, dall‟omonima infatti, un stilista primo alle negozio parti in concluso il causa. Come 20.1.1969 ha comportato il trasferimento del diritto di marchio dall‟originario titolare ai danti causa di Kelemata per le classi di prodotto n. 3, mentre successivamente, nel 1990, il fallimento Galitzine ha La Corte, in riforma della pronuncia di primo grado n. 2542/2009 (doc, 15 di parte attrice), ha riqualificato il contratto del 1969 come “negozio indiretto di licenza d’uso del marchio, nel senso che in luogo di tale fattispecie contrattuale diretta- che sarebbe ben stata possibile ove Irene Galitzine avesse preventivamente registrato a proprio nome un marchio per la classe in questione- le parti preferivano conseguire i medesimi economici mediante la prestazione, dietro corrispettivo ed in vista della futura registrazione del marchio, del solo consenso all’uso del nome, previsto dall’allora vigente art. 21, comma 2, legge marchi, che pur consentendo la registrazione come marchio di un nome di persona diverso da quello del soggetto richiedente, stabiliva la possibilità che l’Ufficio brevetti e marchi subordinasse la registrazione stessa al consenso del titolare del nome” (cfr. doc. 15 di parte attrice). Andando di diverso avviso rispetto alla pronuncia del Tribunale, la Corte ha ritenuto dunque che con il negozio del 1969 non fosse stato trasferito a favore di Pierrel lo ius prohibendi in perpetuo nei confronti dei terzi all‟uso del marchio e, correlativamente, il diritto di riservarlo a sé sine die. Con la conseguenza che, sciolto tale contratto da parte del fallimento nel 1990 (attraverso una manifestazione di volontà espressa ai sensi dell‟art. 72 legge fall.), da tale momento è venuto meno non il diritto sul marchio registrato sic e simpliciter, bensì “il titolo necessario per la futura rinnovazione”. Dunque, al momento della registrazione del segno da parte di Xines avvenuta in data 20.6.1990, quelle anteriori pagina http://bit.ly/1uhIMNX 6 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 trasferito l‟intero ramo d‟azienda ed i suoi marchi a Xines. di Kelemata e Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 causa erano efficaci. Con Repert.ancora n. 3598/2014 del 27/03/2014 dei suoi danti l‟ulteriore conseguente nullità del marchio registrato da Xines nel 1990 per mancanza di novità. Così succintamente riassunte le decisioni della Corte, emerge chiaramente come i presupposti logici sui quali essa si è espressa hanno avuto riguardo ai diritti acquisiti dalle parti in virtù del contratto traslativo del 20.1.1969 quanto a Kelemata (escludendo che uno ius prohibendi) e del giugno 1990 quanto a Xines. Non è stata invece presa in considerazione neppure in sede di motivazione l‟ultima registrazione del 2007 di Xines, oggetto del presente giudizio, tanto meno della sua possibile registrazione in mala fede. Il petitum di quel giudizio era dunque altro e diverso rispetto a quello qui esaminato. Anche sotto il profilo della causa petendi presso i giudici torinesi le doglianze di Kelemata e Perlier traevano la loro fonte dai pretesi diritti di monopolio di Kelemata discendenti dal contratto del 1969, negati dalla Corte. In questa sede al contrario la causa petendi afferisce all‟interesse di parte attrice, a suo dire tutelabile ex art. 19,comma 2, c.p.i., di procedere ad una nuova registrazione. Tale posizione giuridicamente protetta non discenderebbe dagli effetti traslativi del contratto del 1969 (esclusi con efficacia di giudicato dalla Corte d‟Appello) ma da altri fatti storici, ossia dall‟utilizzo del segno da parte attrice nel periodo precedente alla registrazione – ritenuta in mala fede- del giugno 2007 di Xines. Tale utilizzo, seppure inidoneo ad impedire la decadenza dei propri marchi del 1969, secondo le attrici sarebbe stato tuttavia sufficiente a far sorgere un interesse alla registrazione, noto a controparte, e tutelabile ex art. 19 c.p.i.. La pronunce dei giudici torinesi non hanno esaminato dunque la fattispecie sottoposta ora all‟esame del Tribunale. 3.Nel merito pagina http://bit.ly/1uhIMNX 7 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 tale fonte negoziale potesse derivare a favore dell‟odierna attrice Come accennato, le attrici Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 prospettano laRepert. registrazione in mala fede n. 3598/2014 del 27/03/2014 di utilizzo controparte: il loro del segno fino alla data di registrazione di Xines, se insufficiente ad evitare la decadenza, sarebbe comunque idoneo ad integrare la legittima aspettativa tutelata dal rimedio di cui all‟art. 19, comma 2, c.p.i.. Com‟ è noto, con tale strumento l‟ordinamento accorda una tutelata anticipata all‟operatore di mercato pregiudicato dalla più tempestiva del medesimo segno compiuta da altro soggetto (consapevole delle intenzioni del primo) il quale agisca allo scopo proprio di ostacolare le ragioni del concorrente. Il rimedio può essere esperito dunque quando i concorrenti pregiudichino le altrui aspettative di tutela, abusando ad esempio del rapporto di collaborazione o fiducia ovvero precedendo nel tempo chi stia ponendo in essere un‟attività preparatoria della registrazione. Nel caso in esame secondo l‟attrice sarebbe chiaro indice della malafede di Xines la frazione temporale in cui è stata compiuta la registrazione, ovvero in pendenza del giudizio di decadenza del segno di Kelemata, quando ormai era cristallizzato il petitum dell‟azione e le attrici non potevano più introdurre questo nuovo tema innanzi al Tribunale di Torino. Il Collegio ritiene infondata tale prospettazione. In via generale il –non- utilizzo che cagiona decadenza non può concretare al contempo una posizione pretensiva a tutela del soggetto decaduto, al fine di impedire agli altri di appropriarsi del segno stesso in quanto altrimenti animati da mala fede. Ciò significherebbe espropriare l‟istituto della decadenza di uno degli effetti più tipici, ossia la libera riappropriabilità del marchio a favore dei terzi. Tuttavia tale considerazione soffre di una eccezione, nell‟ipotesi in cui la registrazione in mala fede sia addebitata a determinati soggetti, ossia a concorrenti che intrattenevano con il soggetto leso rapporti di fiducia e di collaborazione e che potevano dunque conoscere condotte preparatorie al (ri)lancio sul mercato del marchio pagina http://bit.ly/1uhIMNX 8 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 registrazione non esplicitate all‟esterno Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 dell‟azienda.Repert. In tali casi la del condotta n. 3598/2014 27/03/2014 dell‟imprenditore leso potrebbe rivelarsi sul mercato inidonea ad impedire la decadenza, ma contemporaneamente sufficiente a rendere noto al singolo operatore la sua volontà di non dismettere il segno. Nel caso in esame anche tale peculiare fattispecie tuttavia non ricorre, giacchè non è prospettato alcuno specifico rapporto di collaborazione o di fiducia tra le parti che sia stato violato da provvedendo alla registrazione litigiosa. L‟utilizzo del marchio da parte delle attrici che poteva palesarsi alla convenuta era dunque lo stesso che poteva percepire qualunque altro operatore di mercato. Va aggiunto che nel caso in esame non sussiste uno scarto apprezzabile tra l‟arco temporale coperto dall‟indagine compiute dai giudici torinesi (che hanno sindacato l‟utilizzo del segno compiuto da Xines e Kelemata fino a marzo 2007) e la data di registrazione del marchio oggetto di contenzioso da parte di Xines (avvenuta nel successivo mese di giugno dello stesso anno), nel quale l‟utilizzo da parte delle attrici si sia potuto intensificare. Alla mancanza del primo elemento costitutivo del rimedio di cui all‟art. 19, comma 2, c.p.i. (consistente in seri preparativi per il (ri)lancio del segno noti alla controparte) va aggiunta la carenza della mala fede in capo a Xines. Ed in particolare: a) la convenuta, già titolare del marchio “Galitzine” per altre classi di prodotto, ed in particolare per la n.25, svolge attività imprenditoriale operando con lo storico brand per una vasta gamma di prodotti nel settore del lusso, dell‟alta moda e dell‟abbigliamento, ambito nel quale il marchio si è affermato acquistando notorietà. E‟ quindi naturale il proprio interesse imprenditoriale all‟espansione verso un altro segmento di mercato, quale la profumeria e la cosmetica. Si tratta questo di un segmento strettamente comunque merceologico attiguo come (seppure non sottolineato in sotto senso questo profilo dalla Divisione di Opposizione di UAMI in relazione pagina http://bit.ly/1uhIMNX 9 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Xines alle stesse parti ed al Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 medesimo segno, doc. 32 del di 27/03/2014 parte Repert.cfr. n. 3598/2014 attrice)- rispetto a quelli di cui è già titolare e nei quali svolge, si ribadisce, un‟intensa attività d‟impresa (cfr. ad esempio, docc. 16-17, 19-28 di parte convenuta); b)la tutela extramerceologica che gode il marchio notorio, quale deve ritenersi il marchio Galitzine di Xines, corrobora sotto il profilo normativo quell‟interesse della convenuta alla registrazione, tanto pag. 10-11) da indurla ad intraprendere ed a vincere il contenzioso innanzi a giudici Piemontesi avente ad oggetto la decadenza dei segni di controparte; -Kelemata e Perlier, società pur attive nel campo della cosmetica e della profumeria, d‟altro lato, non hanno fatto uso del marchio per la classe n.3, tanto da subire la pronuncia di decadenza per non uso. Tale condotta si manifesta, rispetto agli altri operatori, come disinteresse all‟impiego del segno per quei beni, dunque quale indice di un intento diametralmente opposto rispetto a quello dell‟imprenditore che si appresti al rilancio, riservando allo scopo risorse ed investimenti. Non si ravvede quindi qui la dolosa preordinazione di Xines di anticipare la registrazione a proprio nome del marchio anche per la classe qui esaminata al solo scopo di ostacolare la concorrente. In ogni caso, per completezza, i documenti prodotti dalla difesa delle attrici corroborano il giudizio di infondatezza della domanda dalle stesse svolte, giacchè tutti inidonei a provare la mala fede della convenuta. Ed in particolare: - le indagini demoscopiche del maggio 2007 hanno riguardo all‟associazione, nella mente del consumatore, del marchio Galitzine come distintivo di profumi commercializzati –alternativamente - da Pelier o Xines. Si tratta in sé di un elemento irrilevante per fondare la legittima aspettativa contro l‟altrui registrazione in mala fede, non essendovi prova che tale indagine sia stata conosciuta da Xines a riprova dell‟interesse delle attrici sul marchio. Quanto pagina http://bit.ly/1uhIMNX 10 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 concreto ed attuale (cfr. sul punto sentenza Tribunale di Torino, al contenuto intrinseco, esso è Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 irrilevante inn.questa sededelperché Repert. 3598/2014 27/03/2014 afferente alla diversa questione della decadenza (doc. 10); -alcuni documenti attestano attività delle attrici confinate temporalmente fino al 2001, dunque irrilevanti (cfr. il progetto Restrepò per le confezioni dei profumi Galitzine risalente al marzo 1996 cfr. doc, 19 v. anche docc. 21, 22 e 23 di parte attrice); -quanto alla preparazione di campioni di profumo Galitzine per gli (dunque successivamente alla registrazione di Xines). Ed il richiamo a precedenti campioni del 2003 non consente di inferire la loro messa in commercio, conoscibile dalla convenuta (cfr. doc. 23 di parte attrice); -il documento trasmesso in data 12.1.2014 da Publitalia afferisce ad una mera proposta di sponsorizzazione, non accompagnata da alcuna prova della realizzazione di tale campagna pubblicitaria (doc. 25 parte attrice); -il nuovo progetto “eau de Toilette Galitzine” narra la storia del marchio legato al settore dei cosmetici che si arresta all‟anno 1980 e si conclude con l‟invio di campioni “a tutte le responsabili” dei quali non vi è prova della diffusione al pubblico; -le etichette esplicative destinate alla parte retrostante di confezioni per profumi e bagni-doccia non hanno certa, così pure come le riproduzioni fotografiche di interni di negozi (doc. 26 parte attrice). Nessun riscontro consente in definitiva di inferire la malafede di Xines nel deposito del segno, compiuto al solo fine di frustrare le aspettative, note, di controparte. 3.3. Quanto alla mancanza di novità e di capacità distintiva del marchio registrato da Xines Gli esiti del giudizio piemontese -con la declaratoria di decadenza per non suo del marchio Galitzine di Kelemata per prodotti di cosmesi e profumi e con la dichiarazione di nullità per mancanza di novità di pagina http://bit.ly/1uhIMNX 11 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 anni 2003-2008, il relativo documento è stato redatto nell‟anno 2008 quello analogo di Xines- hanno Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 escluso Repert. il monopolio da parte di n. 3598/2014 del 27/03/2014 entrambe le parti su tale segno per tale classe. Dunque il marchio per tale settore è divenuto nuovamente liberamente appropriabile da parte di chiunque, sia dei precedenti titolari eventualmente decaduti (Trib. Milano, 24 febbraio 2003) sia dei terzi nel rispetto ovviamente dei requisiti sulla validità del marchio; occorre a tal fine, affinchè il segno sia legittimamente depositato, lo stesso abbia riacquistato la novità (Trib. Firenze, 25 settembre 2001). Sul punto va precisato che la novità, ai sensi dell‟art. 12, comma 2, c.p.i. (quale eccezione rispetto alla regola di cui al primo comma della disposizione citata, il quale impone di valutare la novità con riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione) non è esclusa da segni anteriori che, registrazione, siano decaduti nel pur vitali periodo alla data intercorrente della tra la registrazione e la domanda di nullità del marchio successivo. Dunque il segno di Xines è nuovo giacchè quello anteriore di Kelemata, prima della proposizione della domanda di nullità in questa sede, è stato dichiarato decaduto. Inoltre, la pronuncia di questo Tribunale richiamata dalle attrici (ord. 26.11.2008.Trib.) per la quale “il nuovo deposito del marchio decaduto per non uso da parte di un terzo può integrare un valido marchio solo se, al momento della nuova registrazione, esso abbia perso un collegamento con il precedente uso del primo titolare nel ricordo del pubblico dei consumatori” da un lato risponde al principio generale sopra espresso, con la precisazione tuttavia che tale ricordo nel pubblico di solito viene perso col decorso dei cinque anni previsti per la fattispecie della decadenza, qui già accertata con sentenza passata in giudicato. E che il ricordo del marchio Galitzine nella profumeria e nella cosmesi si sia in effetti perso nel pubblico, tanto più se riferito a Kelemata, è circostanza accertata dai giudici torinesi attraverso un‟ampia istruttoria, i cui pagina http://bit.ly/1uhIMNX 12 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 che esiti non possono essere Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 scalfiti dal deposito dell‟indagine Repert. n. 3598/2014 del 27/03/2014 demoscopica compiuta da parte attrice (doc. 10). D‟altro lato gli esiti del precedente provvedimento di questo Tribunale dianzi richiamato non si attagliano al caso in esame, ove il nuovo registrante a sua volta è titolare dello stesso segno per lo stesso segmento, ossia abbigliamento ed accessori di lusso, nel quale il marchio è stato originariamente utilizzato ed ha acquistato la sua naturale sviluppo della capacità espansiva del segno di Xines. Sotto questo profilo, la nuova registrazione di Xines non appare dunque in contrasto con lo statuto di non decettività del marchio, non sussistendo rischio di confusione dei consumatori, giacchè si tratta della normale espansione del segno notorio ad altre categorie di prodotti. Poche considerazioni valgono per la pretesa carenza di capacità distintiva, ove si consideri la forte capacità individualizzante del nome proprio che compone il marchio litigioso, del tutto estraneo sotto il profilo concettuale al prodotti cosmetici e di profumeria, anche a prescindere dalla notorietà presso il pubblico del segno stesso. 4.Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno La domanda svolta in via riconvenzionale da Xines di risarcimento del danno non può trovare tutela, considerato il mancato assolvimento degli oneri probatori a carico del preteso danneggiato di provare tutti i requisiti costitutivi della responsabilità aquiliana. Basti osservare, sotto il profilo oggettivo, che parte convenuta non ha provato di avere subito un concreto pregiudizio economico (anche eventualmente come perdita di chances in relazione ad esempio alla concreta richiesta di concessione in licenza del segno ovvero a progetti imprenditoriali non concretamente realizzati a causa delle iniziative di controparte).Quanto al profilo soggettivo, la peculiarità della controversa e la sua obiettiva incertezza, in pagina http://bit.ly/1uhIMNX 13 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 capacità evocativa. Ed il settore dei cosmetici appare proprio un relazione alla quale non Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014 RG n. 15350/2011 costano precedenti, il del profilo Repert. n.esclude 3598/2014 27/03/2014 quantomeno colposo necessario per accedere alla tutela risarcitoria. Quanto alla domanda di lite temeraria Anche la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla difesa Xines va rigettata, tenuto conto che la registrazione del marchio di Xines è intervenuta quando la Corte D‟Appello di Torino Kelamata di inibire la registrazione a diritto in capo controparte. a Dunque, l‟iniziativa giudiziale non appare azionata pretestuosamente, avendo parte attrice concreto interesse a chiarire una situazione sostanziale di incerta soluzione. 5.Quanto alle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza delle attrici e si liquidano come di dispositivo tenuto conto, da un lato, della rapida scansione processuale nella quale si è articolata la controversia e, dall‟altro, della novità delle questioni trattate. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente giudicando sulle domande svolte da Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l. contro Xines s.r.l. con atto di citazione notificato in data 1.3.2011 nonché sulle domande riconvenzionali svolte da Xines s.r.l. ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede: 1)rigetta le domande svolte da parte attrice; 2)rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta; 3)rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. svolta dalla convenuta; 4)condanna le attrici in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate a favore della convenuta in € 8.500,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Milano 20 febbraio 2014 Il Presidente dott.ssa Marina Tavassi Il giudice estensore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1uhIMNX 14 di 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 non aveva ancora statuito sulla carenza del