REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Alima Zana giud. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente TRA MXXX s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via San Paolo 7, presso lo studio dei procuratori avv. Michelangelo CICOGNA e Silvia DORIA che la rappresentano e difendono; - attrice E pagina http://bit.ly/SH1i3a 1 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, corso Magenta 84, presso lo studio dei procuratori avv.ti Francesco Paolo RUGGERI LADERCHI, Giovanni GOMEZ PALOMA, Giuseppe PALOMBA e Thalin ZARMANIAN che la rappresentano e difendono; - convenuta – OGGETTO: licenza di marchio. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2013 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: “In via pregiudiziale/preliminare: Rigettarsi tutte le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari ex adverso formulate, ed in particolare: - rigettare l’eccezione di inesistenza dell’atto di citazione datato 28 dicembre 2011 e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di estinzione del procedimento confermando la corretta instaurazione dello stesso, per i motivi di cui alle difese; - accertato che, a far data dal 14.06.2012, per provvedimento della Corte Circoscrizionale della Contea di Cook, nell’Illinois, U.S.A., poi confermato dalla decisione della Corte di Appello dell’Illinois di data 27.03.2012 non è più pendente negli USA il procedimento introdotto da DELTA in data 06 febbraio 2012 rigettare l’eccezione di pagina http://bit.ly/SH1i3a 2 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 litispendenza e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di sospensione del presente procedimento, per i motivi di cui alle difese; - rigettare l’eccezione di incompetenza del Ill.mo Tribunale adito in favore del Tribunale arbitrale di Ginevra in virtù di clausola compromissoria contenuta all’art. 2 della Section V dell’ASA, per i motivi di cui alle difese; - rigettare l’eccezione di nullità ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., dell’atto di citazione datato 28 dicembre 2011 ed utilizzato da MXXX per iscrivere a ruolo la causa e, per l’effetto, rigettare la richiesta di rinotificazione dell’atto con nuovi termini a comparire ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 c.p.c., per i motivi di cui alle difese; e per l’effetto di quanto sopra, disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della presente causa, assegnando i termini per lo scambio delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. Nel merito: respinta ogni contraria istanza ed eccezione - accertare e dichiarare che DELTA è inadempiente rispetto alle sue obbligazioni sulla base del Contratto di Licenza per i motivi di cui alle difese; - accertare e dichiarare che la sospensione parziale del pagamento da parte di MXXX delle royalties nella parte riferiscono al mancato sviluppo del Sistema DELTA in cui si è legittima per i motivi di cui alle difese; pagina http://bit.ly/SH1i3a 3 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 - condannare DELTA a risarcire MXXX del danno subito per le voci di cui alle difese, e che nella parte relativa ai cd. Expectancy damages ammonta a Euro 3.565.000,00 o quella diversa somma che verrà quantificata nel corso dell’espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto all’effettivo saldo e rivalutazione monetaria; In via alternativa - condannare DELTA a restituire l’ammontare delle royalties pagate da MXXX nella Restitution damages quantificata interessi misura dal nel o corso dovuto di Euro quella 5.782.000,00 diversa dell’espletanda all’effettivo a somma titolo di che verrà istruttoria, oltre saldo e rivalutazione monetaria; - Con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria - Ci si riserva di produrre ulteriori documenti, dedurre istanze istruttorie, richiedere CTU contabile, articolare capitoli di prova ed indicare testi ai sensi dell’art. 183 c.p.c.” Per la convenuta: “In via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare - per tutti i motivi illustrati nell'atto introduttivo del giudizio - l'inesistenza dell'atto di citazione datato 28 dicembre 2011 e asseritamente consegnato per la pagina http://bit.ly/SH1i3a 4 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 notifica in data 29 dicembre 2011 e, per l'effetto, dichiarare estinto il presente procedimento disponendo la cancellazíone della causa dal ruolo; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare la litispendenza con il giudizio pendente innanzi al Tribunale dell'Illinois, USA, introdotto da DELTA in data 06 febbraio 2012 e, per l'effetto, sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 218/1995; in via preliminare: 3) in via ancor più gradata, dichiarare la propria incompetenza per essere competente il Tribunale arbitrale di Ginevra in virtù di clausola compromissoria contenuta all'art. 2 della Section V dell'ASA; 4) in via ancor più subordinata, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., dell'atto di citazione datato 28 dicembre 2011 ed utilizzato per iscrivere a ruolo la causa, per mancata traduzione dell'atto in lingua inglese e, per l'effetto, disporre la rinotificazione dell'atto con nuovi termini a comparire ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 c.p.c.; nel merito: 5) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, rigettare integralmente - per tutti i motivi esposti in narrativa - la domanda di MXXX in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e non provata; pagina http://bit.ly/SH1i3a 5 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 6) condannare, sempre e comunque MXXX al pagamento delle spese di lite in favore della deducente. Mezzi istruttori riservati.“ FATTO E DIRITTO 1. MXXX s.p.a. e DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. sono parti di accordi stipulati nel 1998 e costituiti da un contratto di licenza ed un Accordo di cooperazione strategica attinenti al settore della gestione di catene di officine per la riparazione di auto e per la vendita di ricambi. In origine tali accordi erano stati conclusi tra Magneti Marelli s.p.a. e DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. e nel giugno 2001 la prima aveva ceduto i diritti e gli obblighi nascenti da tali contratti all’odierna attrice MXXX s.p.a. Tali accordi erano finalizzati a stabilire una relazione di lungo termine tra le parti per lo sviluppo di detta attività in Europa, attività che aveva il suo centro nel cd. Sistema DELTA costituito dal know how e dalla piattaforma IT che consente la gestione di centinaia di punti vendita e officine e di milioni di pezzi di ricambio per migliaia di modelli di auto. A seguito della contestazione del comportamento non collaborativo della licenziante, MXXX s.p.a. nel giugno 2009 aveva instaurato un arbitrato a Ginevra in base alla clausola compromissoria presente nell’Accordo Tribunale di cooperazione Arbitrale aveva strategica emesso il e suo in data lodo 2.3.2011 che il accertava pagina http://bit.ly/SH1i3a 6 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 l’inadempimento contrattuale di DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. per la mancata collaborazione allo sviluppo del Sistema DELTA e condannava la stessa al risarcimento del danno. Tuttavia anche dopo tale pronuncia secondo parte attrice l’atteggiamento di controparte non era sostanzialmente mutato e di fatto l’intero onere economico per gli investimenti relativi all’aggiornamento e sviluppo del Sistema DELTA continuava a gravare esclusivamente sulla società attrice. Constatata l’inutilità di ulteriori contatti con controparte al fine di ottenere la necessaria collaborazione, MXXX s.p.a. a partire dal 30.12.2011 aveva interrotto il pagamento delle royalties nella misura dell’80%, parte del prezzo che corrispondeva all’utilizzo del Sistema DELTA di fatto mai fornito dalla controparte. Affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di Milano sulla base della clausola sulla giurisdizione applicabile al contratto di licenza – che indicava in via alternativa il foro di Chicago, Illinois, USA o il foro di Milano – e la soggezione dell’accordo alla legge degli Stati Uniti in base alla medesima clausola, parte attrice ha argomentato in base al diritto statunitense il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. per l’inadempimento ai suoi obblighi di migliorare e sviluppare il Sistema DELTA, inadempimento che avrebbe liberato MXXX s.p.a. dall’obbligazione di pagamento delle royalties per l’utilizzazione di detto sistema, fermo restando pagina http://bit.ly/SH1i3a 7 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 l’obbligo di corresponsione delle royalties relative all’utilizzazione del marchio DELTA. Ha dunque chiesto parte attrice l’accertamento da parte di questo Tribunale degli inadempimenti al contratto di licenza addebitati alla convenuta DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc., la conferma della legittimità della sospensione del pagamento da parte di MXXX s.p.a. delle royalties relative al Sistema DELTA nonché la condanna di controparte al risarcimento di tutti i conseguenti danni. 2. Si è costituita nel giudizio la convenuta DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc., sollevando in via pregiudiziale e preliminare alcune questioni di natura processuale. In primo luogo ha eccepito la radicale insussistenza della notifica dell’atto di citazione datato 28.12.2011, utilizzato da MXXX s.p.a. per iscrivere a ruolo la presente causa in data 9.1.2012, consegnato in data 29.12.2011 agli ufficiali giudiziari per la notifica ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja. Tale atto tuttavia non era mai stato notificato in alcun modo alla società convenuta e peraltro l’attrice non aveva mai inserito tale atto notificato nel fascicolo d’ufficio. In effetti MXXX s.p.a. aveva provveduto a consegnare in data 10.2.2012 all’ufficio notifiche un ulteriore atto di citazione, nuovo e diverso dal primo in quanto la firma dell’avv. Cicogna era differente e in quanto la sua notifica era richiesta (non più ai sensi dell’art. 5 ma) ai sensi dell’art. 10 della Convenzione pagina http://bit.ly/SH1i3a 8 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 dell’Aja, senza che alcuna menzione vi fosse della precedente richiesta di notifica. In tal modo la presente causa era stata instaurata sulla base di un atto di citazione inesistente – pertanto non suscettibile di convalidazione o rinnovazione - e, conseguentemente, di essa secondo parte convenuta dovrebbe essere dichiarata l’estinzione. In secondo luogo – ove la prima eccezione fosse invece ritenuta superabile dal Tribunale – ha eccepito ai sensi dell’art. 7 L. 218/95 la litispendenza della presente causa rispetto alla citazione depositata in data 6.2.2012 da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. dinanzi al Tribunale Circoscrizionale della Contea di Cook, Illinois, mediante la quale MXXX s.p.a. era stata convenuta in giudizio per inadempimento al pagamento delle royalties di cui al medesimo contratto di licenza. Il perfezionamento della notifica del secondo atto di citazione di MXXX s.p.a. – ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito – era avvenuto in data 28.2.2012, mentre DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. aveva depositato il suo ricorso dinanzi al Tribunale statunitense in data 6.2.2012. Ancorchè tale Tribunale avesse poi ritenuto di spogliarsi della causa ritenendo che la causa instaurata in Italia da MXXX s.p.a. fosse pendente dal 29.12.2011 – avendo erroneamente fondato la sua decisione sul mero esame della data di iscrizione a ruolo – tuttavia tale sentenza era stata impugnata da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION pagina http://bit.ly/SH1i3a 9 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 Inc. e il relativo giudizio di appello era pendente dinanzi alla Illinois Supreme Court n. 301. Ciò, secondo parte convenuta, imponeva la sospensione della presente causa in attesa di tale pronunciamento. In via ulteriormente subordinata, DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. ha sostenuto che questo Tribunale dovrebbe dichiararsi comunque incompetente in forza della clausola compromissoria contenuta nell’Accordo di cooperazione strategica, peraltro già azionata dalla stessa MXXX s.p.a. in precedenza per circostanze analoghe, posto che la questione dell’interruzione del pagamento delle royalties non era collegabile alle obbligazioni proprie del contratto di licenza, del tutto autonome rispetto a quelle previste nell’Accordo di cooperazione strategica. Ha quindi dell’art. eccepito 164, la comma nullità 5 c.p.c., dell’atto in di quanto citazione esso non ai sensi era stato accompagnato da traduzione in lingua inglese. Parte convenuta ha poi affrontato nel resto della sua comparsa di costituzione e risposta le questioni di merito sollevate dall’attrice, rilevando il solo parziale accoglimento delle domande svolte da MXXX s.p.a. in sede arbitrale ed affermando che la decisione dell’attrice di sospendere i pagamenti contrattualmente dovuti aveva interrotto le iniziative all’epoca poste in essere da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. per migliorare la collaborazione tra le parti per il sistema informatico, iniziative non andate a buon pagina http://bit.ly/SH1i3a 10 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 fine per la mancanza di leale cooperazione da parte di MXXX s.p.a., ed ha concluso per il rigetto delle domande da quest’ultima svolte nei suoi confronti. 3. Il giudice istruttore ha sviluppato il contraddittorio tra le parti in ordine alle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla parte convenuta nonché in ordine alla richiesta sospensione del giudizio in relazione alla contestuale pendenza di altra causa tra le medesime parti dinanzi al giudice statunitense ed ha quindi investito il Collegio per la decisione delle stesse. Ritiene il Collegio, sulla base delle considerazioni che seguono che le eccezioni svolte da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. non siano fondate e che non sussistano all’epoca della presente decisione i presupposti per disporre la sospensione della causa in relazione al disposto dell’art. 7 L. 218/95. 4. Quanto alla prima notificazione dell’atto di citazione, consegnato a tal fine agli ufficiali giudiziari di questo distretto di Corte d’appello in data 29.11.2011 e da eseguirsi ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja, essa risulta affetta da nullità. Invero l’atto risulta essere stato restituito dalla competente Autorità Centrale statunitense per mancanza di alcuni duplicati di documenti previsti dall’art. 4 della Convenzione dell’Aja, dichiarazione obbiettivamente contrastante con quanto attestato dagli ufficiali giudiziari milanesi circa la completezza del plico a suo tempo trasmesso all’autorità statunitense (doc. 26 fasc. attr.). pagina http://bit.ly/SH1i3a 11 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 MXXX s.p.a. ha affermato di aver provveduto alla notifica di tale atto di citazione anche ai sensi dell’art. 10 della Convenzione dell’Aja, e cioè tramite corriere Fedex che ha attestato l’avvenuta consegna alla destinataria del plico in data 6.1.2012 (doc. 22 fasc. attr.). La stessa DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. avrebbe dato pubblicamente atto di tale ricezione sia menzionando tale ricezione in un suo comunicato stampa pubblicato suo sito web in data 6.1.2012 (doc. 23 fasc. attr.), sia facendo ad esso esplicito riferimento nel primo ricorso depositato dinanzi al giudice statunitense. Deve tuttavia rilevare il Collegio a proposito di tale spedizione diretta che essa appare del tutto priva di quegli elementi formali che per il nostro ordinamento integrano i presupposti di una valida notificazione. Invero il plico risulta essere stato spedito dalla Francia e da parte di un legale francese che non compare tra i procuratori alle liti nominati da MXXX s.p.a. in questa causa. L’inesistenza di tale pretesa notificazione – non superabile sul piano giuridico conseguenti ad rispetto una agli effetti rituale specificamente notificazione processuali dell’atto dalla manifestazione di generica conoscenza del contenuto dell’atto stesso da parte della convenuta – appare evidente, ove si rilevi che detta spedizione – eseguita in ogni sua fase al di fuori del territorio nazionale e da soggetto privo di formale collegamento con i procuratori di parte attrice - non è stata oggetto di richiesta pagina http://bit.ly/SH1i3a 12 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 all’ufficiale giudiziario (art. 137, primo comma c.p.c. e art. 149 c.p.c.) né è stata eseguita da difensore a ciò abilitato ai sensi della L. 53/94, e cioè munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. ed autorizzato alla notificazione diretta dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo risulta essere iscritto o su delega di esso. La completa assenza di ogni presupposto e modalità di cui alla L. 53/94 – disciplina peraltro nemmeno richiamata da parte attrice a sostegno della ritualità di tale modalità di notificazione – consente di ritenere tale spedizione del tutto estranea al modello legale di notificazione previsto da detta disciplina, al di là dunque dell’ipotesi di nullità stabilita dall’art. 11 della medesima legge. Se il perfezionamento e l’efficacia della notifica devono essere apprezzati alla stregua del nostro ordinamento interno (art. 12 L. 218/95), deve rilevarsi che la spedizione deve comunque avvenire nelle forme previste per gli invii raccomandati internazionali dalla Convenzione Postale Universale di Rio De Janeiro del 26 ottobre 1979 (artt. 52-55), a cui è stata data attuazione in Italia con d.p.r. 11 febbraio 1981, n. 358 e successive modifiche. In particolare l’art. 55 di tale accordo, pur prevedendo che i Paesi accettino l’invio di raccomandate da consegnare a mani proprie, espressamente afferma che "nel servizio postale internazionale non è ammesso il servizio della notificazione degli atti giudiziari e pertanto gli uffici postali non dovranno accettare tali atti a destinazione dell’estero con le formalità stabilite per il servizio pagina http://bit.ly/SH1i3a 13 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 interno" e pertanto solo se il Paese di destinazione esegua il servizio di invio di raccomandata da consegnare a mani proprie ed abbia dichiarato di non opporsi a tale forme di notificazioni potrà essere effettuato l’inoltro di atti giudiziari ma solamente su richiesta degli uffici giudiziari facendo uso del servizio istituito per le normali raccomandate con avviso di ritorno di colore rosso (cartolina di a/r internazionale), con esclusiva consegna a mani del destinatario. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, per l'invio dei plichi postali raccomandati con avviso di ricevimento per notifiche da eseguirsi all’estero, devono essere osservate le disposizioni contenute nella convenzione dell'Unione Postale Universale che, pur non riferendosi direttamente alla notificazione di atti giudiziari all'estero, non reca ulteriori modalità di notifica, bensì le disposizioni per l'avvio e la consegna dei pieghi postali all'estero, ivi compresi, evidentemente, quelli che, secondo la legge applicabile nello Stato in cui si svolge il processo (art. 12 L. 218/95) contengano atti la cui consegna a mezzo della posta costituisce valida notificazione (v. in motivazione Cass. 2584/03). 5. Se dunque occorre tener conto della sola prima notificazione richiesta in data 29.11.2011 ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja, affetta da nullità per il mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso della parte, ritiene il Collegio che l’attivazione spontanea della pagina http://bit.ly/SH1i3a 14 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 stessa parte nel procedere a nuova notificazione dell’atto abbia determinato la corretta instaurazione della presente causa. Premesso che parte convenuta per un verso non ha contestato in sé l’avvenuta notificazione del secondo atto a mezzo del servizio postale in data 28.2.2012 né ha sollevato alcun concreto pregiudizio per la propria possibilità di attuare tutte le sue difese, deve rilevarsi che le differenze segnalate tra il primo atto portato alla notifica in data 29.11.2011 e quello successivamente consegnato agli ufficiali giudiziari in data 10.2.2012 per la notifica ai sensi dell’art. 10 della Convenzione dell’Aja a mezzo del servizio postale non integrano alcuna effettiva diversità tra gli atti medesimi. Invero il fatto che la richiesta di notificazione fosse fondata sull’art. 10 anziché sull’art. 5 della Convenzione dell’Aja non incide sulle caratteristiche di identità tra gli atti stessi – risultando tale elemento del tutto estraneo ed esterno al contenuto dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 c.p.c. – così come l’asserita diversità di firma, comunque proveniente dal medesimo difensore. Né appare rilevante l’ulteriore eccezione svolta da parte convenuta quanto al fatto che la velina originariamente depositata all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa fosse priva di traduzione in lingua inglese e dunque determinante incertezza in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., posto che invece è pacifico che l’atto ad essa notificato in data pagina http://bit.ly/SH1i3a 15 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 28.2.2012 era provvisto di tale traduzione e dunque del tutto idoneo di per sé – come in effetti è avvenuto come può agevolmente rilevarsi dall’esame della memoria di costituzione di DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. – a determinare la piena comprensione degli elementi di fatto e di diritto propri delle domande svolte dall’attrice. Va dunque confermata la ritualità della rinnovazione della notifica dell’atto di citazione eseguita per mezzo del servizio postale in data 28.2.2012, procedimento dovendosi derivante altresì dal fatto escludere che alcuna l’iscrizione nullità a ruolo del sia avvenuta prima della notificazione della citazione introduttiva della lite (v. Cass. 8003/12; Cass. 13163/07). Ai fini della prevenzione pertanto tale data deve essere ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 39 c.p.c., in quanto coincidente con il perfezionamento della notifica dell’atto di citazione. Invero il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario della notifica stessa – che mira a garantire il diritto di difesa del destinatario della notifica tenendo indenne il notificante dei rischi processuali per vizi ad esso non imputabili - si applica nel diverso caso in cui dal mancato perfezionamento della notifica stessa conseguano decadenze in danno del notificante e non qualora debba procedersi alla determinazione del giudice preventivamente adito. A tali fini, invero, rileva l'effettiva instaurazione del rapporto processuale, che si verifica non con la mera consegna del plico pagina http://bit.ly/SH1i3a 16 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 all'ufficiale giudiziario, ma con la ricezione di esso da parte del destinatario, momento effettivamente ed esclusivamente rilevante agli effetti della prevenzione (v. Cass. 9181/06; Cass. 27710/05). 5. Come è pacifico in atti il provvedimento emesso dal Tribunale Circoscrizionale della Contea di Cook, Illinois, con il quale il giudice statunitense si era spogliato della causa ivi promossa da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. per ottenere il pagamento delle royalties che MXXX s.p.a. non aveva ad essa corrisposto sulla base delle motivazioni dedotte nella presente causa, è stato confermato nel giudizio di impugnazione di tale decisione promosso dall’odierna convenuta dinanzi all’Illinois Supreme Court n. 301. Afferma tuttavia DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. che ciò sarebbe in questa sede irrilevante in quanto – in estrema sintesi – la decisione del giudice statunitense in effetti non sarebbe fondata sui criteri che determinano la giurisdizione bensì in riferimento alla dottrina del forum non conveniens la cui applicabilità presuppone un giudizio di validità dell’accordo di proroga della giurisdizione quanto alla giurisdizione dello Stato dell’Illinois sul contratto. Trattandosi dunque di una decisione fondata secondo i principi dei sistemi di common law su motivi di opportunità – di fatto espressione di una valutazione discrezionale del giudice - ed essendosi fondato il giudizio di impugnazione sulla sola verifica della sussistenza o meno di un mero abuse of discretion da parte del primo giudice, pur ritenendo che tale valutazione discrezionale di per sé pagina http://bit.ly/SH1i3a non 17 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 consentisse di ritenere più appropriata l’attribuzione o al giudice statunitense o al giudice italiano della decisione della controversia la decisione confermata trovava fondamento – secondo parte convenuta – sostanzialmente dallo stesso sull’unico giudice presupposto statunitense e erroneamente cioè considerato l’asserita preventiva instaurazione della lite dinanzi al giudice italiano (valorizzazione del momento dell’iscrizione della causa a ruolo rispetto al compimento della notificazione alla parte convenuta). In effetti il giudice statunitense non si sarebbe definitivamente spogliato della controversia dinanzi ad esso pendente con decisione avente potenziale efficacia di giudicato (dismissal with prejudice), avendo espressamente affermato che l’istanza di cancellazione dal ruolo e di proroga all’azione italiana era stata accolta in via non definitiva, con diritto della parte attrice nella causa americana di poter esercitare nuovamente le sue azioni dinanzi alla giurisdizione statunitense nel caso in cui il giudice italiano avesse cancellato dal ruolo o sospesa la causa pendente dinanzi a sé (dismissal without prejudice). In tal modo tale decisione non avrebbe integrato una effettiva declinatoria della giurisdizione da parte del giudice straniero atta ad impedire nel caso di specie l’ipotesi di sospensione rispetto alla quale la presente causa era stata sottoposta alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 7 L. 218/95, ma avrebbe lasciato al giudice italiano la possibilità di determinare sia la questione della pagina http://bit.ly/SH1i3a 18 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 prevenzione che la sua processuale nazionale giurisdizione e condizionando in a relazione tale alla legge valutazione la possibilità di riassunzione della causa dinanzi ad esso giudice statunitense. 6. La tesi sostenuta da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. non può essere accolta per le seguenti considerazioni. Come è noto la litispendenza internazionale di cui all’art. 7 L. 218/95 assurge a criterio negativo (sia pur temporaneo) della giurisdizione del giudice italiano ed è direttamente funzionale al soddisfacimento dell’esigenza di evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria nonchè di eliminare il rischio di conflitti tra giudicati. La rinuncia che il legislatore ha stabilito in tale disposizione alla giurisdizione italiana in caso di preventivo ricorso a giudice straniero – ed in presenza dei presupposti di cui all’art. 64 L. 218/95 – nell’ipotesi di causa avente le stesse parti, il medesimo oggetto ed il medesimo titolo ha tuttavia carattere temporaneo, in quanto implicante l’adozione di un mero provvedimento di sospensione della causa pendente dinanzi al giudice nazionale successivamente adito e suscettibile di riattivazione mediante riassunzione nel caso in cui il giudice straniero abbia declinato la propria giurisdizione o qualora il provvedimento straniero non possa comunque produrre effetto per l’ordinamento italiano. pagina http://bit.ly/SH1i3a 19 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 Non sembra tuttavia contestabile in via generale, a parere del Collegio, che la possibilità di prosecuzione della causa sospesa – o, nel caso in esame, la decisione sull’adozione del provvedimento di sospensione da parte del Tribunale in un quadro nel frattempo mutato rispetto al momento in cui la questione era stata ritenuta rilevante – debba essere altresì ricondotta all’inesistenza della contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi al giudice straniero preventivamente adito e cioè anche in relazione alle ipotesi in cui siano state adottate in tale causa decisioni in rito che abbiano comunque impedito la trattazione del merito della controversia. Nel caso di specie non pare dubbio che il Tribunale statunitense abbia definito con la sua decisione – confermata in sede di appello – la causa dinanzi a sé pendente, pur non pregiudicando tale decisione la possibilità CORPORATION Inc. (futura) alla di un medesima ricorso di giurisdizione DELTA INTERNATIONAL qualora la causa pendente in Italia fosse sospesa o respinta, peraltro sulla base di un nuovo ricorso. A prescindere dalle argomentazioni e dal percorso logico-fattuale seguito dal giudice statunitense – soggetto unicamente ai gravami interni propri di tale ordinamento giuridico – ciò che rileva ai fini della presente causa è che al momento della decisione di questo Collegio non sussista alcuna effettiva litispendenza tra dette cause e quindi nessun rischio di conflitto di giudicati possa allo stato pagina http://bit.ly/SH1i3a 20 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 delinearsi al di là delle ipotesi specificamente regolate dall’art. 64, lett. e) ed f) L. 218/95. Risoltasi dunque in tal senso la temporanea deroga alla giurisdizione italiana per il venir meno dell’originaria litispendenza e affermata la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della causa qui promossa da MXXX s.p.a. per effetto della proroga di competenza contenuta nel Contratto di Licenza sottoscritto tra le parti in data 30.10.1998, l’eccezione di litispendenza internazionale deve dunque essere respinta. 7. DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. ha quindi rilevato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale in relazione alla clausola compromissoria internazionale contenuta nell’Accordo di cooperazione strategica stipulato tra le parti in data 1.10.1998. Ha sostenuto che benchè parte attrice abbia allegato che la controversia attenga al Contratto di Licenza e non già all’ Accordo di cooperazione strategica – quest’ultimo contenente clausola per arbitrato internazionale – in effetti essa ha fondato la domanda di accertamento della legittimità della parziale corresponsione delle royalties previste nel Contratto di Licenza sull’eccezione di inadempimento ad obbligazioni gravanti su controparte in relazione a quanto stabilito nell’Accordo di cooperazione strategica. Il problema appartiene, dell’interpretazione secondo DELTA della clausola INTERNATIONAL compromissoria CORPORATION pagina http://bit.ly/SH1i3a Inc., 21 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 all’esclusiva competenza del Tribunale arbitrale, al quale pertanto questo Tribunale dovrebbe rimettere la questione. Non ritiene il Collegio che tale eccezione sia effettivamente fondata. In primo luogo deve rilevarsi – quanto all’eccepita tardività di tale eccezione sollevata da parte attrice, in quanto formulata oltre il termine di cui all’art. 167 c.p.c. – che la giurisprudenza di legittimità si è autorevolmente e recentemente attestata nel senso che in tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e l'esistenza sulla di base una della clausola domanda arbitrale, della parte verificarne che la invochi validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agli arbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato (così Cass. ord. 24153/13). Ciò posto, strategica deve del rilevarsi 1.10.1998 che se conteneva l’ Accordo clausola di cooperazione compromissoria per arbitrato internazionale in relazione a qualsiasi controversia sorta tra le parti “in connessione con questo Accordo”, tuttavia al testo di tale contratto era allegato uno schema di contratto di licenza – del tutto identico a quello poi stipulato tra le parti in data pagina http://bit.ly/SH1i3a 22 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 30.10.1998 – già contenente la clausola che deferiva la soluzione delle controversie derivante dal rapporto di licenza ai fori alternativi di Chicago o, per ciò che riguarda il contratto in esame per effetto della successiva stipulazione di tale licenza con la dante causa di MXXX s.p.a., al Tribunale di Milano. Premesso che la giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa nel senso di escludere che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un contratto, la deroga alla giurisdizione del Giudice ordinario ed il deferimento agli arbitri possano estendersi a controversie relative a contratti collegati (Cass. 13894/07; Cass. 2598/06; Cass. 5371/01; Cass. S.U. 7398/98), non sembra contestabile che le parti abbiano consapevolmente distribuito diversamente tra detti contratti – certamente tra loro intimamente collegati – le modalità di composizione delle controversie da essi nascenti, deferendole in un caso ad un tribunale arbitrale e nell’altro al giudice delle giurisdizioni prescelte. Nella presente causa le domande di parte attrice risultano fondate sull’accertamento dell’adempimento o meno delle obbligazioni di pagamento delle royalties previste nel Contratto di Licenza, così come specularmente Tribunale la statunitense stessa per convenuta contestare aveva il agito medesimo dinanzi al comportamento inadempiente di MXXX s.p.a. Non vi sono dunque motivi per declinare la competenza di questo Tribunale in ordine alle domande svolte da MXXX s.p.a., posto che la pagina http://bit.ly/SH1i3a 23 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012 necessità di verificare l’eventuale corretto svolgimento dei rapporti nascenti dall’Accordo di cooperazione strategica potrà essere esaminato in via incidentale ai sensi dell’art. 6 L. 218/95. 8. La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo istruttorio per l’ulteriore corso come da separata ordinanza. P.Q.M. il Tribunale, pronunciando sulle eccezioni svolte in via preliminare e sull’istanza di sospensione ex art. 7 L. 218/95: - respinge le eccezioni svolte in via preliminare dalla convenuta DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. nell’ambito della causa promossa da MXXX s.p.a. nonché l’istanza di sospensione ex art. 7 L. 218/95, e provvede alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per l’ulteriore corso. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2013. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Marina Tavassi pagina http://bit.ly/SH1i3a 24 di 24 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 916/2012
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