Indice degli argomenti La normativa Le innovazioni brevettabili Computer Implemented Inventions Qualche dato statistico Le Decisioni più rilevanti dell’EPO Cosa rivendicare A cosa prestare attenzione Alcuni esempi 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 2 Art. 52 EPC 2000 • (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. L’Art. 52(2) EPC riporta una lista non esaustiva di ciò che è escluso dalla brevettazione perché non ha carattere tecnico. • (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1 : (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. • • • • 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 4 Analoga dizione dell’Art. 45(2) del C.I.P. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 5 Continua Art. 52(3) (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subjectmatter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. …ed il corrispondente Art. 45(3) C.I.P. 3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 6 Cosa significa? La più parte delle invenzioni sono una miscela di aspetti tecnici e non tecnici e le invenzioni che includono software non sono quindi escluse dalla brevettazione per il solo fatto di avere una tale caratteristica, bensì devono essere trattate come le altre invenzioni e valutate per la loro novità e per la soluzione non ovvia di un problema tecnico, anche se la soluzione dovesse risiedere solo nei mezzi computerizzati. I programmi per computer possono dunque essere protetti da un brevetto se offrono un contributo tecnico allo stato dell’arte, ad esempio se offrono un effetto tecnico aggiuntivo che va al di là della normale interazione tra il programma ed il computer su cui è eseguito. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 7 Esame di brevettabilità 1) E’ un’invenzione secondo il significato dell’Art. 52(1) EPC 2000? ATTENZIONE: questo primo test non è legato all’arte nota According to Art. 52(1) and Rules 42 and 43 EPC the invention must have a “technical character”. Only subject-matters and activities that represents purely abstract concepts are non-invention (see. T 22/85, T 208/03 o T 154/04) 2) Se sì, significa che ha un carattere tecnico ed allora si passa ad esaminare se è nuova, inventiva ed ha applicazione industriale 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 8 COMPUTER IMPLEMENTED INVENTION Definizione: An invention whose implementation involves the use of a computer, computer network or any other programmable apparatus, the invention having one or more features which are realized wholly or partly by means of a computer program is termed computerimplemented invention. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 10 COMPUTER IMPLEMENTED INVENTION O METHOD FOR DOING BUSINNESS? L’oggetto della protezione è normalmente la funzionalità rivendicata e le rivendicazioni scrivibili possono anche contenere aspetti tecnici ed aspetti non tecnici. Per quanto riguarda i metodi per attività commerciali la questione è molto più chiara ed è universalmente accettato il fatto che un’invenzione che risolve un problema non di natura tecnica su un argomento privo di carattere tecnico non può essere brevettata. Ma in USA forse sì… 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 11 COSA PUO’ ESSERE DI CARATTERE TECNICO Per prima cosa occorre rimarcare che si deve valutare il carattere tecnico di una caratteristica nel contesto generale (ad esempio nel contesto di una rivendicazione). In altre parole, anche una caratteristica non tecnica può contribuire al carattere tecnico dell’intera invenzione. • un metodo matematico per computare una coppia di chiavi di crittografia (mediante un algoritmo) in un sistema di codifica di sicurezza (T 1326/06); • analizzare un campione di DNA che contiene materiale genetico di due individui sfruttando un metodo statistico (T 2005/07); • un’apparecchiatura ha necessariamente caratteristiche tecniche e quindi ha un carattere tecnico (T 931/95); • un metodo by means ha carattere tecnico (T 258/03) ; i mezzi tecnici devono effettivamente esserci (T 619/02 o T 914/02); • un programma per computer ha carattere tecnico se girando su un computer provoca un effetto tecnico che va al di là della normale interazione tra software e hardware (T 1173/97); • un metodo computerizzato e/o un programma su un supporto leggibile da mezzi computerizzati possiedono un carattere tecnico (T 424/03 e G 03/08) 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 12 COSA NON PUO’ ESSERE DI CARATTERE TECNICO • azione tecnica (come pressione, temperatura, luce incidente, etc….) che porta ad un cambio di colore di un articolo, ma l’effetto ottenuto è solo estetico (T1689/07), brevetto salvato solo perché l’oggetto in sé non era estetico…; • Algoritmo di calcolo di un parametro per un metodo di dimagrimento non terapeutico (processo tecnico di ridurre il peso di una persona che ingerisce cibo); in sostanza un metodo di calcolo di calorie e di grassi saturi che porta come risultato un unico parametro (T 0537/04); • Riassumere un documento, memorizzare il riassunto e rendere possibile il suo recupero mediante mezzi computerizzati non coinvolge aspetti tecnici equivale ad un processo mentale escluso dalla brevettazione (T 22/85); • Una rivendicazione rivolta ad un metodo per attività commerciali non è brevettabile anche se il metodo include un componente tecnico (Card reader) perché la natura dell’invenzione rimane priva di carattere tecnico (T 854/90); • Un metodo per eseguire azioni mentali realizzato in tutto o in parte con mezzi computerizzati non è escluso dalle brevettazione; tuttavia può essere ovvio se la sequenza di passi è facilmente alla portata del tecnico del ramo (T 36/86). 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 13 • Le domande di brevetto che riguardano le invenzioni basate su mezzi computerizzati (Computer-Implemented Inventions – CIIs) hanno visto negli ultimi anni un tasso di crescita tra i maggiori tra le invenzioni depositate presso l’EPO. • Analoghi tassi di crescita sono stati osservati presso l’USPTO, l’JPO e il SIPO. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 15 Depositi all’EPO per subject matter dati del 2013 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 16 Depositi EPO per subject matter e per provenienza (dati del 2013) 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 17 Depositi EPO degli ultimi 5 anni 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 18 C.I.Is - Dove sono classificate? Le classi principali sono: G06F In particolare la G06F9 che raggruppa le funzionalità interne dei controlli di programma (sia hardware, sia software) G06Q In particolare per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, commerciali, finanziari, manageriali e di supervisione o previsione basati su computazioni elettroniche e che rasentano i business methods. Rappresentano circa il 7% di tutti i depositi all’EPO 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 19 T 208/84 Vicom Storica prima Decisione relativa ad un algoritmo (sequenza di passi matematici) eseguito da un computer. Anche se l’idea alla base dell’invenzione risiede in un metodo matematico, una rivendicazione diretta ad un processo tecnico che attua tale metodo per mezzo di hardware o software non è da considerare software in sé e per sé. Anche una rivendicazione su un programma per computer per controllare l’attuazione del processo non può essere considerata preclusa dalla brevettazione. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 21 T 163/85 BBC Dati funzionali memorizzati su un supporto non rappresentano necessariamente presentazione di informazioni se la struttura di tali dati comprende aspetti tecnici del sistema di supporto, ad esempio la combinazione di un dispositivo suscettibile di leggere il contenuto del supporto quando è operativo. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 22 T 26/86 Koch & Sterzel L’EPC non proibisce la brevettazione di una combinazione di caratteristiche che mischiano aspetti tecnici ed aspetti non tecnici. Il brevetto era del 1978, anno di avviamento dell’EPO. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 23 T 769/92 Sohei Un’invenzione descritta in termini funzionali e realizzata mediante software non è esclusa dalla brevettazione se sono coinvolti aspetti tecnici che conducono alla natura tecnica dell’invenzione e che comportano la risoluzione di un problema tecnico mediante caratteristiche tecniche, anche se nella rivendicazione sono presenti caratteristiche non tecniche. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 24 T 931/95 PBS Metodi che coinvolgono concetti economici (sistema di computo pensionistico) e procedimenti per svolgere attività commerciali non hanno natura tecnica. Un metodo che utilizza mezzi tecnici solo per elaborare informazioni non tecniche o esclusivamente per fini non tecnici non conferisce carattere tecnico al metodo. Tuttavia, un’apparecchiatura strutturata per eseguire un’attività economica non è esclusa a priori dalla brevettazione. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 25 T 1173/97 IBM A computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between program (software) and computer (hardware) e se descritto come metodo. La rivendicazione era su «computer program», ma non è importante se è espressa come programma in sé o programma su un supporto leggibile da mezzi computerizzati bensì se è presente potenzialmente l’effetto tecnico addizionale. Base per G 03/08 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 26 T 1173/97… "Running on a computer" means that the system comprising the computer program plus the computer carries out a method (or process) which may be of the kind according to claim1. "Loaded into a computer" means that the computer programmed in this way is capable of or adapted to carrying out a method which may be of the kind according to claim1 and thus constitutes a system (or device or apparatus) which may be of the kind according to claim14. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 27 T 641/00 Comvik Un’invenzione che è la combinazione di caratteristiche tecniche e di caratteristiche non-tecniche e che possiede nel complesso un carattere tecnico deve essere considerata ai fini del livello inventivo prendendo in considerazione solo tutte le caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico. Anche le caratteristiche non tecniche contribuiscono però alla definizione del problema tecnico. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 28 T 258/03 Hitachi Decisione che elabora un semplice test per determinare la natura di un’invenzione: l’ambito dell’invenzione deve avere carattere tecnico. Ecco che la mera presenza di hardware in una rivendicazione relativa ad un business method è sufficiente per attribuirle carattere tecnico e a non precludere la brevettazione. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 29 T 1125/10 Nintendo L’implementazione mediante mezzi tecnici di attività non tecniche (come un gioco), ad esempio tramite un supporto di memoria ed un programma di gioco nell’ambito di un apparecchiatura di gioco coinvolge mezzi tecnici: pertanto anche il supporto e l’apparecchiatura hanno carattere tecnico. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 30 T 0424/03 Caso di Microsoft sugli Appunti (clipboard) espansi di Windows. Problema di come prelevare dati in una porzione di file avente un dato formato per incapsularli in altro file avente un altro formato. P.A. prevedeva solo l’accettazione di questi dati nel loro formato originario. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 31 Da notare… Un sistema computerizzato dotato di memoria costituisce mezzi tecnici e quindi ha carattere tecnico; Un metodo realizzato mediante sequenze di programma è distinto da un programma per computer; Vi è problema tecnico nel facilitare lo scambio di dati tra vari programmi applicativi; 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 32 G 03/08 T 424/03, Microsoft does deviate from a view expressed in T 1173/97, IBM, concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily avoids exclusion from patentability under Article 52(2) EPC. However this is a legitimate development of the case law and there is no divergence which would make the referral of this point to the Enlarged Board of Appeal by the President admissible. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 33 Nel 2008 fu riferito all’Enlarged Board of Appeal… Le decisioni T 1173/93 e la T 424/03 sono contrastanti… Ma anche la T 1173/97 e la T 258/03… Se i programmi per computer sono «metodi», se si può dimostrare che possiedono l’effetto tecnico aggiuntivo si possono rivendicare come tali oppure è sufficiente che coinvolgano mezzi tecnici? Il Board ha lasciato cadere le (4) questioni e non ha preso posizione. Meglio così 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 34 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 35 Possibili rivendicazioni Un metodo per il funzionamento di un sistema di elaborazione dati comprendente le fasi A, B, C. Un apparecchiatura (o un sistema) di elaborazione dati comprendente mezzi per eseguire la fase A, mezzi per eseguire la fase B, mezzi per eseguire la fase C. Un programma per computer comprendente mezzi per attuare il metodo della rivendicazione n. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 36 Altre formulazioni Un apparecchiatura di elaborazione dati comprendente mezzi per attuare il metodo della rivendicazione n. (T410/96) Un programma per computer suscettibile di eseguire le fasi del metodo della rivendicazione n. Un supporto leggibile da un computer comprendete un programma per computer per attuare il metodo della rivendicazione n. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 37 T 410/96 Le rivendicazioni in formato «means plus function» sono da intendere come richiedenti generici mezzi strutturati per eseguire una data funzione rispetto alla più specifica dizione di mezzi preposti a svolgere quella funzione. convertitore vs. mezzi per convertire 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 38 A method of operating a data processing system comprising the steps A, B, C… A data processing apparatus comprising means for carrying out the steps A, means for carring out the step B, means for… A computer program adapted to perform the method of claim n. A computer program product adapted to perform the method of claim n. A computer program comprising software code adapted to perform the method of claim n when executed on a data processing apparatus. A computer readable medium comprising a computer program adapted… 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 39 • Elaborare un linguaggio tecnico per le rivendicazioni del testo brevettuale; • Descrivere bene i dettagli tecnici per prevenire obiezioni di chiarezza; • Includere anche definizioni tecniche gergali; • Individuare il problema tecnico ed esplicitarlo; • Definire se possibile l’effetto tecnico; • Non dimenticare informazioni rilevanti per la riproducibilità dell’invenzione; • Eventualmente indicare fonti tecniche per parti non descritte nel dettaglio; • Evitare di allegare tabulati, ma esprimersi in termini funzionali basato su schemi a blocchi. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 41 • Per la novità (Art. 54 EPC) si considerano tutte le caratteristiche tecniche e non tecniche, a meno che queste ultime non siano correlate alle altre (T 154/04); • Per la sufficiente descrizione (Art. 83 EPC) prestare attenzione alla effettiva riproducibilità dell’invenzione; • Per il livello inventivo (Art. 56 EPC) si esaminano solo le caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione [chi è responsabile della presenza di questa caratteristica? L’ingegnere o il manager?] 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 42 Statistica sulla motivazioni di rifiuto 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 43 T 1741/08 SAP – Esempio di inserimento dati guidato da una regola deterministica (noto in letteratura come Guided User Iterface layout), negata la brevettazione perché considerato trattamento dell’informazione e sostanzialmente non tecnico. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 45 T 1225/09 Stroz su EP 1 770 569 Si tratta di un touchscreen per gestire plurime apparecchiature medicali. In contrasto con la precedente decisione il Board ha ritenuto che l’effetto tecnico raggiunto dalla conversione del comando (logico) ottenuta a livello fisico con segnali che viaggiano sul bus delle interfacce consente di gestire in modo centralizzato apparecchiature diverse che si possono anche aggiungere al gruppo. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 46 Più in particolare, ha avuto rilevanza la conversione dei protocolli di comando che erano differenti per le diverse unità delle apparecchiatura medicali. Il Board ha considerato l’effetto tecnico della conversione era sufficiente per garantire una maggiore flessibilità di utilizzo rispetto alle soluzioni note. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 47 T 2192/08 Canon 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 48 • T 2192/08 – Canon • Cartuccia toner agitata dall’utente per allungarne la vita utile. Pratica che inganna un sistema di avviso automatico di sostituzione per una pluralità di stampanti aziendali. • Il problema tecnico identificato è stato considerato nuovo ancorché la pratica che andava a risolvere era nota. Viene rilevata la quantità di pagine stampate ed anche il numero di pixel per pagina nonché la loro variazione a seguito di una segnalazione che il toner è da cambiare. I “determining means” calcolano se la segnalazione è pertinente a fronte di un calcolo effettuato a seguito della precedente segnalazione. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 49 • EP 1215867 concesso a Samsung nel 2008 Faccine che ridono da inserire negli SMS tramite l’uso di caratteri speciali. Il brevetto è in vigore e non ha subito opposizione. • 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 50 Inventive step Problem-solution approach Identificare l’arte nota più vicina; Identificare il risultato tecnico o l’effetto dell’invenzione in confronto all’arte nota; Definire il problema tecnico oggettivo che deve essere risolto; Valutare se un tecnico del ramo avrebbe attinto dall’arte nota le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere l’effetto dell’invenzione. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 51 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari Evita il «channel surfing» e fornisce un automatismo per selezionare il canale da ascoltare sulla base di punteggi prestabiliti che controllano nello streaming audio ad esempio: la presenza di parlato rispetto alla musica, oppure la lingua oppure la qualità del suono, il genere musicale, l’artista, la sorgente (satellitare o terreste); alla fine viene presentato all’utente un punteggio che facilita la selezione. 52 31/10/2014 Dato che c’è poco spazio su uno schermo si cerca un modo per attribuire un punteggio alle informazioni contenute in una pagina web per migliorare la selezione basandosi sulla reazione dell’utente e su una «macchina ad apprendimento». La novità sarebbe come si viene a conoscere i desideri dell’utente e come si attua l’apprendimento dei suoi desiderata. La titolare non ha però partecipato all’oral proceedings. 2014 (C) Botti & Ferrari 53 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari In D1 non è decritta alcuna reazione dell’utente all’accorpamento dei punteggi. Il Board ha definito come problema tecnico oggettivo quello di escogitare come attribuire al contenuto della pagina web un punteggio che possa essere rilevante per l’utente anche se non vi aveva mai avuto accesso prima. Il Board ha considerato il caso come trattamento dell’informazione e non ha rilevato alcun effetto tecnico nella selezione fatta dall’utente della pagina di interesse. Inoltre, non è stata fornita alcuna informazione tecnica sulla «machine learning» che è data per nota. L’unico esempio di accesso alla pagina (incrementa punteggio) e non accesso (decrementa punteggio) e la reazione dell’utente non è considerata un effetto tecnico. Una volta che l’effetto non tecnico della reazione dell’utente è presa come base, la realizzazione 54 tecnica è considerata ovvia. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 55
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