1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE 1° CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE nella procedura cautelare n. 11977/13 R.G. PROMOSSA DA: BAHLSEN GmBH & CO. KG. e BAHLSEN ITALIA SAS di Bih srl, difesa dagli avv.ti Fabio Guastadisegni, Monica Riva, Andrea Tuninetti Ferrari del foro di Milano e dagli avv.ti prof. Marco Ricolfi e Dario Candellero, per procura notarile in atti e procura a margine del ricorso RICORRENTI CONTRO DAL COLLE INDUSTRIA DOLCIARIA SPA, con sede in Colognola ai Colli (Verona), difesa dagli avv.ti Annavittoria Devoto, Maddalena Devoto e Ilaria Zorino per delega a margine della comparsa di costituzione RESISTENTE MAXI DI SRL, con sede legale in Belfiore (VR), difesa dagli avv.ti Giorgio Massarotto e Gabriele Fantin e con domicilio eletto presso l’avv. Giorgia Andreis, per delega a margine della comparsa di costituzione RESISTENTE Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia la seguente ORDINANZA 1) Con ricorso ex artt. 129 e 131 CPI e 700 c.p.c. la società di diritto tedesco Bahlsen GmBH & Co. KG. e la società Bahlsen Italia sas hanno riferito: - di essere leader di mercato, in Europa, nei segmenti torte e biscotti e in generale nell’ambito della pasticceria; http://bit.ly/PQJVeN 2 - di produrre, fra l’altro, la storica tortina al cioccolato Tam Tam, a forma di piccolo tamburo africano, acquisita nel 1994 dal gruppo St. Michel; - che il marchio “Tam Tam” è stato registrato anche con efficacia in Italia come marchio internazionale denominativo n. 453256 nel 1980 per la classe 30; - che le prime confezioni Bahlsen recanti l’indicazione Tam Tam erano di un rosso marrone, distribuite fino alla fine del 2009, mentre a partire dal 2010 il packaging è stato traghettato nel colore blu, con il marchio denominativo declinato nel colore bianco; - che verso la fine del giugno 2012 le ricorrenti hanno constatato la presenza sul mercato del prodotto “TamBurelli”, identico alla tortina Bahlsen e commercializzato dall’impresa veronese Dal Colle; - che le ricorrenti hanno inviato diffida alla Dal Colle in data 29/6/2012, che la resistente ha replicato negando ogni confusione, che però per alcuni mesi il predetto prodotto Dal Colle non è apparso sul mercato e che poi, però, poche settimane fa è ricomparso nel canale discount (reperito presso la Maxi Di srl di Grugliasco, To). A questo punto le ricorrenti hanno sostenuto che la condotta delle resistenti comporta: - contraffazione del marchio denominativo “Tam Tam”, essendovi rischio di confusione, almeno sotto il profilo del rischio di associazione, per via della somiglianza visiva, fonetica e concettuale del marchio “TamBurelli” con quello attoreo; - contraffazione del marchio “Tam Tam” inteso quale marchio di rinomanza; - imitazione della forma (segno distintivo di fatto sia tridimensionale, sia bidimensionale) della tortina delle ricorrenti e imitazione servile del disegno raffigurato sulle confezioni: - imitazione del colore delle originarie confezioni dei “Tam Tam”; - appropriazione dei pregi delle ricorrenti e scorrettezza professionale. Le ricorrenti hanno concluso chiedendo: - l’inibitoria della produzione e commercializzazione dei prodotti recanti la forma e le caratteristiche esteriori su descritte e contraddistinti dal marchio TamBurelli; - il sequestro dei prodotti, del materiale pubblicitario e delle scritture contabili delle resistenti; - la fissazione di penale; - la pubblicazione del provvedimento su giornali e sul sito internet delle resistenti. Si è costituita nel giudizio cautelare la resistente Dal Colle Industria Dolciaria spa, con comparsa del 14/5/2013, contestando il ricorso cautelare e in particolare eccependo: - l’assenza di periculum in mora, rilevato: http://bit.ly/PQJVeN 3 .che, pur avendo la Dal Colle iniziato a commercializzare i prodotti oggetto di causa a partire dall’ottobre 2011, la Bahlsen le ha inviato diffida solo nel giugno 2012 e, poi, prima di iniziare l’azione cautelare, ha atteso altri 10 mesi; .che, comunque, la produzione dei Tamburelli da parte della Dal Colle è marginale e secondaria, con conseguente assenza di danno nei confronti della Bahlsen; .che la Maxi DI ha ritirato la merce in questione dal mercato e la Dal Colle ne ha accettato la restituzione; - la genericità del marchio “Tam Tam” e la differenza del medesimo dal marchio “Tamburelli” sia dal punto di vista concettuale che grafico; - la non configurabilità di un marchio di fatto relativamente alla forma della tortina Bahlsen, essendo tale forma banale (semplice cestello con farcitura); - il carattere necessitato, comunque, di detta forma; - l’assenza degli estremi dell’imitazione servile, non avendo la forma dei Tam Tam carattere individualizzante e originale; - l’assenza dei presupposti per la pubblicazione del provvedimento. La resistente Maxi Di srl, costituitasi con memoria del 2/5/2013, ha contestato le domande cautelari, eccependo: - di aver commercializzato i “Tamburelli” della Dal Colle solo in occasione di due vendite promozionali (fornitura del giugno 2012 di 14.400 confezioni e fornitura del febbraio 2013 di 21.1670 confezioni) e di avere, poi, dopo la notifica del ricorso, ritirato dal mercato le residue 1.800 confezioni; - l’incompetenza territoriale del giudice adito; - il fatto di non aver mai commissionato alla Dal Colle la produzione dei Tamburelli; - l’assenza di periculum in mora; - il carattere generico, onomatopeico e comune del marchio “Tam Tam”; - la non confondibilità dei marchi in questione, non venendo i rispettivi prodotti venduti affiancati. 2) Il ricorso cautelare va accolto. 2.1) In primo luogo va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. Si osserva, infatti, che l’avvenuta vendita dei prodotti Tamburelli presso l’unità locale di Grugliasco della Maxi Di srl è stata da questa ammessa, per cui l’allegazione http://bit.ly/PQJVeN 4 della commercializzazione del prodotto asseritamente confondibile nel territorio rientrante nella competenza del Tribunale di Torino non appare essere stata strumentale. 2.2) A questo punto si osserva che appare sussistente il fumus boni iuris in ordine alla lamentata contraffazione del marchio denominativo registrato Tam Tam della Bahlsen (doc. 14 attoreo) ad opera del marchio Tamburelli della Dal Colle (doc. 25 attoreo). In particolare si nota, in primo luogo, che il marchio Tam Tam, che contraddistingue le tortine della Bahlsen di cui alla produzione attorea 35, appare essere dotato di carattere distintivo, dal momento che viene originalmente associato ad un dolcetto il suono di uno strumento musicale, con conseguente assenza di immediata aderenza concettuale del segno al tipo di prodotto contraddistinto. La distintività permane anche nel caso in cui si sottolinei che il dolcetto in questione appare avere la forma di un tamburello, dal momento che sembra comunque originale contraddistinguere un prodotto con un termine che non descrive la natura, qualità, quantità o provenienza di tale prodotto (dolcetto di cioccolato e crema), ma riproduce il suono di uno strumento musicale che appare essere fantasiosamente riprodotto nella forma del dolcetto. Si osserva, inoltre, che l’individuazione, da parte delle resistenti, di altri marchi contenenti la parola TamTam (doc. 3-7 di parte Dal Colle e doc. 12-15 di Maxi Di) non appare escludere il carattere originale del marchio della Bahlsen, non essendo provato che detti marchi siano usati e che lo siano in maniera confondibile con il prodotto della Bahlsen. Si osserva, poi, che i due marchi in questione appaiono confondibili. Appare sussistere, infatti, somiglianza sia concettuale (essendo evidente l’associazione della parola tam tam al suono onomatopeico del tamburo), sia fonetica e visiva (le due parole hanno in comune il suffisso “tam”, messo in evidenza sulle confezioni della Dal Colle con colorazione bianca che lo separa dal resto del segno (Tam-Burello). La confondibilità dei marchi (o almeno il rischio di associazione), che si è detto essere simili, è rafforzata dall’identità dei prodotti contraddistinti (tortine al cioccolato aventi forma di tamburello). E il rischio di confondibilità o associazione deriva anche dall’osservazione che il consumatore medio dei prodotti in questione è un consumatore distratto e frettoloso e che quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché http://bit.ly/PQJVeN 5 da dati che richiedano un'attenzione riflessiva (v., per es.: Cass. civ., sez. I. 190/12/2008 n. 29775; Trib. Torino, sez. IX, 12/7/2010). Si nota, inoltre, che il pericolo di confusione potrebbe anche non essere necessario, ai fini del riconoscimento della contraffazione di marchio, laddove si rilevi che il marchio Tam Tam appare godere del carattere della rinomanza (art. 20, co. 1, lett. c, CPI), considerato che il prodotto contraddistinto da questo marchio è diffusissimo in tutto il territorio nazionale da molti anni, con elevato grado di notorietà (come appare emergere dai doc. 21, 22, 23, 24 attori). E appare evidente che la somiglianza del marchio della Dal Colle a quello rinomato comporti un vantaggio per la resistente (in virtù del richiamo alla notorietà e prestigio del prodotto della Bahlsen) e nello stesso tempo un pregiudizio per la ricorrente, alla luce della bassa qualità del prodotto della Dal Colle (come appare emergere dalla visione delle tortine contenute nelle confezioni Dal Colle prodotte in causa, aventi forme dotate di scarsa regolarità e consistenza) e della scelta, da parte della resistente, di un canale distributivo (catena discount) di minore prestigio. 2.3) Appare sussistente anche la contraffazione, da parte della tortina della Dal Colle, del marchio di forma (marchio di fatto) costituito dalla forma della tortina della Bahlsen (sia in senso tridimensionale, sia in senso bidimensionale, come riportata nelle immagini apposte sulle confezioni). Si osserva, infatti, da un lato, che la forma della tortina Bahlsen (rappresentante un tamburello africano) appare essere arbitraria, di fantasia e non consueta, come appare emergere dal fatto che non è provata in causa l’esistenza di altre tortine aventi questa specifica forma (di cestello con farcitura a forma di tamburello africano). Ben diversa è infatti la forma dei volauvent citati dalla resistente Dal Colle. L’originalità e non banalità di questa forma, accresciuta dalla notevole e prolungata diffusione della stessa sul mercato, comporta l’acquisizione da parte della medesima di carattere distintivo del prodotto, per cui il consumatore appare poter essere indotto da essa a ricollegare il prodotto all’impresa produttrice Bahlsen. Né la forma della tortina Tam Tam appare essere imposta dalla natura del prodotto (considerata la serie inesauribile di forme utilizzabili per creare tortine), né è provato in causa che tale forma abbia una specifica funzione tecnica (ed infatti, tra l’altro, la stessa resistente Dal Colle ha dedicato a tale argomento solo 4 righe alla pag. 13 della sua memoria e l’esempio da essa riportato, dell’ovetto Kinder, non appare rilevante, attesa la assoluta diversità di tale caso rispetto alla presente situazione). http://bit.ly/PQJVeN 6 Dall’altro lato si nota che la tortina della Dal Colle appare costituire contraffazione (o almeno imitazione servile) della forma (tridimensionale e bidimensionale) della Bahlsen, come emerge dall’esame del prodotto della resistente e dall’identità delle immagini riportate sulle scatole della Dal Colle rispetto a quelle delle confezioni dei Tam Tam. L’intenzione confusoria della Dal Colle (ai fini della configurabilità perlomeno dell’imitazione servile dei prodotti della ricorrente) appare emergere anche dall’uso, sulle confezioni dei Tamburelli, degli stessi colori (giallo-rosso-marrone) a lungo utilizzati dalla Bahlsen sulle confezioni dei Tam Tam fino alla fine del 2009 (doc. 17, 18 attori). 2.4) Va poi ritenuto sussistente il concorso della Maxi Di srl nella contraffazione e concorrenza sleale posta in essere dalla Dal Colle, attesa la commercializzazione dei prodotti dalla Dal Colle ammessa dalla Maxi Di (e secondo quantitativi, come sopra indicati, non certo trascurabili). 2.5) Va infine considerato sussistente il periculum in mora. Si nota, infatti, in primo luogo, che la successione degli eventi descritti dalle parti dimostra l’assenza di inerzia della Bahlsen nell’agire in via cautelare nei confronti della Dal Colle. In particolare, la Dal Colle non ha dimostrato che la Bahlsen si sia accorta della diffusione dei Tamburelli molto tempo prima dell’invio della diffida del giugno 2012 (doc. 30 attoreo). Anzi, la resistente stessa afferma che la distribuzione dei suoi prodotti era stata all’epoca molto limitata, per cui appare verosimile che la Bahlsen non avesse immediatamente percepito la diffusione di prodotti costituenti contraffazione del suo marchio. Né può imputarsi alla Bahlsen un comportamento di tolleranza e inerzia nei mesi immediatamente successivi alla diffida del giugno 2012, dal momento che la difesa della Dal Colle ha ammesso, all’udienza, che dopo detta diffida il prodotto era stato ritirato dal mercato, in particolare dalle linee della grande distribuzione, rimanendo solo in maniera molto limitata (e dunque difficilmente percepibile) in singoli negozi. La ricomparsa, secondo modalità alquanto aggressive (si vedano le non irrilevanti vendite promozionali su descritte dalla Maxi Di) nella catena discount a inizio 2013 ha con evidenza convinto la ricorrente della necessità di agire in via cautelare, non avendo la Dal Colle desistito dall’azione che appare contraffattoria. http://bit.ly/PQJVeN 7 Né può dirsi che il periculum non sussista alla luce della limitatezza della produzione e distribuzione da parte della Dal Colle dei Tamburelli, dal momento che, come sopra viso, la distribuzione operata da ultimo nella catena discount non appare essere stata di scarso rilievo. Né le (mere) affermazioni della Maxi Di e della Dal Colle sul ritiro dal mercato delle confezioni non ancora vendute appare sufficiente ad escludere il pericolo che la Dal Colle ponga di nuovo in commercio le tortine Tamburelli secondo le modalità contraffattorie sopra descritte. 2.6) Vanno pertanto accolte le richieste cautelari delle ricorrenti, compresa la disposizione della pubblicazione su giornali, attesa la non limitata diffusione dei prodotti della Dal Colle e la funzione rafforzativa dell’inibitoria da parte della misura della pubblicazione. P.Q.M. Il giudice designato, - Inibisce alle resistenti Dal Colle Industria Dolciaria spa e Maxi Di srl la produzione e commercializzazione dei prodotti su descritti contraddistinti dal marchio “Tamburelli”, ordinando il ritiro degli stessi dal commercio; - Autorizza il sequestro, presso la sede e le unità locali delle resistenti, dei prodotti “Tamburelli” suddetti e del relativo materiale pubblicitario e dei mezzi adibiti alla loro produzione; - Autorizza il sequestro delle scritture contabili della Dal Colle Industria Dolciaria spa e della Maxi Di srl, relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti “Tamburelli”, presso la sede e le unità locali delle stesse; detti documenti saranno conservati in busta sigillata, a tutela delle informazioni riservate delle resistenti, e rimessi direttamente alla Cancelleria a cura dell’Ufficiale Giudiziario; - Autorizza le resistenti ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di loro rappresentanti e tecnici di fiducia; - Fissa la somma di €. 1.000, dovuta da ciascuna resistente per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; - Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza cautelare per una volta sul quotidiano “Corriere della Sera”, a cura delle ricorrenti e a spese delle parti resistenti; http://bit.ly/PQJVeN 8 - condanna le resistenti Dal Colle Industria Dolciaria spa e Maxi Di srl, in solido tra loro, a rimborsare alle ricorrenti le spese processuali del giudizio cautelare, che liquida in complessivi €. 6.000, oltre Iva e Cpa. Torino, 23/5/2013. Si comunichi. Il G.I. http://bit.ly/PQJVeN
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