欧州における特許取得と その留意点 －日本との比較において－ 2009.2.18-20 葛和国際特許事務所 所長弁理士 葛和清司 欧州特許条約（EPC） 1978年発効 EPC2000（2007年12月13日発効） ロンドン協定（2008年5月1日発効） 加盟国：35カ国（2009年2月現在） 国内特許の束（PCT:国内出願の束） 特許付与まで英語で手続できる（公用語：英独 仏） KUZUWA & PARTNERS February 2009 2 通常ルート（パリ優先） 日本出願 １年以内 欧州特許出願 １年以内 調査報告書送付 18月 出願公開 調査報告書公開 •英・仏・独語の他、日本語でも出願可能。ただし 出願から２月以内に翻訳文提出。 •願書、明細書（または優先権出願参照情報）（必 須） •出願料、サーチ料、（クレームが16以上の場合 クレーム料）を納付（１ヶ月以内） 仮保護の権利（Provisional Protection） ６月以内 •審査請求料+指定料 審査請求 •更新手数料（出願維持年金：出願日から３年目の 年度分～特許付与まで年度毎に納付） 実体審査 KUZUWA & PARTNERS February 2009 3 通常ルート（パリ優先） 実体審査 特許付与の予告通知 特許付与の決定 特許公報掲載 ４月以内に： •明細書の承認 •特許付与料、特許明細書印刷料の納付 •他の２つの公用語のクレーム翻訳提出 特許権の発生 ３月（６月）以内 ９月以内 異議申立 出願日から20年 移行手続 •明細書＋クレーム の翻訳（London Agreementにより 不要な場合あり） •年金納付 特許権の消滅 KUZUWA & PARTNERS February 2009 4 Euro-PCTルート 日本出願 PCT出願 国内移行手続 優先日から 31ヶ月 欧州特許庁 補充調査 •国際調査 •国際予備審査（任意） •国際公開（WO） 優先日から31ヶ月以内に •国際出願の翻訳＋原文、19条・34条補正書、 陳述書などの翻訳 •出願料＋補充調査料＋審査請求料＋指定料 実体審査 審査部からの事前通知 特許付与の決定 出願日から20年 仮保護の権利（Provisional Protection） WOが日本語の場合は、英・仏・独語のいずれか で翻訳が公開されないと仮保護の権利は発生し ない 特許公報掲載 特許権の発生 移行手続 特許権の消滅 異議申立 KUZUWA & PARTNERS February 2009 5 欧州における特許取得とその留意点 - 日本との比較においてはじめに 第１部 手続面 １．出願・サーチ・審査 （１） 出願手続 （２） 出願言語 （３） 出願関連料金 （４） サーチ・審査手続 （５） 単一性の実務 （６） 審査パワーと好感度 （７） 早期審査 （８） 補正 （９） 分割出願 （１０）面接 ２．国内段階への移行 （１） 許可手続、補正 （２） 移行時の翻訳 ３．第三者による手続 （１） 閲覧 （２） 情報提供 （３） 異議申立手続 ４．審判 （１）拒絶査定不服審判 （２）異議決定不服審判 ５．付与後の訂正手続 ６．手続の続行、権利の回復 第２部 実体面 １．明細書の記載 （１） クレームの記載 （２） 記載要件、実施可能要件 ２．特許要件 （１） 産業上の利用性 （２） 新規性 （３） 進歩性 ３．当業者 ４．補正 （１） 付与前（最後の拒絶理由前）の補正 （２） ディスクレーマ（除くクレーム） （３） 付与後（含異議手続）の補正 ５．特許の訂正（減縮） ６．分割 第３部 欧州特許出願の効果的利用のために KUZUWA & PARTNERS February 2009 6 欧州における特許取得とその留意点 －日本との比較において－ 第１部 手続面 KUZUWA & PARTNERS February 2009 7 １．出願・サーチ・審査 出願手続 サーチ サーチと審査の関係 単一性 審査 出願言語 優先権主張 審査請求 オフィスアクション（拒絶理由通知） 補正の時期 分割出願の時期 面接 KUZUWA & PARTNERS February 2009 8 １．出願・サーチ・審査 （1）出願手続 JPO EPO 出願日最低要件 願書・明細書・クレーム 優先権 願書・明細書（または優先権出願 参照情報） クレームは優先日から16月以内 優先日から16月以内に訂正可能 出願時に主張 EPOの優先権証明書不要 日本の優先権証明書不要 KUZUWA & PARTNERS February 2009 9 １．出願・サーチ・審査 （2）出願言語 JPO 公用語以外の言語による出願の取り扱い EPO 通常出願： 英語のみ可 出願日（優先日）から１年２ヵ月 以内に翻訳文提出（2007.4.1施 行） 従前： 日本からは英独仏のいずれか EPC2000： 日本語も可→2月以内に英独仏 のいずれかに翻訳 PCT日本移行： Euro-PCT： 全ての外国語→2月以内に日本 欧州域内移行時は英独仏のい 語に翻訳 ずれか KUZUWA & PARTNERS February 2009 10 １．出願・サーチ・審査 （3）出願関連料金 （例：クレーム数10/明細書30頁） 出願料 審査請求料 （新料金 EPO 2009.4.1~ ） JPO ¥15,000 ¥208,600 出願料 サーチ料 €100 (紙€180） €1,050 クレーム料 クレーム15までは出願料に含ま れる。16~50は€200/クレーム （新：51~は€500 /クレーム） 審査請求料 €1,405（補充サーチのないEuroPCTで€1,565） 指定国料 現行では€85 x max.7→新料金 一律€500 （出願維持年金） 3年目 €400 6年目 €900 ~€3,000 代理人費用 ~¥300,000 代理人費用 合計 ~¥500,000 ~€6,500+年金 合計 KUZUWA & PARTNERS February 2009 11 １．出願・サーチ・審査 （4）サーチ・審査手続 JPO 審査請求 出願から３年 サーチ・審 サーチ・審査一体 査の仕方 サーチレポートなし EPO サーチレポートから6月 Euro-PCTでは移行時 サーチ・審査一体（BEST） サーチレポート（見解書付）あり Euro-PCTでは補充調査報告書 （supplementary search report） 作成 KUZUWA & PARTNERS February 2009 12 １．出願・サーチ・審査 （5）単一性の実務と補正 単一性欠如の場合の補正の実務 JPO EPO 単一性欠如のクレームは 審査しない 「シフト補正」禁止 （2007.4.1以降出願） 単一性欠如の発明に関す る補正は認めない。 単一性欠如のクレームは サーチしない 追加料金による追加サーチ も認めない（EPC2000） 未サーチ発明に関する補正 は認めない。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 13 １．出願・サーチ・審査 （6）審査パワーと好感度 JPO EPO 特許出願数 396,291（↓-12383） 140,725（↑+11725） うちEPから6.2％（↑1.2%） うち日本から16.3％ 審査請求数 376,310 102,000 特許付与数 146,383 （特許査定） （登録件数164,954) 54,699 審査官数 1,680人（特・実） 3,682人 処理件数 307,665件（1st Action） 183件／審査官 92,395件（審査＋異議） 75件／審査合議体 審査待ち期間 27月（審査請求から） 23.8月（'06） 最終審査期間 31.8月（審査請求から） 43.7月（ EPO受理~特許公 報発行）（全平均39.5月） 特許付与率（審査後） 48.9% 65.4% （特許行政年次報告書2008年版、 EPO Annual Report 2007より） KUZUWA & PARTNERS February 2009 14 １．出願・サーチ・審査 （7）早期審査（PACE） JPO（早期審査） 要件 EPO（PACE） 外国関連出願、実施関 書面で請求するだけ。い 連出願、大学/TLO/中小 つでも可。 企業/個人 サーチ、審査の双方可。 先行技術対比等の事情 公費：なし 説明書提出 公費：なし サーチレポート ASAP 審査期間 ６月以内に1st action ３月以内に1st action KUZUWA & PARTNERS February 2009 15 １．出願・サーチ・審査 （8）補正 補正の時期的制限 JPO EPO (1) 出願から第１回目の拒絶理 (1) サーチレポート受領後、審査 部からの最初のOA受領まで 由通知まで (2) 拒絶理由通知の指定期間内。 (2) 審査部からの最初のOAに対 する応答時は、1回に限り自 (3) 拒絶理由通知を受けた後、 発補正可。それ以外の補正 第48条の7の規定（IDS）によ は、審査部の同意が必要 る通知に対する指定期間内 (4) 拒絶査定不服審判の請求の (3) 特許付与予定の明細書が通 知され、同通知から４月以内 日から30日以内 に補正可 (5) 特許付与直前の補正は不可。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 16 １．出願・サーチ・審査 （9）分割出願 分割の時期的制限 JPO EPO (1)補正をすることができる期間 欧州特許付与が公表される 前日まで分割できる。 内 (2)特許査定（拒絶査定不服審判 後を除く。）の謄本の送達が あつた日から３０日以内 (3)拒絶査定の謄本の送達があ つた日から３０日以内 （2007.4.1以降の出願） KUZUWA & PARTNERS February 2009 17 １．出願・サーチ・審査 （10）面接 面接の可能性・有効性 JPO EPO 非公式面接（informal 面接可能な時期： interview）： ¾ 審査請求から特許査定又は拒 絶査定がなされるまでの期間 リクエスト可。受けるか否か は審査官の裁量。 ¾ OA応答期限の３週間前頃が 最適 ¾ 電話・ファクシミリ等による連絡 ほかに口頭審理あり 可 ¾ 面接の目的：技術説明が最適 KUZUWA & PARTNERS February 2009 18 ２．国内段階への移行 （1）許可手続、補正 特許付与の決定前に補正可。 （2）移行時の翻訳 ロンドン協定 英独仏を公用語とする国ではクレーム、 明細書ともに翻訳文不要 KUZUWA & PARTNERS February 2009 19 ２．国内段階への移行 （2）移行時の翻訳 ロンドン協定（締約国１４カ国） 締約国 明細書 クレーム フランス × × ドイツ × × リヒテンシュタイン × × ルクセンブルク × × モナコ × × スイス × × イギリス × × ラトビア × ラトビア語 スロベニア × スロベニア語 クロアチア 英語 クロアチア語 デンマーク 英語 デンマーク語 アイスランド 英語 アイスランド語 オランダ 英語 オランダ語 スウェーデン 英語 スウェーデン語 KUZUWA & PARTNERS February 2009 20 ３．第三者による手続 （1） 閲覧 File wrapper inspection （2） 情報提供（刊行物提出） Third party observation （3） 異議申立手続（ＪＰ無効審判） Opposition (JP invalidation trial) KUZUWA & PARTNERS February 2009 21 ３．第三者による手続 （2）情報提供（Third party observation） JPO（刊行物提出） EPO 出願公開後（特許付与 後も可） 新規性、進歩性、記載 要件、補正違反など 欧州特許出願の公開後 情報提供者 何人も可。匿名も可。 何人も可。匿名も可。 審理形態 非当事者系 非当事者系 時期的制限 対象項目 新規性、進歩性、記載 要件、補正違反、分割 要件違反など KUZUWA & PARTNERS February 2009 22 ３．第三者による手続 （3） 異議申立（JP無効審判） JPO（無効審判） EPO（異議申立） 請求件数 284 3,293 処理期間 9月 '07年度処理件数 2085件 61.7% 請求不成立件数 88件（約30%） （88件 / '06年度請求数 273件） （うち補正付 30.2%） （特許維持） 出訴件数（率） 高裁判決 50件（‘07年） （うち権利者勝訴 10件） （特許行政年次報告書2008年版、審判の現状 と運用（平成20年度知的財産権制度説明会 （実務者向け）テキスト）、 EPO Annual Report 2007より） KUZUWA & PARTNERS February 2009 審判件数（‘07年） 67件 23 ３．第三者による手続 （3） 異議申立（JP無効審判） JPO（無効審判） EPO（異議申立） 時期的制限 特許成立後いつでも（特 許消滅後も可） 欧州特許付与の告示の公告から９ 月以内 対象項目 新規性、進歩性、記載要 件、補正違反など 新規性、進歩性、記載要件、補正 違反、分割要件違反など 口頭審理 原則：口頭審理 例外：書面審理 原則：書面審理 例外：口頭審理（欧州特許庁の要求 または当事者一方の請求による） 審理形態 当事者系 当事者系 費用 （クレーム10） 公費： ¥104,500 公費： €670 KUZUWA & PARTNERS February 2009 24 ４．審判 受理部、審査部、異議部、法規部がなし た決定（査定）によって不利な影響を受け た当事者が同決定（査定）に対して請求 できる（出願人が承認していない特許付 与に対する審判請求も可）。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 25 ４．審判 審判の種類 JPO EPO 受理部（方式 審査）による 決定（処分） 行政不服審査法に基 審判 づく異議申立 （JPO長官に対して） 拒絶査定 拒絶査定不服審判 （JPO審判部） 異議決定（JP 審決取消訴訟 無効審決） （知財高裁） 審判 審判 KUZUWA & PARTNERS February 2009 26 ４．審判 （1） 拒絶査定不服審判 JPO EPO 合議体 ３人又は５人の審判官の合議体 審判官数386人（2008年） 審判部（2名の技術専門官及び1名 の法律専門官 or 3名の技術専門 官及び2名の法律専門官） 拡大審判部（5名の法律専門官及 び2名の技術専門官） 平成20年改正 決定通知の日から２月以内に審判 平成21年4月1日施行 請求 決定通知の日から４月以内に理由 審判請求：査定送 審判請求： ３月以内 達後３０日以内（在 補正：審判請求時（在 提出 外者９０日） 外者１月延長可） 補正：審判請求後 理由補充書：変更なし ３０日以内 理由補充書：方式 指令後３０日以内 時期的 現行法 制限 KUZUWA & PARTNERS February 2009 27 ４．審判 （1） 拒絶査定不服審判 審判請求件 数（率） JPO 32,586 （'06は25,870) （約22%請求） EPO 査定系審判 913 処理期間 25.7月（一次審理まで） 792(2年以上係属案件） 請求成立（特 許付与） 47％ ― 請求時補正有→70%成立 出訴件数 （率） 192（2.2%） 審決支持率90% 公費： ¥104,500 費用 拡大審判部審決3件 公費： €1,120 KUZUWA & PARTNERS February 2009 28 ４．審判 （1） 拒絶査定不服審判 JPO EPO 審理構造 非当事者系 非当事者系 拒絶理由 等 拒絶理由：原査定を維持できる場合 は通知しない。 審尋：原査定を維持できない場合で あって、審理に資すると認められる場 合（前置経由の審判で多用）。 請求が認められない場合、 拒絶理由が通知されるか （２～４月内に意見書提出）、 または口頭審理によるもの とする旨の通知がなされる。 意見書・補 正書 拒絶理由が通知された場合は意見 書、補正書による対応が可能。審尋 の場合、補正書の提出はできないが、 補正案を提示することは有効。 面接も有効。 補正書は審判請求時が望 ましい。時機に遅れた補正 書は却下されることが多い。 口頭審理がなされるため、 面接は通常不可。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 29 ４．審判 （2）異議決定不服審判（JP無効審決取消訴 訟） EPO 知財高裁 合議体 ３人又は５人の裁判官の合議 体 審判部（2名の技術専門官及び1 名の法律専門官 or 3名の技術 専門官及び2名の法律専門官） 拡大審判部（5名の法律専門官 及び2名の技術専門官） 審理構造 当事者系 当事者系 時期的制限 審決謄本送達後30日以内に 出訴（外国人90日） 準備手続開始後速やかに準 備書面提出 決定通知の日から２ヵ月以内に 審判請求 決定通知の日から４ヵ月以内に 理由提出 費用 公費： ¥13,000 公費： €1,120 KUZUWA & PARTNERS February 2009 30 ５．特許の訂正（減縮）手続 特許法126条、134条の2 EPC105a 審理構造 非当事者系 非当事者系 審査機関 審判合議体 審査部 KUZUWA & PARTNERS February 2009 31 ６．手続の続行・権利の回復 特許法112の2、 121（2）、173（2） 責めに帰するこ とができない理 由により回復可 能（天災地変、本 人の重篤などに 限られ、ほとんど の手続は事実上 認められない）。 EPO （EPC121,122） ほとんどの手続は２月以内なら救済される。 理由も要らない（EPC121）。 以下の手続は、やむを得ない理由がないと 認められない（主なもの）（EPC122） 。 優先権主張出願期限、同主張期限 翻訳文提出期限、審判請求期限 微生物寄託期限、更新手数料支払期限 KUZUWA & PARTNERS February 2009 32 欧州における特許取得とその留意点 －日本との比較において－ 第２部 実体面 KUZUWA & PARTNERS February 2009 33 １．明細書の記載 （1） クレームの記載 明瞭性、簡潔性 ¾ 実質的、約、好ましくは、例えば、高周波の、強靱な、・・・・ 一般に許容される（比較的寛容） ¾ ジェプソンタイプクレーム（two-part form) ¾ 従来技術＋特徴部分・・・推奨されている オープンエンド、クローズドエンド ¾ comprising：所期の効果を減衰しない任意のいかなるもの も含むことができる ¾ consisting essentially of：発明の本質に影響しないもので あれば含んでもよい ¾ consisting of：不可避的に混入し得るコンタミ等以外は含 み得ない KUZUWA & PARTNERS February 2009 34 １．明細書の記載 （2） 記載要件、実施可能要件 ¾ ¾ ¾ 認められる例 端末検出手段（クレーム）／光電管端末検出のみ（明細書） 光電管の代わりに応力計で検出自明（CIII6.5) ヒト以外の哺乳動物へのガン遺伝子配列の挿入（クレーム） ／ハツカネズミのみで実験（明細書） ハツカネズミ以外の他の動物で応用できると推定できる（反 証ない限り認める）(T19/90) Ｒは場合により置換されていてもよいフェニル 特定の作用を持つものではなく化学物質そのものだから支 持されていないともいえない(T939/92) KUZUWA & PARTNERS February 2009 35 １．明細書の記載 （2） 記載要件、実施可能要件 ¾ ¾ ¾ 認められない例 あらゆる植物の急冷法（クレーム） ／ある植物の急冷処理法（明 細書） →植物の種類による差は周知だから出願人はその疑問を晴らす べき（CIII6.4) あらゆる樹脂に応用できる成型法／熱可塑性樹脂の実施例のみ →熱硬化性樹脂には応用できない成型法であると考えられる (CIII6.4) A層の厚さのみ特定／ A層とB層を特定の厚さで組み合わせ →特定の厚さを組合せたときのみ効果が得られる(T26/85) KUZUWA & PARTNERS February 2009 36 １．明細書の記載 最近の裁判例（日本） 判決日 原告 Case A Case B Case C Case D 2001年10月 2002年10月 2003年12月 2005年8月 Ausimont SPA Pfizer Inc. Univ. of Virginia Astellas Pharma 発明の種類 製法 医薬 サプリメント 医薬 使用法、製法 Yes Yes Yes Yes 効果 Yes Yes Yes Yes 実験データ No Yes ? No No データの後出し Yes Yes Yes Yes 判決 拒絶 拒絶 拒絶 拒絶 対応米国、欧州 特許 特許 特許 特許 KUZUWA & PARTNERS February 2009 37 １．明細書の記載 記載要件・実施可能要件 JPO（厳しい） EPO（寛容） KUZUWA & PARTNERS February 2009 38 ２．特許要件 （1） 産業上の利用性 医薬関連発明(swiss-type claim) （2） 新規性 拡大先願 (full contents approach) （3） 進歩性 problem-solution approach KUZUWA & PARTNERS February 2009 39 ２．特許要件 （1） 産業上の利用性 医薬関連発明（1） 発明のカテゴリー JPO EPO EPC2000 USPTO 化合物 Yes Yes Yes 新規化合物を含む医薬（第１薬効） Yes Yes Yes 公知化合物を含む医薬（第１薬効） No(EN) Yes No(NV) Yes No(NV) 公知化合物を含む抗ガン剤（第１薬効） Yes 公知化合物を含む抗ガン剤（第２薬効） Yes No(IA) Yes No(NV) スイスタイプクレーム Yes No need No need No need KUZUWA & PARTNERS February 2009 EN:enablement NV:novelty IA:industrial applicability 40 ２．特許要件 （2） 産業上の利用性 医薬関連発明（2） JPO EPO EPC2000 USPTO No(IA) No(IA) No(EX) Yes 再生医療関連方法 Yes No(IA) Yes? Yes 投与方法に特徴のある 剤型 Yes No(IA) Yes? No(NV) 医療機器 Yes Yes Yes 医療機器の作動方法 Yes Yes No(NV) （人体に適用する医師 の行為を含まなければ） （診断上の判断を含 まなければ） 治療・診断方法 EN:enablement NV:novelty IA:industrial applicability, EX:exception to patentability KUZUWA & PARTNERS February 2009 41 ２．特許要件 （2） 新規性 新規性喪失の例外 特許法30条 EPC55（1） 刊行物 長官指定学会発表 意に反する開示 公認博覧会での開示 （いずれも６月） 事実上なし（次の例外のみ） 意に反する開示 公認博覧会での開示 （いずれも６月） KUZUWA & PARTNERS February 2009 42 （2） 新規性 拡大先願 (Full contents approach) 拡大先願の ルール 特許法29条の2 EPC54（3） 本願出願後に公開された先願 明細書記載の発明（拡大先 願）に対し新規性を要するが、 進歩性は要さない。 同左 適用される先 国内出願の先願に対してのみ 願 適用 欧州出願同士は指定国を問わ ず適用。 Euro-PCTの先願（英独仏で公 開）にも適用。 国内出願の先願に対しては国内 法により区々。 発明者 出願人 発明者同一、出願人同一であっ ても適用される（self collision）。 発明者同一、出願人同一には 適用されない。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 43 （3） 進歩性 日本の進歩性判断手法 １．進歩性欠如の論理づけに最も適切な引用発明を１つ選択する。 ２．選択された引用発明と本願発明とを対比して両発明の一致点・ 相違点を明らかにする。 ３．選択された引例発明、他の引例発明および周知技術から進歩 性欠如の論理構築を試みる。 ４．論理づけは、本願発明が引用発明からの最適材料の選択、設 計変更、単なる寄せ集めに該当するか、引用発明の内容に動 機づけとなり得るものがあるか否か、 などの広範な観点から行う。 ５．明細書から把握される本願発明の引用発明に対する有利な効 果は、進歩性肯定に役立つ事実として参酌する。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 44 （3） 進歩性 日本の進歩性判断手法 最適材料の選択 設計変更 単なる寄せ集め Yes No Yes 動機づけ No No 阻害要因 No 有利な効果 Yes 進歩性あり 進歩性欠如 Yes Yes 予測できない 有利な効果 No KUZUWA & PARTNERS February 2009 45 （3） 進歩性 欧州のProblem-solution approach 1. クレーム発明に最も近似の先行技術を１つ 選択する。 ２．選択された先行技術に基づいて解決される べき課題を確定する。 ３．上記課題から出発して本願発明が当業者 に自明か否かを判断する。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 46 ３．当業者 進歩性、実施可能性を判断する当業者のレベル 日本の当業者： 進歩性（高レベル） ＞ 実施可能性（低レベル） 欧州の当業者（a person skilled in the art)： 進歩性（同レベル） = 実施可能性（同レベル） KUZUWA & PARTNERS February 2009 47 ３．当業者 実施可能性を判断する当業者（日本 ） ¾ この “当業者” はとくに医薬・化学分野における実験 についての十分な経験も知識も持ち合わせない ¾ この “当業者” は本願明細書だけをみている ¾ この “当業者” は実験データのみを信じ、出願人の言 い分をあまり信用しない KUZUWA & PARTNERS February 2009 48 ３．当業者 進歩性を判断する当業者（日本 ） ¾ この “当業者” は広範な周知技術を知っている ¾ この“当業者”は法律家ではなく純粋な技術者である ¾ この“当業者”は 商業的成功、永年満たされなかった ニーズ、ライセンス、受賞などのsecondary consideration に興味がない ¾ この“当業者”は本願明細書、引用文献および周知 技術以外は興味がない ¾ この“当業者”は、予想外の格別な効果に弱い ¾ この“当業者”は、阻害要因がお好き KUZUWA & PARTNERS February 2009 49 ４．補正 （1） 付与前（最後の拒絶理由前）の補正 特許法17の2（3） EPC 123（2） 出願時の出願内容を越えて はならない。 外国語書面出願の誤訳訂 正可。実質的に外国語書面 が原本。 出願時の出願内容を越えては ならない。 出願された日本語テキストは出 願内容とみなされる（EPC70 （2））。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 50 ４．補正 （1） 付与前（最後の拒絶理由前）の補正 特許法17の2（3） EPC 123（2） 複数クレームに跨る特徴の組合せ 複数クレームに跨る特徴の ：不可 組合せ：不可 実施例との組合せ：可もあり 実施例との組合せ：不可 （上限：現クレーム、下限：実施例） マーカッシュクレームの選択 マーカッシュクレームの選択肢の 肢の一部削除：不可もあり 一部削除：可 KUZUWA & PARTNERS February 2009 51 ４．補正 （2） ディスクレーマ（除くクレーム） JPO（審査基準） EPO （G1/03） 先願、拡大先願、公知引例 に基づく新規性欠如を回避 する目的であれば当初明 細書に根拠記載がなくても 認められる。 事実上、拡大先願を回避する 目的においてのみ当初明細書 に根拠記載がなくてもディスク レーマが認められる。 進歩性欠如回避のために は認められない。 公知引例に基づく新規性欠如 回避のためには技術分野の全 く異なる場合のみ認められる が、現実にはかなり困難。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 52 ４．補正 （3） 付与後（含異議手続）または JP最後の拒絶理由通知後の補正 特許法17の2（5） 拡張補正：不可 明細書にのみ記載された 特徴の挿入：可 化合物クレームを使用ク レームに補正：不可（限定 的減縮に当たらない） EPC 123（3） 拡張補正：不可 明細書にのみ記載された特徴の挿 入：可 物質→用途 可（G2/88） 製法→ 物質 不可 （カテゴリー相違だけで不可とはいえ ない） KUZUWA & PARTNERS February 2009 53 ５．特許の訂正（減縮）手続 特許法126条、134条の2 要件 新規事項の追加不可 クレームの減縮（限定的 減縮）可 誤記・誤訳の訂正可 不明瞭な記載の釈明可 独立特許要件あり EPC105a 新規事項の追加不可 クレームの減縮のみ 独立特許要件なし （記載要件の審査のみ） KUZUWA & PARTNERS February 2009 54 ６．分割 特許法４４（１） EPC ７６（１） ２以上の発明を分割 ２以上の発明を分割する考え方の明記 するのが分割出願の なし。 基本。 もとの出願の内容を越えてはならない； もとの出願の内容を 補正の原理原則が適用（T527/88, 越えてはならない；補 T514/88)。 正の要件適用。 分割出願が適法に出願されると後は親 分割要件は出願後に 出願とは独立に特許要件が審査される。 も問われる。 分割出願が適法に出願されなくても補正 により治癒することができる（G1/06)。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 55 ６．分割 特許法４４（１） EPC ７６（１） （1）分割直前の原出願の明細書、特 許請求の範囲又は図面に記載さ れた発明の全部を分割出願に係 る発明としたものでないこと （2）分割出願の明細書、特許請求の 範囲又は図面が、原出願の出願 当初の明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲 内でないものを含まないこと 欧州分割出願は、 元の出願の出願時 の内容を超えない 対象についてのみ 出願し得る KUZUWA & PARTNERS February 2009 56 欧州における特許取得とその留意点 －日本との比較において－ 第３部 欧州特許出願の効果的利用のために KUZUWA & PARTNERS February 2009 57 第３部 欧州特許出願の効果的利用のために １．日本出願→パリルート→欧州個別国内出願＋他国 ピンポイントで欧州２カ国以下なら有効。３カ国以上のと きは不経済、手続煩雑。予測もたてにくい。投資が無駄 になる危険性大。 ２．日本出願→パリルート→欧州出願（日本語出願又は参 照出願可）＋他国 欧州サーチレポートは比較的早い時期（優先日から１８ 月）に入手できるが、その時点では日本出願の帰趨を 予想しにくい。他国への投資も無駄になる危険性大。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 58 第３部 欧州特許出願の効果的利用のために ３．日本出願（早期審査）→パリルート→欧州出願（日本語 出願又は参照出願可）＋他国 日本出願の帰趨を確認後欧州および他国へ投資でき る。 ４．PCT出願（日本語）→欧州個別国内出願 欧州２カ国以下なら有効だが、PCTでEPCルートしか認 めないフランス、ベルギー、キプロス、ギリシャ、アイル ランド、イタリア、モナコ、オランダ、スロベニアでは不可。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 59 第３部 欧州特許出願の効果的利用のために ５．PCT出願（日本語）→欧州出願（Euro-PCT） 日本とEPOとの両方のサーチレポートを入手できるが、 やや割高（追加調査など）。 ６．日本出願→PCT出願（日本語）→欧州出願（Euro-PCT） 比較的オーソドックス。外国出願決定先延ばし効果ある が結果的に割高。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 60 第３部 欧州特許出願の効果的利用のために ７．PCT出願（英語、EP国際調査）→欧州出願（Euro-PCT） 欧州サーチレポートが早い時期（優先日から１８月）に入 手でき、かつ経済的（他国への無駄な投資を抑制できる）。 ただし、外国出願早期決定が必要。英語明細書を早期に 作成する必要がある。 ８．欧州出願(日本語) →パリルート→日本 欧州重視出願に適。他国への出願必要なときは不適。 ９．欧州出願(日本語) →パリルート→ＰＣＴ 逆ルートの方が遙かに合理的。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 61 第３部 欧州特許出願の効果的利用のために １．日本重視型 日本出願（早期審査）（＋米国仮出願）→パリルート→欧州出願 （日本語出願又は参照出願可）＋他国 日本出願の帰趨を確認後欧州および他国へ投資できる。ＰＣＴも 不要。ただし、米国仮出願しないと早期審査の要件を満たさない ことがある。 ２．欧州重視型 PCT出願（英語、EP国際調査）（＋PACE請求）→欧州出願 （Euro-PCT） 欧州サーチレポートが早い時期（優先日から１８月）に入手でき、 各国の帰趨が予測しやすいので無駄な投資を抑制できる。ただ し、英語明細書を早期に作成する必要がある。 KUZUWA & PARTNERS February 2009 62 EPC出願の留意点 様々な出願ルートから事情に合わせて最適な ルートを選択。 新規性喪失の例外は事実上、認められない。 拡大先願はEPC全域で適用、同一出願人・同一 発明者にも適用（EPC2000） 15クレームまで定額、多数項従属クレーム可（追 加料金もなし） 国内移行時原則翻訳不要 KUZUWA & PARTNERS February 2009 63 ご静聴ありがとうございます お問い合わせは下記まで： 葛和国際特許事務所 〒162-0067 東京都新宿区富久町８－２１ Ｔ＆Ｔビル８階 Tel 03-5366-9961 Fax 03-5366-9960 URL http://www.kuzuwa.com KUZUWA & PARTNERS February 2009 64
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