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N. R.G. 2013/8241
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di impresa
Nel ricorso ex art.700 cpc iscritto al n. r.g. 8241/2013 proposto da:
AMERICA GRAFFITI FRANCHISING Srl (C.F/ P.I. 03882110400 ), A. G. MAMMY &
DADDY Srl. ( C.F /P.I. 03694490404) e CRIMA Srl. ( C.F. /P.I. 02438880391) con il patrocinio
degli avv.ti GIAN GIACOMO FALMIGNI e AUGUSTO BALDASSARI elettivamente
domiciliati in Via Del Cane, n. 8, BOLOGNA.
RICORRENTI
Contro
DIMA Srl. (C.F/ P.I. 02434870396), con il patrocinio degli avv. ti SIMONE BASSI e PATRIZIA
RAVELLINI elettivamente domiciliato in Viale Aldini n. 88 , BOLOGNA
RESISTENTE
Il Giudice dott. Anna Maria Rossi,
a scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 13.06. 2013,
ha pronunciato la seguente
Con ricorso notificato in data 15.05.2013 le ricorrenti, società AMERICA GRAFFITI
FRANCHISING Srl, A.G. MOMMY & DADDY Srl e CRIMA Srl, operanti nel settore della
ristorazione, proponevano ricorso ex art 700 c.p. nei confronti della DIMA SRL, davanti alla
Sezione Specializzata in materia delle Imprese del Tribunale di Bologna, dichiarando di essere
titolari di marchi depositati, di varie fogge e colori, recanti le diciture “America Graffiti” ,
“country”, “diner”, “ sea food” volti a contraddistinguere, fra gli altri, l‟attività di ristorazione
(classe 43); affermano che “America Graffiti “ è un marchio che ha assunto, anche di fatto, una
rilevanza locale e nazionale ed è sempre accostato ad un arredamento dei vari ristoranti, bar e store,
personalizzato e distintivo unito ad una peculiarità dei menù e dei cibi somministrati alla clientela.
I colori predominanti dell‟arredamento sono il rosso e bianco, su pavimento bianco e nero; arredi
distintivi sono le sedie particolari e le panche anni 50/60 simili, per conformazione, ai sedili delle
auto dell‟epoca, inserite in un contesto di immagini di personaggi dell‟epoca ed altri elementi
caratterizzanti, quali “pompe di benzina, targhe di autoveicoli americani” appese alle pareti.
Il menù si contraddistingue per tutta una serie di piatti tipici tra i quali le specialità “FINGER
FOOD”, “FRENCHONTRONI”, “ SPECIAL TEX-MEX”, “ BASKET SANDWICHES”, “KIDS
SIZE”, “DESSERTS” e “BIRRE”; il menù è realizzato seguendo un particolare design e layout
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ORDINANZA
innovativo, distintivo ed originale, nel quale confluiscono stilizzazioni dei cibi, bevande ed altri
elementi raffiguranti aspetti peculiari della società americana degli anni 50/60.
America Graffiti è a capo di una rete di ristorazioni e fast food in franchising contraddistinti dal
marchio “AMERICA GRAFFITI”, in cui tutto, nel suo complesso- arredamento, menù, cibi,
bevande, musica, video – è volto a proiettare il cliente nella magica atmosfera dell‟american
dream”, e segue precisi criteri, uniformi per l‟intera rete di affiliazione.
Tale rete di franchising è costituita da una serie di esercizi in quasi tutta l‟Italia e nel 2012, il sig.
Gammino Giuseppe Christian Luca, di sua iniziativa prese contatto con la America Graffiti
Franchising srl, ed ebbe numerosi incontri con i soci, volti a verificare la possibile affiliazione, e
l‟apertura di un nuovo punto di ristoro in Ravenna “ America Graffiti”. Tali contatti e incontri non si
concretizzarono in alcun accordo, e successivamente le ricorrenti hanno appreso che la società
Dima srl, con sede a Ravenna, via della Vigna n. 115, costituita dai sig.ri Sharova Iryna e Gammino
Giuseppe Christian Luca, sta avviando analoga attività di ristorazione sita in via Achille Grandi,
Zona Bassette, che richiama i temi, gli arredamenti, l‟atmosfera “america dream”, i menù ed i cibi
già proposti dalla America Graffiti Franchising srl, A.G. Mammy & Daddy srl, nonché dalla società
Clima srl.
Ciò premesso, le ricorrenti deducevano che con la propria condotta la Dima srl, violando il marchio
figurativo, che consiste nella dicitura di fantasia “America Graffiti”, atta a contraddistinguere
l‟attività di ristorazione della catena di franchising ad essa riferita, teneva anche una condotta
illecita sul piano concorrenziale, sia sotto il profilo confusorio, sia per scorrettezza, ex art 2598 c.c;
rappresentavano il pericolo nel ritardo nella concreta prospettiva di sviamento della clientela, che si
rende attuale, e chiedevano in via cautelare l‟immediata inibitoria di ogni utilizzazione, diffusione,
pubblicazione e divulgazione, in qualunque forma e modalità anche attraverso via internet, della
denominazione “Johnny Rock –America Diner” nonché l‟inibitoria dell‟attivazione e/o esercizio
dell‟attività di ristorazione, somministrazione di cibi e/o bevande ivi svolta ovvero di cibi affini
e/o simili e/o identici a quelli già somministrati dalle società ricorrenti, accompagnata da una
sanzione pecuniaria a carico della società resistente per il caso di violazione dell‟emanando
provvedimento di divieto, e dalla pubblicazione del provvedimento.
Fissata la udienza, per provvedere, si è costituita la resistente, che in via preliminare eccepisce la
incompetenza della sezione specializzata, e nel merito assume che il marchio registrato “Johnny
Rock – America Diner” non è confondibile con il marchio registrato dalle società ricorrenti
“America Graffiti”; che comunque la privativa sul marchio non può estendersi a tutto quello che
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Nonostante espressa diffida via email, la società resistente ha riproposto nel proprio locale, in via
Achille Grandi, zona Bassette, a poche centinaia di metri dall‟America Graffiti Diner Ravenna ,
gestito dalla società ricorrente, la tematica degli anni 50/60 e del “sogno americano” con
l‟arredamento allestito in cui predominano i colori rosso e bianco, sono presenti le caratteristiche
sedie anni 50/60, simili, per conformazione, ai sedili delle auto dell‟epoca, ed è riprodotto un
contesto di immagini di personaggi ed altri elementi caratteristici dell‟epoca. Anche l‟insegna
“Johnny Rock- America Diner” richiama il marchio “America Graffiti”, così come il menù della
società resistente è analogo a quello delle società ricorrenti, il che ha evidentemente effetto
confusivo, e determina un inevitabile pericolo di sviamento della clientela.
richiama tale marchio e cioè “la tematica degli anni 50/60 e del sogno americano”; che anche il
menù non è oggetto di esclusiva, in assenza di novità, trattandosi di ricette formulate negli anni „50
e mai sottoposte a privativa; che il ricorso è inammissibile per difetto dei requisti del fumus boni
iuris e del periculum in mora e nullo per assenza /indeterminatezza della domanda di merito.
Chiedeva, in via subordinata nel merito, di respingere il ricorso per insussistenza delle asserite
violazioni di cui agli artt 131-134 D. Lgs n. 30/2005 e 2598-2599-2600 e ss cod.civ. nonché nella
denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nel ricorso, ordinare ex
art 669 undecies c.p.c alle/alla controparte la prestazione di una cauzione per un importo non
inferiore ad € 250.000,00 per l‟eventuale risarcimento dei danni.
La eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata della Impresa, sollevata da parte
resistente è infondata in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza delle
sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all‟art 134 d.lgs n. 30/2005, si estende anche
alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle
fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l‟esercizio dei diritti titolari, dovendo
siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle
parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa ed
eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale. Deve quindi ritenersi affidata al giudice non
specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione
dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà
concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nella suo
ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate.
(Cass. 2010/14251; nello stesso senso Cass.ord. 2010/12153, secondo cui "In tema di competenza
delle sezioni specializzate ......, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si ha
interferenza tre fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale o intellettuale
sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di
tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione
sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba
verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di
esclusiva. .......".
Nel caso di specie le ricorrenti hanno allegato, sia in fatto, che in diritto, la sussistenza di elementi,
anche solo da valutarsi in via incidentale, relativi alla sussistenza di privative industriali tali da poter
radicare una competenza della sezione specializzata per la proprietà industriale; vi è quindi
interferenza con i diritti di proprietà industriale, tale da chiedere un accertamento diretto od
incidentale, il che conduce al rigetto della eccezione sollevata dalla parte resistente.
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Nel merito. Il marchio in titolarità di parti ricorrenti, “America Graffiti”, consiste nella dicitura
America Graffiti in caratteri speciali. La parola America è di colore nero bordata di bianco e nero
mentre la parola graffiti è di colore bianco bordato di rosso, sullo sfondo è presente un cerchio rosso
sotto al quale sono scritte le parole ristorante in rosso ed ai lati del quale sono scritte le parole bar (
sulla sinistra) e diner (sulla destra) in colore bianco su sfondo rosso, ai lati del cerchio c‟è anche
una striscia a scacchi bianchi e neri. (doc 3 parte ricorrenti).
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Secondo la disciplina positiva contenuta agli artt. 7 e ss Dlgsvo 30 del 2005 ( d‟ora in poi CPI),
armonizzazione con la direttiva comunitaria 89/104/CEE e coerente con il successivo regolamento
207 del 2009, possono essere utilizzati come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, “purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di una impresa da
quelli di altre imprese”; la capacità distintiva è un requisito essenziale, indispensabile affinché il
marchio svolga la propria funzione di strumento di comunicazione, diretto ad informare il pubblico
della provenienza del prodotto o del servizio e quindi richiesti i caratteri della novità e della
capacità distintiva, (art 12 e 13) e d‟altro canto al titolare del marchio registrato è riconosciuto il
diritto di vietare a terzi l‟uso, nella attività economica, ex art 20 CPI di a) un segno identico al
marchio per prodotti o servizi identici ......; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per
prodotti o servizi identici......
Il marchio della società resistente “Johnny Rock”, consiste invece nella diversa dicitura “Johnny
Rock” in caratteri speciali. Le parole “Johnny Rock” sono di colore giallo, bordate di rosso e nero,
sullo sfondo sono presenti due macchine rosse e al centro l' immagine di un cantante e di una
chitarra grigia e nera; sotto all'immagine è riportata la scritta bianca America Diner su una striscia
rossa e gialla bordata di bianco. Tutta l‟immagine si trova su uno sfondo blu contornato ai lati da
una striscia a scacchi bianchi e neri (doc.5 parte resistente). Anche questo marchio è denominativo
d‟insieme, essendo composto dal nome “Johnny” e dalla parola “Rock” che indica la musica
rock‟n‟roll, la musica folk della gente degli Stati Uniti d‟America.
Il raffronto fra il marchio depositato dalle parti ricorrenti e l‟insegna della parte resistente non
evidenzia alcun effettivo elemento di imitazione. Il cuore del marchi e dell‟insegna non presenta
elementi comuni che possano confondere l‟utente medio. Le varianti sono rappresentate dai colori
rivendicati nelle singole registrazioni e nell‟aggiunta di elementi denominativi privi di carattere
distintivo, quali “Ristorante”, “country diner”, “sea food”. Tali componenti verbali dei marchi non
possono essere oggetto di valida esclusiva in quanto termini generici privi di capacità distintiva.
Non vi è quindi contraffazione del marchio, atteso che questa ricorre quando il marchio del
contraffattore induce l‟utente medio a ricondurre erroneamente un servizio o un prodotto aventi
caratteristiche simili al servizio o prodotto riferibile al titolare del marchio autentico.
Quanto alla dedotta concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c., va innanzi tutto ricordato
che, da un punto di vista generale e astratto, l'attività illecita consistente nell'appropriazione o nella
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Ora, il marchio qui azionato dai ricorrenti, e registrato come America Graffiti, può essere definito
marchio denominativo d‟insieme essendo composto di più elementi ciascuno dai quali di per sé
privi di spiccato gradiente originale e distintivo: si tratta infatti di termini che contengono
riferimenti più o meno espliciti alla attività in concreto esercitata, e quindi presentano consistenti
aspetti descrittivi. In particolare, la radice America esaurisce il proprio significato nel riferimento ai
paesi e campagne americane: mentre la locuzione “Graffiti” sta a significare un modo di decorare,
in maniera estemporanea, i muri e altri spazi delle città. Nell'insieme questo marchio riporta la
tematica degli anni 50/60 e del sogno americano. Richiama le atmosfere ed i sapori dei locali a
gestione famigliare tipici dei paesi e delle campagne americane nel genere dei “Diner” che si
trovano percorrendo le strade che attraversano ampie zone degli states, arredati raccogliendo
oggetti quasi trovati per caso, “on the road”.
contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli
legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento
non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e
congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia
creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (così Cass., n. 16647/2008).
Si osserva che la concorrenza sleale per "imitazione servile" di cui all'art. 2598 c.c., n. 1, ultima
parte, sanziona il comportamento di chi compia "con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente".
Nel caso di specie, le parti ricorrenti deducono che Johnny Rock imita servilmente i piatti già
proposti dalle società ricorrente, l‟arredo all'interno del locale nonché la tematica degli anni 50/60 e
del sogno americano.
Per quanto riguarda la contestazione relativa all‟asserita imitazione della tematica degli anni 50/60
e del sogno americano, con particolare riferimento all‟arredamento complessivo del locale, alla
grafica del menù, si deve precisare che gli elementi diretti ad evocare un periodo storico, (e quindi a
richiamare elementi impressi nella memoria collettiva come propri di una tipologia o di una epoca)
per definizione non hanno capacità distintiva o di novità.
Va quindi esclusa la sussistenza del fumus con riguardo alla pretesa imitazione confusoria dei
prodotti/servizi offerti e della modalità di arredamento del locale all‟interno da parte di Dima Srl,
poiché le somiglianze, anche accentuate, non sono ascrivibili alla imitazione, da parte della
resistente, di novità introdotte dalla ricorrente, ma sono dovute al fatto che entrambe le parti, nell'
esercizio delle rispettive attività commerciale, seguono la stessa tematica, che comporta richiami
comuni, e, necessariamente, l‟esistenza di similitudini fra le stesse.
PQM
Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando
nel procedimento n. 8241/2013 r.g., ogni diversa istanza respinta,
- ritenuta la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna
-respinge la domanda cautelare proposta dalle parti ricorrenti nei confronti di Dima Srl in quanto
infondata per mancanza dei presupposti.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore
di parte resistente in €.4.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
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Di fatto, i colori e le poltrone all‟interno del locale fanno riferimento proprio ai colori usati e alle
forme diffuse in quell'epoca. Si tratta di un ambiente anni 50/60 la cui tendenza principale era
quella di uniformare ed omologare le scelte dei consumatori a ciò indirizzati dalle nuove tecniche
pubblicitarie. Tale tematica viene utilizzata in tutta l‟Europa con le stesse particolarità e con gli
stessi arredamenti tipici del “sogno americano” (vedi doc n. 6 parte resistente). Analizzando poi i
documenti prodotti dalle parti, in particolare riguardo l‟arredamento all‟interno del locale, si nota
che, pur nell'ambito di un generico "trend" vi sono piccole differenze che distinguono in realtà gli
ambienti della ricorrente e della resistente (le sedie o il colore delle tavole, la combinazione dei
colori, il servizio offerto ai tavoli o solo al banco ecc ecc...).
Bologna lì 23 luglio 2013
Il Giudice
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Dott.ssa Anna Maria Rossi
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