生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本晋◎弁護士第一審判決後の事実実験公正証書により被告製品の構成を認定し、特許権非侵害とした第一審判決を取り消した事例［知財高裁　平成23年６月23日判決　平成22年（ネ）第10089号］原審：東京地裁　平成22年11月25日判決　平成21年（ワ）第1201号１．事案の概要（１）はじめに本件は、被告製品が特許発明の構成要件を充足しないとして特許権者の請求を棄却した第一審判決後に、にシート状の外皮材を供給し、１Ｂ：シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し、原告が被告製品を入手し、事実実験公正証書を作成し１Ｃ：押し込み部材とともに押え部材を下降させて押て、控訴審において証拠提出し、控訴審裁判所がこれえ部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受に基づいて被告製品の構成を認定し、第一審の特許権け部材上に保持し、者敗訴の判決を取り消した、という珍しい事例です。（２）本件特許権原告（控訴人）は、パン生地、まんじゅう生地等の外皮材によって餡、調理した肉・野菜等の内材を確実に包み込み成形することができる、食品の包み込み成形方法および装置についての特許権を有しています（特許第4210779号）。原告は、食品製造加工装置である被告装置１ないし３を被告（被控訴人）が製造・販売等する行為は、本１Ｄ：押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し、１Ｅ：押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し、１Ｆ：外皮材を支持部材で支持した状態でシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し、件特許権を侵害または間接侵害（特許法101条４号）１Ｇ：支持部材を下降させて成形品を搬送することするものであるとし、被告に対して差し止めおよび損１Ｈ：を特徴とする食品の包み込み成形方法。害賠償を請求しました。（３）本件発明１本件特許の明細書の特許請求の範囲の請求項１に記（４）争点と第一審判決の判断本件では、被告装置１の動作［被告の主張にかかる被告装置１の動作（抜粋）について次ページの図参照］載の発明（本件発明１）を、構成要件に分説すると次について、構成要件１Ｂないし１Ｅの充足性が争点とのとおりです［本件特許は、方法の発明（請求項１：なりました。本件発明１）と装置の発明（請求項２：本件発明２）からなりますが、両者は実質的に同一内容の発明のため、本件発明１についてのみ解説します］。１Ａ：受け部材の上方に配設した複数のシャッタ片からなるシャッタを開口させた状態で受け部材上 32 The lnvention 2011 No.10 第一審判決は、「押し込み部材」について、「同部材によって、外皮材を成形品の高さと同程度の深さに『椀』形の形状に形成し、同部材によって形成された椀状の部分の中に内材が吐出されるものを意味する」と解されるところ、被告装置を用いた食品の包み込み生地の位置調整工程および窪み成形工程（第５図）５A図（シャッタ平面図）５B図（主要部正面図）・シャッタ片８を閉じる方向に揺動させてその開口面積を縮小し、その際揺動するシャッタ片８を生地Fの周縁部に当てて押圧し、開口部７Aとほぼ同心状態となる所定位置に生地Fを位置調整する。・また、シャッタ片８で生地Fの周縁部を押圧することにより生地Fの中央部を生地Fの自重によって載置部材７の開口部７Aから少し下方に窪ませる。・生地Fの中央部に生じた窪みの底部は支持コンベヤ10に支持される。生地の押え工程（第６図）６A図（シャッタ平面図）６B図（主要部正面図）・生地押え部材５のみを下降させて生地押え部材５を生地Fの縁部に押し付け、載置部材７上に生地Fを保持する。ノズル部材下降工程（第７図）７A図（シャッタ平面図）７B図（主要部正面図）・ノズル部材４を下降させてノズル部材４の下端部を生地押え部材５の下面より突出させ、生地Fの窪みに当接させ、その位置で停止させる。・弁部材４Bをノズル部材４内で上昇させノズル部材４の吐出口４Dを開く。生地の椀状成形工程（内材の供給工程）（第８図）８A図（シャッタ平面図）８B図（主要部正面図）・ノズル部材４から生地Fに内材を供給し、内材Gの吐出圧により生地Fを膨張させて椀状（袋状）に成形するとともに、支持コンベヤ10が生地F中央部の底部を支持しながら徐々に下降し、所要位置で下降を停止する。成形方法（被告方法）においては、「ノズル部材」が「同触させ、外皮材を下端部の形状に沿う形にわずかに窪部材の下端部を外皮材の中央部分に形成された窪みにませる程度の状態で停止するものではなく、受け部材当接させる状態で停止し、又は、せいぜい、同部材のの開口部に一定程度の深さで進入することにより外皮下端部を外皮材に接触させ、外皮材を同部材の下端部材を椀状に形成することを想定しているものというべの形状に沿う形にわずかに窪ませる程度の状態で停止きである」としました。するもの」にすぎないので、被告方法は本件発明１のまた、「『椀状』の程度については、特許請求の範囲「押し込み部材」を充足しないなどとして、原告の請に何らの限定もなく、特許技術用語としても、浅いか求を棄却しました。深いかを問わずに『椀状』という用語を用いている例原告は、被告装置１を入手のうえ、その構成を確認があることに照らすと、原判決が認定するように『成して「ノズル部材」の昇降位置を調整し、内材を生地形品の高さと同程度の深さ』というほど深いものであにより包み込んで封着する事実実験を公証人に嘱託しる必要はなく、その後内材の配置及び封着ができるもて実施し、その結果を記載した事実実験公正証書を控のであれば足り、浅いか深いかを問わない」としました。訴審において証拠提出しました。（２）被告装置の構成の認定、構成要件充足性裁判所は、原告（控訴人）が控訴審で提出した事実２．裁判所の判断（１）構成要件の文言解釈実験公正証書に基づいて、被告装置１では、「ノズル部材の下端部を生地に接触させ、生地をノズル部材の裁判所は「本件発明１の作用効果に照らすと、本件下端部の形状に沿う形に窪ませる程度に使用される発明１における『押し込み部材』とは、その下端部をが、ノズル部材を下降させることにより、その下端を外皮材の中央部分に形成された窪みに当接させる状態載置部材の開口部に、下面から深さ７ないし15㎜の位で停止し、又は、せいぜい、その下端部を外皮材に接置まで進入させることができ、これにより、生地の中 2011 No.10 The lnvention 33 央部を押し込み、生地にノズル部材の先端形状に沿った窪みを形成するとともに、生地を載置部材で支持す４．考察（１）第一審判決についてるように使用することができる。そして、浅いか深い第一審判決は、「押し込み部材」「椀状」というクレーかを問わずに構成要件１Ｄの『椀状』ということがでム文言を重視して本件発明１の技術的範囲を限定的にきることに照らすと、被告方法１において、ノズル部解釈しました。材の下端を載置部材の開口部に、下面から深さ７ないしかし、控訴審判決も指摘しているとおり、被告主し15㎜の位置まで進入させることにより、生地の中張の構成を前提としても７Ｂ図の形状を浅い椀状とみ央部に形成した窪みも、『椀状』ということができる」ることも可能であり、第一審判決の解釈はやや特許権と認定し、被告装置１を用いた食品の包み込み成形方者に厳しすぎるようにも思われます。控訴審判決が特法は構成要件１Ｄを充足すると判断しました。許権者の請求を一部認容したのは結論において正当で（３）時機に遅れた攻撃防御方法の却下の主張に対してあると考えます。被告（被控訴人）は、原告（控訴人）による控訴審なお、本件は、「押し込み部材」「椀状」といったクでの事実実験公正証書の証拠提出が時機に遅れた攻撃レーム文言についてより限定的に解釈されるおそれの防御方法の提出であり、却下されるべきであると主張少ないクレーム文言とすることもできた事案であったしました。しかし裁判所は、本件事実実験公正証書はと思います。「被告装置１を入手して行った事実実験公正証書であ（２）時機に遅れた攻撃防御方法の却下の主張についてり、従前の控訴人の主張を裏付ける証拠として提出さ被告（被控訴人）は、原告（控訴人）が控訴審におれたものであり、しかも控訴審の当初に被控訴人の反いて提出した被告装置にかかる事実実験公正証書が時論反証が可能な時期に提出されたものであって、時機機に遅れた攻撃防御方法であり、却下されるべきものに遅れたということはできない」として、被告（被控（民訴法157条１項）であると主張しましたが、裁判訴人）の主張を認めませんでした。（４）判決の結論裁判所は、被告装置１は本件発明１の構成要件をすべて充足し、本件発明１の方法の使用にのみ用いられ所は認めませんでした。本件で、事実実験公正証書の証拠提出が訴訟の完結を遅延させることになるとはいえないと考えられますから、裁判所の判断は妥当と考えます。る物であるとして、被告（被控訴人）が被告装置１をなお、特許権侵害訴訟においては時期に遅れた攻撃製造・販売等する行為は、本件発明１にかかる特許権防御方法の却下の主張がしばしばなされますが、認めの間接侵害であるとしました。被告装置３についてもられたケースはほとんどありません。もっとも、皆無同様に本件発明１にかかる特許権の間接侵害であるとではなく、無効の抗弁に対する訂正の主張を時機に遅しました。れた攻撃防御方法として却下した事例（東京地判平成また、被告装置２については、被告装置２を用いる方法は本件発明１の方法と均等であり、本件発明１の 22年１月22日判時2080号105頁）もあるため、注意が必要です。技術的範囲に属するとして、本件発明１にかかる特許権の間接侵害であるとしました。さらに、裁判所は、本件発明２にかかる特許権侵害も認めました。結論として裁判所は、差し止め・廃棄の請求を認容いくた　てつお 1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。し、損害賠償請求を一部認容（1766万円余。請求額もりもと　しんは3600万円）しました（上告）。東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田名越高橋法律特許事務所にて、知的財産権侵害訴訟、技術法務案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。 34 The lnvention 2011 No.10