引用例から把握する技術内容を変更した審決についての違法性を判断した判決２００８．３．１４第２電気情報中田雅彦１．事件番号２．関連条文３．判決言渡日４．原告（控訴人）５．被告（被控訴人）６．出願番号等（出願経過）７．要約平成１８年(行ケ)第１０５３８号審決取消請求事件１５９条２項の準用する５０条（査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合）２００８年２月２１日株式会社力王特許庁長官平成１３年（２００１）０５月１１日１）出願日（特願平２００１－１４１４１３）平成１５年０８月０１日２）拒絶理由通知書平成１５年１０月１０日３）意見書・補正書平成１６年０２月１６日４）拒絶査定平成１６年０３月２３日５）拒絶査定不服審判請求平成１８年１１月１６日６）拒絶審決平成１８年１２月１４日７）審決取消訴訟平成２０年０２月２１日（請求棄却）１．実務の指針拒絶理由通知に応答する場合、審査官がした進歩性を否定する理論構成以外に、同一引用文献を用いた他の理論構成が可能でないかを検討することが必要である。２．事件の内容引用文献から把握する技術内容を変更したにも関わらず拒絶理由通知を行うことなくされた審決は、特段の事情がない限り、特許法１５９条２項の準用する同法５０条の規定に違反するものとなるが、本件の具体的な事情の下において審決を取り消すべき違法はないと判断された。３．事案の概要（発明の名称）「祭用地下たび」（本願発明（請求項１）の構成）（平成１５年１０月１０日付手続補正により補正）Ａ）アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって、Ｂ）底部にこれと略等しい大きさの衝撃吸収シートを介在させると共に、Ｃ）踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に空気封入弾性片を介在させ、Ｄ）かつアッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を装填したことを特徴とする祭用地下たび。（審決の認定）拒絶査定時の引用文献１～５のうち、引用文献２（特開平１１－１２７９０１号公報）に記載された引用発明と本願発明とを対比して、引用発明の「クッションシート４」は本願発明の「衝撃吸収シート」と、引用発明の「衝撃吸収シート片３」は本願発明の「空気封入弾性片」と夫々、一致すると認定し、さらに、引用発明と本願発明との３点の相違点について、夫々、従来周知であると認定の上、本願発明について、引用発明および周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。 1 （本願当初明細書に添付された図面）【図２】（引用文献２に記載された図面）（裁判所の認定）審査段階で、引用文献２（審決の引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」が補正前発明の「衝撃吸収シート」に相当し、補正前発明の「空気封入弾性片」に相当するものが引用文献４に記載されていると認定していたところ、審決では、引用刊行物（引用文献２）の「クッションシート４」、「衝撃吸収シート片３」がそれぞれ本願発明の「衝撃吸収シート」、「空気封入弾性片」に相当するとしているから、引用文献２（引用刊行物）から把握される技術内容が変更されていると判断した。本願発明審査審決衝撃吸収シート引用文献２「衝撃吸収シート片３」引用文献２「クッションシート４」空気封入弾性片引用文献４引用文献２「衝撃吸収シート片３」引用例としては同一であっても、そこから把握する技術内容を変更することは、その限りにおいて、本願発明と対比されるべき公知技術の内容を変更するものであり、出願人には、新たな引用発明を前提として、意見陳述の機会を与えなければならなかったものというべきであるから、拒絶理由通知を行うことなくされた審決は、特段の事情がない限り、特許法１５９条２項の準用する同法５０条の規定に違反するものであるとした。しかしながら、「本願発明の祭用地下たびは、簡素なものであり、材質等に格別のものが使用されているというわけでもなく、発明の効果を含めて、本願発明と各引用文献との対比において、格別の困難があるとは考えられないこと」、「原告は、意見書において、引用文献２に関して意見・反論をし、審判請求書ではさらに本願発明と引用文献２との比較検討もしており、実質的に必要なところは論じ尽くされていること」などを理由として、本件の具体的な事情の下において審決を取り消すべき違法はないと判断した。以上 2