講義科目：「知的財産防衛論」 目次 次 １．企業経営とライセンス ２．２ ライセンス契約の法的性格 １ １ 企業経営におけるライセンスの １．１ ２ ３ ライセンス契約の主要なポイント ２．３ １）許諾する実施権の種類と範囲 役割 ２）対価及び支払方式 １ ２ ライセンス契約とは １．２ 特許ライセンスと契約 ３）ライセンサーによる保証 １）ライセンス契約の仕組み ４）不争義務 ２）ライセンス契約の主要な要素 ）ライ ン 契約 要な要素 １．３ ライセンス契約のフロー ５）秘密保持 １．４ ライセンス契約への参画者 ６）改良技術の取り扱い ２．ライセンス契約 ７）契約期間及び契約終了後の取り 扱い ２．１ 契約の基本概念 ８）一般的法律条項（リーガル・クロー １）契約とは ズ） ２）契約の拘束力 ３）ライセンス契約の落としどころ １ 企業経営とライセンス １．企業経営とライセンス 図表 １．１ 企業経営におけるライセンスの役割 ライセンスには、ライセンスイン（導入）とライセンスアウト（導出）があり、 それぞれ、次のような役割を果たす。 必要な技術力 技術獲得の方法とその得失 自社開発 共同開発 Ｃ 高い技術力を要す Ｂ 自社にない技術の 補完が可能 Ｂ 分担が可能 Ｂ 短縮の可能性あり Ｂ リスクの軽減 Ｃ 全て自社負担 Ｃ 事業化までの時間 時間が掛かる が Ｄ 失敗の可能性あり 獲得リスク 必要な経費 ライセンスイン ライセンスアウト １．新しい技術の獲得による 収益拡大 １．技術の活用による収益拡大 ２．研究開発費用の回収 究開発費 収 ２．事業実施の自由度の確保 ３．アライアンスの形成 Ａ 制約なし Ａ 全ての利益を享受 実施上の制約 ３ 研究開発費用 時間の節約 ３．研究開発費用、時間の節約 ４．アライアンスの形成 獲得できる収益 Ｂ 契約による制約 Ｂ 利益の分割 ライセンスイン Ａ 導入技術を使いこ なすだけの技術力 Ａ 導入の対価のみ Ａ 即事業化が可能 が Ａ なし（実績ある時） Ｄ 導入失敗の可能性 Ｃ 契約による制約 Ｃ 利益－実施料 ※Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄはどちらがより有利であるかを示す（Ａが最も有利）。 図表 売上規模 技術活用の方法とその得失 自社実施 合弁実施 ライセンスアウト 事業化資金 Ｃ 全て自社調達 Ｂ 分担が可能 必要な人材 Ｃ 全て自社調達 Ｂ 分担が可能 Ａ ライセンス要員の み（Ｎ．Ｈ．は別） Ｃ 全て自社負担 Ｂ 分担が可能 Ａ たかだか実施料分 なし Ｂ コントロール可能 ト 可能 Ｃ おそれあり Ａ 全ての利益を享受 Ｂ 利益の分割 Ｃ 実施料の取得 Ａ 収益の継続 Ｂ 収益の継続 事業化のリスク ブーメラン効果 ブ メラン効果 獲得できる収益 Ａ Ａ 不要 旭化成の企業進化 ５０～６０年代 サラン ポリスチレン アクリル繊維 エステル繊維 ナイロン繊維 合成ゴム へーベル ベル ７０～８０年代 ヘーベルハウス ヘ ベルハウス エチレンプラント １９９５年 人工腎臓 12,000億円 ホ ル素子 ホール素子 繊維 ドライフィルムレジスト １９８０年 多角化 １５% ＬＳ Ｉ 6,000億円 ２４% 多角化 ８% １９６５年 1,100億円 , 億 住建 １５% 多角化 ※Ａ、Ｂ、Ｃはどちらがより有利であるかを示す（Ａが最も有利）。 Ｃ なし ﾍﾙｽｹｱ 他 繊維 １０% ｴﾚｸﾄﾛ 多角化 ２４% ケミカル ３３% 住建 ３３% ケミカル ２９% 繊維 ３８% ケミカル ３９% ケミカル 将来（契約終了後） 住建 ３２% ２００６年 1６,000億円 繊維 ６８% １９６５年 １９８０年 １９９５年 ２００５年 6 １ ２ ライセンス契約とは １．２ １ ３ ライセンス契約のフロー １．３ １）ライセンス契約の仕組み ライセンサー （Ｌｉｃｅｎｓｏｒ） ライセンサー ライ ライセンスの許諾 許諾 （Ｌｉｃｅｎｓｅ） ライセンシー 権利取得 ライセンシー 事業計画 要 素 権利関係・市場関係調査 方針決定 内 象 相手方との交渉 容 特許かノウハウか、又は実案、意匠、商標、著作権か 当 事 者 誰に渡すのか、誰から貰うのか 種類・範囲 独占・非独占、内容・地域・期間 対 許諾の対価はどれ程か？ 許諾 対価 程 価 申入書受領 （ （Ｌｉｃｅｎｓｅｅ） ） 対価の支払 （Ｒｏｙａｌｔｙ） ２）ライセンス契約の主要な要素 対 事業計画 １ ４ ライセンス契約への参画者 １．４ 契約書の作成検討 契約締結 収支等管理 ２ ライセンス契約 ２．ライセンス契約 ２．１ 契約の基本概念 最終決定 ・・・・・・・ 事業部門の責任者 交渉担当 ・・・・・・・ 事業部門の責任者（又は、代理者） 知的財産部門の担当者 法務部門の担当者 外部の代理人（弁護士、弁理士） 契約書作成 ・・・・・ 事業部門の責任者（又は、代理者） 法務部門の担当者 知的財産部門の担当者 外部の代理人（弁護士、弁理士） 契約書審査 法務部門の担当者（主に、独禁法の観点から） 独禁法の観点から） ・・・・・ 法務部門の担当者（主に 知的財産部門の担当者（知的財産権法の観点 から） ２）契約の拘束力 ）契約 拘束 ・人と人との「約束」（＝合意）であって、合意した当事者間に義務関係 （債権 債務の関係）を発生させるもの （債権・債務の関係）を発生させるもの。 ・合意した当事者には契約を遵守する義務が発生する（契約遵守の原則）。 ・義務の履行は国家によって保証される（契約の拘束力）。 ・義務の履行は国家によって保証される（契約の拘束力） ・契約は契約自由の原則に支配される。 契約自由の原則 ① 締結の自由 ② 内容決定の自由 内容決定 自由 ③ 相手方選択の自由 ④ 方式の自由 契約自由の原則の例外 ① 公序良俗に違反する契約は無効 ② 強行法規に反する契約は無効 特許法、独占禁止法等の規程 の内の強行規程 ３）ライセンス交渉の落としどころ ライセンシー側の相場（ 期待） ライセンサー側の相場（ 期待） 世間相場 ライセンシー有利 強行規程 ライセンサー有利 契約自由の原則 契約の当事者は、契約によって拘束を受けるが、拘束力の強さは下記の 通りである。 強行法規 › 契約条項 › 任意法規、判例、慣習 › 信義則 ① 契約の規程が強行法規に反する場合は、契約は無効 ② 契約によって定められている場合は、契約条項の拘束を受ける。 契約によって定められている場合は 契約条項の拘束を受ける ただし、下記の要件が整えば、事情変更の原則が働き、契約内容 の改訂あるいは契約の解除が認められる。 ⅰ．著しい事情の変更 ⅱ．予見不可能性 ⅲ 責に帰すべからざること ⅲ．責に帰すべからざること ⅳ．不衡平性 ③ 契約に定めのない場合、あるいは契約内容が不明確な場合には、 任意法規、判例、慣習に基づいて解釈される。 ④ 以上を通じて、当事者は、社会共同生活上一般に期待されている信 頼 副う う誠実 行動する とが求められる 信義則 頼に副うよう誠実に行動することが求められる（信義則）。 １）契約とは この幅のどこに落 とすかが交渉ごと ２ ２ ライセンス契約の法的性格 ２．２ ① ライセンス契約は、無名契約 ② ライセンス契約は、双務契約 ２ ３ ライセンス契約の主要なポイント ２．３ 有名契約（売買、交換、贈与、 １）許諾する実施権の種類と範囲 賃貸借、雇用、等１３種類） ２）対価及び支払方法 片務契約 ・ライセンサーは、権利として技術料を受け取り、義務として実施を許 諾する（ライセンシーはその裏返し）。 ４）不争義務 ③ ライセンス契約は、有償契約 無償契約 ④ ライセンス契約は、諾成契約 要物契約 ⑤ ライセンス契約は、不要式契約 ３）ライセンサーによる保証 要式契約 ・ただし、実務上は契約書を作成し、記名押印したのち、双方が各１通 を保管する。 ⑥ ライセンス契約は、一回的給付と継続的給付の両方がある。 １）許諾する実施権の種類と範囲 ５）秘密保持 ６）改良技術の取り扱い ７）契約期間及び終了後の取り扱い ８）一般的法律条項 ２）対価及び支払方式 ① 実施権の種類 国内ライ ン 場合 ・国内ライセンスの場合 通常実施権 非独占的通常実施権 独占的通常実施権（自己実施権留保） 専用実施権（自己実施権留保なし） ・国際ライセンスの場合 非排他的実施権（Non‐exclusive 非排他的実施権（Non exclusive License） License） 排他的実施権（Exclusive License） 自己実施権を留保したい場合（Sole License）及び 留保しない場合は、それぞれ契約書に明記することを 要す。 ② 実施権の範囲 ・製造、使用、販売の範囲（製品、方法、用途の特定） ・地域の限定 国内の地域限定、輸出先の地域限定 ① 対価決定の要素 ⅰ 対象技術の完成度 ⅰ．対象技術の完成度 ・技術が完成し、商業的に実施され、収益を上げているか ・パイロットプラントの試験生産段階か ・実験室の試験段階又はペーパープラン段階か ⅱ．事業性 ・代替品のない新製品で、市場ニーズに答える製品であるか 代替品のな 新製品 市場 ズに答える製品 あるか ・代替可能な技術が存在し、市場も大きくないか ⅲ 技術の独立性 ⅲ．技術の独立性 ・第三者の特許権と抵触していないか ⅳ．特許の排他性 ・基本特許であり、改良、変更、修正等をカバーできるか ・権利範囲が狭く、第三者の参入が容易か ⅴ．実施権の種類と範囲 実施権の種類と範囲 ② 収支予測計算 事業計画に基づいて収支予測計算を行い、算出された超過利益の 一部を対価としてライセンサーに支払う。 部を対価としてライセンサ に支払う。 ⅰ．超過利益の算出 ・粗利益総額＝（予想販売価格－総原価）×販売予想数量 ③ 支払方式 ⅰ．出来高にリンクする実施料 出来高払い実施料、ランニングロイヤルティ（Running royalty） ※新製品であれば、粗利益＝超過利益 先行製品があり、利益が出ていれば、それと許諾対象商品 の粗利益との差が超過利益 ⅱ．ライセンスの対価 ・期待超過利益額の１／３～１／５ 期待超過利益額の１／３ １／５ (算出した対価を許諾技術完成に要する研究開発費と比較する ことが必要） 従価実施料（Percentage royalty） 料率実施料 従量実施料（Per‐quantity royalty） ﾐﾆﾏﾑ・ﾛｲﾔﾙﾃｨ（Minimum royalty） ﾐﾆﾏﾑ・ﾛｲﾔﾙﾃｨ（Minimum royalty） 最低支払保証実施料金 y y ﾏｸｼﾏﾑ・ﾛｲﾔﾙﾃｨ（Maximum royalty） 逓減・逓増実施料（Royalty calculated by pp g ） stepping method） スライド実施料（ Royalty calculated by sliding method ） ⅱ 出来高にリンクしない実施料 ⅱ．出来高にリンクしない実施料 図表 表 実施料算定にあたっての基準 実施料算定 あた 基準 定額実施料、一時払実施料、一時金（Lump sum） 過去の自社のﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞ実績 定額実施料（Fixed sum royalty） 業界相場（過去の実績） 支払い済実施料（Paid‐up royalty） p y y 業界相場（書籍等での公表） 一括払い実施料（Lump sum payment） 研究開発等の費用 ⅲ．ⅰ、ⅱと併用される実施料 系列1 既存の算定方式 ｲﾆｼｬﾙﾍﾟｲﾒﾝﾄ（Initial payment） ケースバイケース 頭 頭金（Down payment） p y その他 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 出典：「ライセンス契約実務ハンドブック」（発明協会） 図表 実施料の支払い方式 図表 表 ランニングロイヤルティの料率 グ 料率 一時払い 時払い 一時払い 1%未満 1%以上2%未満 ｲﾆｼｬﾙ ｲ ｼ ﾙ＋ﾗﾝ ﾝｸﾞ ｲﾔﾙﾃ ＋ﾗ ｲﾆｼｬﾙ＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ ＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ ｸﾞ ｲﾔ ﾃ 2%以上3%未満 3%以上4%未満 4%以上5%未満 系列1 5%以上8%未満 ﾐﾆﾏﾑ ﾐﾆﾏﾑ＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ ﾐﾆﾏﾑ＋ﾗﾝﾆﾝｸ ﾛｲﾔﾙﾃｨ ＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ ＋ﾗﾝﾆﾝｸ ﾛｲﾔﾙﾃｨ ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式 ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（一律方式） ﾗﾝﾆﾝｸ ﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（ 律方式） （一律方式） （ 律方式） 8%以上10%未満 10%以上20%未満 ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式 （逓減方式） ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（低減方式） ﾗﾝﾆﾝｸ ﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（低減方式） 20%以上 0.00% 系列1 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 0.00% 5.00% 出典：「ライセンス契約実務ハンドブック」（発明協会） ３）ライセンサーによる保証 ）ラ 保証 ＜特許ライセンスの場合＞ ① 許諾特許の有効性に関する保証 ・有効性を保証する場合 ・公開出願に対してのみ有効性を保証する場合 公開出願 対し 有効性を保証する場合 ・有効性を保証しない場合 ② 許諾特許が侵害された場合の措置 ・独占的実施権の場合 ➞ 差止め ・非独占的実施権の場合 非独占的実施権の場合 ➞ 同一条件でのライセンスor差止め 同 条件でのライセンス 差止め ③ 許諾特許の実施が第三者の特許を侵害した場合の保証 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 出典：「ライセンス契約実務ハンドブック」（発明協会） ＜ノウハウライセンスの場合＞ ① ノウハウライセンスに伴う情報及び役務の提供 ライセンシーの要請に応じて ライセンシ の要請に応じて、下記を行なう。 下記を行なう ⅰ．技術情報及び役務 仕様書、設計図、製造技術に関連する情報の提供 ・仕様書、設計図、製造技術に関連する情報の提供 ・プラント及び設備類の計画と建設の指導 ・機器の購入援助と据付の指導 ・ライセンシーの要員の訓練と操業指導 ・製品及び技術の適合性の調整 ⅱ．機器類、部品、原料等の提供ないし斡旋 ⅲ．マーケティング又は経営の援助 ・一定の保証を行う場合 ・商取引と広告 ・保証しない場合 ・販売参加 ・経営援助 経営援助 ② 許諾ノウハウに関する保証 ⅰ．性能保証 ・生産量、収率、品質の保証 生産量 収率 品質の保証 ・保証の前提として、製造条件を詳細に設定し、指導する。 ・性能が未達の場合 どちらの責任によるものかを明らかにし ・性能が未達の場合、どちらの責任によるものかを明らかにし、 ライセンサーは責任の度合いに応じてペナルティを支払う。 ⅱ 第三者の特許権からの保証 ⅱ．第三者の特許権からの保証 ・ライセンシーが権利侵害で訴追された場合、ライセンサーは責 任の度合いに応じて対価の限度内で ライセンシーに対する 任の度合いに応じて対価の限度内で、ライセンシーに対する 支援を行なう。 ４）不争義務 ライセンシーに対し、許諾特許権の有効性を争わない旨の規定を設け る とは独禁法上問題があり 「争 た場合は解約 きる とする ることは独禁法上問題があり、「争った場合は解約できる」とする。 ６）改良技術の取り扱い 技術は常に進歩し続けるため、将来の改良技術の取り扱いを決め て置くことが必要となる。次のような選択肢がありうる。 置く とが必要となる 次 ような選択肢がありうる ① ライセンサーが一方的に、かつ有償で実施許諾してもらう。 ② ライセンサーが一方的に実施許諾する。 ③ 双方とも、改良技術は実施許諾しない。 ④ 双方とも、無償で実施許諾しあう。 ⑤ 双方とも、有償で実施許諾しあう。 改良技術の取り扱いがライセンシーに片務的になりすぎると独禁法 上の不公正な取引方法に該当する恐れが出てくる。 ５）秘密保持 ① ライセンシーは、ライセンサーから提供された一切の情報の秘密を保 持し、これをいかなる第三者にも開示しないこと ② ただし、下記の情報を除外する。 ⅰ．開示を受けた時、既に公知であったもの ⅱ 開示を受けた時 既にライセンシ が所有していたもので かつ ⅱ．開示を受けた時、既にライセンシーが所有していたもので、かつ 直接的にも間接的にもライセンサーから入手したものでない情報 であることを適法に立証できるもの ⅲ．開示を受けた後、公知となったもので、公知となったことにつき、 ライセンシーに責任の無いもの ⅳ 開示を受けた後 ライセンシ が第三者から入手し しかもその ⅳ．開示を受けた後、ライセンシーが第三者から入手し、しかもその 第三者が直接的にも間接的にもライセンサーから入手したもので な 情報 ある ない情報であることを適法に立証できるもの を適法 証 きるも ⅴ．開示を受けた後、ライセンシーがライセンサーから提供された情 報によらずに、独自に開発した情報であり、そのことを適法に立証 できるもの きるも ７）契約期間及び契約終了後の取り扱い ① 特許契約の場合 ⅰ 契約の有効期間 ⅰ．契約の有効期間 ・契約の調印日から契約に定められた期間の満了日まで。 ・特許の実施許諾期間は、特許権の存続期間と一致させる。 ・複数の特許を含む場合は全ての特許存続期間が満了するまで。 ⅱ．対価支払期間と契約の有効期間は一致させるのが普通。 ⅲ．契約終了後は自由実施 ② ノウハウ契約の期間 ⅰ 契約の有効期間 ⅰ．契約の有効期間 ・法定期間がないため、両当事者の合意により決定される。 ⅱ 契約終了後の取り扱い ⅱ．契約終了後の取り扱い ・自由実施とする（秘密保持義務は継続する）場合 ・実施不可とする（ノウハウは返還し、一定期間ないし無期限に、 秘密保持義務が残る）場合 ８） 般的法律条項（リーガル・クローズ） ８）一般的法律条項（リーガル・クローズ） ① ライセンシーの最恵待遇（The most favored） 契約締結後 ライセンサ が他のライセンシ に より良い条件を 契約締結後、ライセンサーが他のライセンシーに、より良い条件を 提示した場合には、その条件が保証される。 ② 不可抗力（Force Majeure） 不可抗力（Force Majeure） 当事者の責に帰すことのできない事由（不可抗力）が発生した場 合 履行責任 免除。 本 民法 合の履行責任の免除。日本の民法では原則的に免責されるが、英 原則的 免責される 、英 米法では当然には免責されないため、詳細な規定が必要。 ③ 完全合意事項（Entire Agreement） 最終の契約書以外の合意を排除して、最終の契約書中に規定し たものだけが全ての合意である旨規定する。 ④ 準拠法 契約をいかなる国、州の法律によって解釈し、準拠させるかを指定 する。 する ⑤ 仲裁条項 ・当事者間の紛争を、当事者間で合意した第三者に委ね、最終的な 判断を両当事者が受け入れるよう規定した条項。 判断を両当事者が受け入れるよう規定した条項 ・下記の特徴を有する。 非公開のため企業秘密が保持できる。 ⅰ．非公開のため企業秘密が保持できる。 ⅱ．１審制であるため、決着が早く費用も安い。 ⅲ．国際条約に従うため、国を超えて強制執行が可能。 ・仲裁機関 国際商業会議所、ロンドン国際仲裁裁判所 アメリカ仲裁協会、国際商事仲裁協会（日本） ⑥ 裁判管轄規定 ･当事者間の合意に基づく裁判管轄を予め決めておくための規定。 当事者間 合意 基づく裁判管轄を め決め おくため 規定
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