アルピニスト野口健氏の言葉 ソフトウェアの法的保護 No.８ 特許法（各論） 弁護士・弁理士：近藤剛史 [email protected] 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 「大変だから、しんどいから、面倒だから、難しそうだから、 それでは何も前に進まない。 行動を起こすから、その先に何かが生まれるんです。 変化は突然にやってきません。 小さな努力の積み重ねから生まれるものなんです。」 （ 「プロ論」徳間書店 p.271） 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 「発明」とは (復習） ソフトウェア特許が認められる場合 （復習） • 「発明」とは、自然法則を利用した 技術的思想の創作のうち高度のも のをいう（特許法２条１項） →ソフトウェア（プログラム）は、単 なる人為的取決めに過ぎず、自然 法則を利用したものと言えるのか？ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ • 特許庁の運用では、「ソフトウェアによる情報 処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に 実現されている」場合に、ソフトウェア関連発 明が「発明」として認められている。 すなわち、「ソフトウェアがコンピュータに読 み込まれることにより、ソフトウェアとハード ウェア資源とが協働した具体的手段によって、 使用目的に応じた情報の演算又は加工を実 現することにより、使用目的に応じた特有の情 報処理装置（機械）又はその動作方法が構築 されること」をいうとされている。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 1 ソフトウェア発明の種類 ソフトウェア発明の成立性 ①物理的・技術的ソフトウェア エンジン制御のプログラムのように、処理の対象 が物理量（燃料噴霧量、空気量、気圧、温度、電 気etc)を取り扱っているもの。 ②事務的・非技術的ソフトウェア 会計ソフトやサイバーモールのシステムのような 非技術的な対象を処理するもの。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ ①物理的・技術的ソフトウェア → 「発明」 ②事務的・非技術的ソフトウェア → 「ハードウェア資源を用いて具体的に実 現されている」場合、「発明」となる。 → そうでない場合、「発明」とはならない。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは 抽象的処理 自然法則を使っていない ハードウェア資源 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 2 「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」例 ソフトウェア発明における「進歩性」判断（日本） コンピュータ（ソフトウェア）技術 具体的処理１ 具体的処理２ 具体的処理３ 公知・容易想到性あ り 公知・容易 想到性あり 入力装置 ハードウェア資源 記憶装置 出力装置 事務的・ 非技術 的処理 今までになく、 目新しい 今までになく、目新し い × ○ △ ◎ 実務的には難しい 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 特許制度の思想 (復習) 「進歩性」判断の立場による違い 出願人 特許庁 進歩性のレヴェル 高い 出願人 （技術の独占） 社会全体 （技術の公開） 低い 独占的利益 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 人類共通の財産 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 3 米国の「進歩性」判断 欧州の「進歩性」判断 コンピュータ（ソフトウェア）技術 公知・容易想到性あ り 公知・容易 想到性あり 事務的・ 非技術 的処理 今までになく、 目新しい コンピュータ（ソフトウェア）技術 今までになく、目新し い × ○ 公知・容易想到性あ り ○ 事務的・ 非技術 的処理 ◎ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 「請求項に係る発明を、人為的取決め等とシ ステム化手法に分けて認定するのは適切で はなく、請求項に係る発明を全体としてとらえ ることが求められる」（特許庁審査基準、第Ⅶ 部第１章２．３．１） 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 公知・容易 想到性あり × ○ 今までになく、 目新しい × ◎ 非技術的要素は、進歩性に寄与しない。 技術的要素であるか否かを問わない。 ソフトウェア発明における「進歩性」の判断手法 今までになく、目新し い 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 問題 • 企業が、特許出願を行うことによって、どのよ うな事業活動上の効果や便益を受けることが できると言えるか？ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 4 ①独占排他権 ②他社に対する牽制（知財戦略） • 特許出願を行うことにより特許権を取得してい れば、その特許発明の実施について独占排他 権を得ることができる。 • つまり、その発明を用いた製品の販売等を独 占的に行うことができる。 その結果、他社商品との差別化が確保され、 事業の優位性を保つことができる。 • たとえ、特許権を取得できない場合でも、他社 に対する牽制の効果が期待できる。 また、自社が出願したことで、（たとえ、自社 がその事業活動を行っていなかったとしても）、 他社の特許出願を阻止することができ、優位な 立場に立てる。 さらに、他の新規分野の参入障壁を取り除く ための交渉材料としても用いることができる。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ ③ライセンス料の請求 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ ライセンス料の請求 ライセンス料は、特許発明を実施（利用）するための対価となる。 Ｂ会社 Ａ会社 • 他社に特許発明の実施を許諾するに際して、 実施料（ライセンス料）を得ることができる。 しかも、特許権は、特許権の取得後、出 願から２０年に及ぶ権利とすることができる ため、長期間にわたり開発費用の回収を行 うことができる。 Ａ１特許の実施許諾 ライセンス料の支払 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 5 ④クロスライセンス クロスライセンス 特許の価値が同じ場合、ライセンス料の支払は、互いに０となる。 Ａ３ 特許 Ａ２ 特許 Ａ１ 特許 Ｂ３ 特許 Ｂ２ 特許 Ｂ１ 特許 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ パテント・プール Ｂ会社 Ａ会社 • 特許権を取得すれば、自己が取得した特許 発明の実施を他社に許諾する代わりに、他 社の特許発明の実施を許諾してもらうという クロスライセンスを行うことが可能になる。 お互いに有用な技術の特許権を持ってい る者同士で、ライセンスし合うことで、ビジネ スの自由度が増すと言える。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ ⑤開発モチベーション Ex.MPEG,地デジ • 特許出願を行うことにより、開発者・技術者 の開発意欲・モチベーション（動機付け）を 高めることができる。 必須特許 (essential patent) Ｄ社 A社 Ｂ社 Ｃ社 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 6 ⑥広告宣伝効果 事業の優位性を保つための知財戦略 • 特許出願をすることにより、自社の技術力 を世間にアピールすることができる。 例えば、商品に「特許出願中」と記載する ことにより、その商品が高い技術力に基づ いて製造されていることや、その商品の効 力等をユーザーにアピールすることができ るという効果がある。 (1) コア技術の権利取得 (2) 権利の強固化 ①実施例だけでなく、可能な限り、より広いアイデア の形で押さえる。 ②延命策のため、基本特許だけでなく、改良技術に ついても特許出願を継続的に行っていく。 ③技術・環境の変化が生じ得るため、代替技術につ いても特許出願を行っておく。 ④新規事業の創成期、成長期、拡張期、円熟期の 全事業サイクルで出願を考える。 (3) コア技術は、ライセンスアウトしない。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 特許出願手続（基本） ソフトウェア企業としての事業戦略 特許権設定登録 特許査定 審査請求 出願公開 方式審査 ＡＳＰ(Application Service Provider)とは、ビジネス用アプリ ケーションソフトをインターネットを通じて顧客企業にレンタルする 事業者のことをいう。ユーザーは、ウェブブラウザを通じて、ＡＳＰ の保有するサーバーにインストールされたアプリケーションソフト を利用する。 出 願 (1) パッケージソフト（CD-ROM）としての販売を行う のか (2) ＡＳＰ事業としての展開を行うのか (3) 専用チップ化（回路化）して、部品として製造メー カーに供給していくのか 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 7 出願審査請求制度 • いわゆる防衛出願（権利化までは望んでい ないが、他人の権利化を阻止する場合）、 「念のため出願」（進歩性等がないと拒絶さ れると思われるが、リスクがある場合。当該 技術分野の状況の変化等） • 実体審査に関する負担が軽減される。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 問 題 積極的特許要件 • 出願した発明に関して特許庁において示 される拒絶理由や取消理由には、どのよ うなものがあるのか？ ・産業上の利用可能性ないし有用性がなけれ ばならない（産業上の利用可能性） ・既知の技術であってはならない（新規性） ・既知の技術からその分野の技術者が容易 に案出できるようなものであってはならない （進歩性） ・その技術の公開にあたっては、その分野の 技術者が追試可能な程度に正確かつ詳細 に記載されなければならない（実施可能要 件） 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 8 特許出願の必要書類 特許権の効力範囲 • 「特許発明の技術的範囲は、願書に添付し た特許請求の範囲の記載に基づいて定めな ければならない」（特許法７０条１項） つまり、「特許請求の範囲」（クレーム）に記 載した発明が特許権の効力範囲となる。 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 特許出願のための準備 ①願書 ②明細書 ③特許請求の範囲（クレーム） ④要約書 ⑤図面 ⑥（弁理士による場合）委任状 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 特許発明の対象を何にするのか ①機能ブロック図 ②ハードウェア構成 ③フローチャート ④画面 ⑤データ ⑥具体例 ・プログラム(programs)クレーム ・記憶媒体(media)クレーム ・装置(apparatuses)クレーム ・方法(methods)クレーム ・システムクレーム（サーバーと端末を構成 要素として含むもの） ・ユーザーインターフェイスクレーム ・データ構造クレーム 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 近藤総合法律事務所 大阪市北区西天満５−１−３南森町パークビル６階 URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０ 9
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