Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 N. R.G. 16967/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I° CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA composto da: dott. Umberto Scotti dott.ssa Silvia Vitrò dott. Francesco Rizzi Presidente relatore ed estensore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 16967 R.G 2011, avente ad oggetto: nullità di marchio, promossa da O.P.E. FEDERICOLCESE PUBBLICITA’ ESTERNA s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore dott.ssa Mariacristina Olcese, con sede in Milano, via Olgiati 26 ed elettivamente domiciliata in Torino, c.so Duca degli Abruzzi 15 presso lo studio dell’avv. Fabrizio Tarocco , che lo rappresenta e difende initamente all’avv.Renato Speciale del Foro di Genova, per procura in atti ATTORE PUBLIENNE s.r.l., già O.M.S. OLCESE PUBBLICITA s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Enzo Norbiato, con sede in Quagliano (NA) via F.lli Rosselli 12, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale di Torino, rappresentata e difesa dall’avv. Barbara Bongiorni del Foro di Piacenza per procura in atti CONVENUTA Udienza di precisazione delle conclusioni: 20 maggio 2013 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Piaccia all’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale n. 00011766IT, domanda n. 000222 depositata l’1.12.2006, registrato in data 10.3.2009 a nome di Olcese Meirana e Scaglia s.r.l., poi divenuta O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l. e ora Publienne s.r.l., anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 1, all’art. 14, comma 1, lett. c, all’art. 19, comma 2, all’art. 22, comma 1, all’art. 25, comma 1, lett. a) e lett. b), del D.lgs.30/2005, ed all’art. 2564 c.c., per i motivi esposti in atti; pagina http://bit.ly/OcRJXT 1 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 contro Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA non precisate. Conclusioni di comparsa di risposta “ Contrariis reiectis, rigettare tutte e singole le domande di merito attrici, con assoluzione della convenuta, con il favore delle spese di difesa….” BREVE SINTESI DELL’OGGETTO DEL GIUDIZIO La società O.P.E. FedericOlcese Pubblicità Esterna s.p.a. (di seguito, semplicemente, O.P.E.), ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, sezione specializzata per la proprietà industriale, la società O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l. (di seguito, semplicemente OMS) per sentire accertare e dichiarare la nullità del marchio costituito da una bandiera inclinata con ippocampo al centro di colore bianco, sopra sfondo nero, sotto sfondo rosso, intervallati da una striscia bianca, da essa depositato il 1°.12.2006, perché identico a quello di fatto utilizzato da O.P.E. dal 1987, e registrato per servizi e prodotti uguali a quelli oggetto dell’attività aziendale dell’attrice e pertanto privo dei requisiti della novità e della liceità previsti dal c.p.i. O.P.E. ha sostenuto inoltre che il marchio contestato era anche affetto da nullità per la registrazione effettuata in mala fede da parte della convenuta, tenuto conto sia degli stretti rapporti di parentela (padre e figlio) e societari, che legavano Federico Olcese, fondatore di pagina http://bit.ly/OcRJXT 2 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 2. accertare e dichiarare che la ditta e denominazione sociale della convenuta è idonea a creare confusione con la ditta e denominazione sociale dell’attrice e, per l’effetto, ordinare alla O.M.S. Olcese Pubblicità S.r.l., ora Publienne s.r.l., di apportante le opportune integrazioni o modifiche ai sensi dell’art.2564 c.c.; 3. accertare e dichiarare che l’uso da parte di O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., del marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti, e/o di una ditta simile a quella della attrice integrano atti di concorrenza sleale; 4. inibire a O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., di fare uso del marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti, anche ai sensi dell’art. 2598 e ss. c.c. e 124 del D.lgs. 3012005, e inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai punti 2) e 3) che precedono; 5. ordinare ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 30/2005 il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione di tutto il materiale eventualmente prodotto e/o detenuto da O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., recante il marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti; 6. condannare O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., al pagamento della sanzione pecuniaria non inferiore a € 700,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza e non inferiore a € 2.000,00, o alla somma meglio vista e ritenuta, per ogni atto illecito di mancata esecuzione di anche uno solo degli ordini di cui ai punti 4 e/o 5; 7. condannare O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attrice in conseguenza dei fatti oggetto di causa, quantificati in 50.000,00 o nella diversa somma meglio vista ed accertata, anche in esito all’espletata istruttoria, ed anche in via di equità, ex art. 1226 c.c.; 8. ordinare la pubblicazione a cura della attrice e a spese della convenuta della sentenza sui seguenti quotidiani: Il Secolo XIX, La Stampa per due uscite consecutive e a caratteri doppi del normale con il nome delle parti in grassetto e sui siti internet www.assocomunicazione.it e www.audiposter.it. autorizzando l’attrice a ripetere le somme pagate per la pubblicazione a semplice presentazione della fattura; 9. disporre la trascrizione dell’emananda sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai fini della annotazione nell’attestato originale di registrazione del marchio di cui in atti; 10. con vittoria di diritti, onorari, compensi professionali e spese del giudizio. In via istruttoria, si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie dedotte in atti, in particolare, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 20.1.12. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni nuove della controparte.” O.P.E., e Giovanni Olcese, all’epoca dei fatti legale rappresentante di O.M.S., sia della contiguità degli uffici commerciali delle due società in causa. Parte attrice ha chiesto altresì la condanna di O.M.S. a integrare o modificare la propria denominazione per differenziarla da quella attorea, nonché l’inibitoria all’uso del marchio e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla controparte, da liquidarsi anche in via equitativa. O.M.S. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande attrici; nel merito OMS ha ammesso l’esistenza di un preuso del marchio oggetto di causa da parte di O.P.E., contestandone però la diffusione a livello nazionale, e ipotizzando una sorta di “contitolarità-comunione” del marchio fra padre (Federico Olcese) e figlio (Giovanni Olcese). Dopo il deposito delle memorie di cui all’art.183/6 c.p.c., il giudice istruttore con ordinanza 9.3.2012: ha dichiarato inammissibili le ultime produzioni di parte convenuta; ha ammesso parte delle prove dedotte da parte attrice, ammettendo la convenuta alla prova contraria; ha ordinato a O.M.S. l’esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle fatture emesse per affissioni pubblicitarie contraddistinte dal marchio oggetto di causa e dei corrispondenti registri contabili; ha disposto l’assunzione di informazioni ex art. 121 bis c.p.i., riservando all’esito la decisione sulla c.t.u. richiesta da O.P.E. per la quantificazione dei danni subiti. Dopo l’assunzione di alcune deposizioni testimoniali (Mirko Vulcanile, Fabio Vulcanile, Rita Bertolotti, Giampaolo Siddi, Mauro Burattini) e l’interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta, parte attrice ha evidenziato il mancato adempimento da parte della convenuta all’ordine di esibizione emesso a suo carico dal Tribunale. Dopo la mancata comparizione del legale rappresentante di O.M.S. per rendere le informazioni di cui all’art. 121 bis c.p.i. il difensore di O.M.S. ha rinunciato al mandato, venendo sostituito da un nuovo difensore. All’udienza del 7.11.2012 parte attrice ha dato atto dell’intervenuto mutamento della denominazione di parte convenuta in Publienne s.r.l., con trasferimento della sede legale della società a Quagliano (NA) e poi ha rinunciato rinunciava all’istanza ex art. 121 bis c.p.i., nonché all’istanza di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti in conseguenza della condotta avversaria, dichiarando di non voler appesantire il giudizio e allungarne i tempi, considerato anche l’atteggiamento processuale della convenuta e i mutamenti societari nel frattempo occorsi. All’udienza del 27.2.2013 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali (effettuato solo dalla parte attrice). MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. La questione della nullità del marchio registrato da O.M.S. E’ pacifico in causa che la società O.P.E., costituita in data 28.10.1986 (dapprima sotto la denominazione sociale Olcese & c. s.r.l.), opera da anni nel settore delle affissioni pubblicitarie e utilizza dal 1987 il marchio di fatto oggetto di causa, anche quale segno distintivo dei propri servizi e prodotti. La convenuta OMS non lo ha mai contestato agli effetti di cui all’art.115 c.p.c. ed anzi ha impostato la propria difesa sulla diffusione del marchio de quo in una circoscritta area territoriale (Piemonte, Liguria, Lombardia, essenzialmente il Nord Ovest del Paese: cfr memoria ex art.183/6 n.1 convenuta), inidonea -a suo parere - a impedire la successiva registrazione per tutto il territorio nazionale da essa effettuata § 2. Gli elementi di prova. pagina http://bit.ly/OcRJXT 3 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 § 3. La tesi della comunione del marchio. Non può essere certamente presa in considerazione la tesi difensiva introdotta inizialmente dalla parte convenuta circa una sorta di comunione del marchio di fatto fra Federico e Giovanni Olcese. Al di là delle evidenti e insuperabili carenze probatorie, è dirimente il rilievo che parte convenuta confonde inammissibilmente i rapporti personali fra le persone fisiche e quelli intercorrenti fra due società di capitali, quali O.P.E. e OMS, in rapporti concorrenziali. Poiché è dimostrato il preuso del marchio da parte di O.P.E., la qualità di socio di questa in capo a Giovanni Olcese non giustifica certamente alcun potere di autonoma disposizione e utilizzo del segno, per giunta a favore di altra società di capitali e in regime di concorrenza. § 4. L’estensione territoriale del preuso. L’unica questione realmente controversa in punto di fatto atteneva all’estensione territoriale del preuso. L’istruttoria esperita ha confutato la tesi di OMS di un preuso meramente contenuto in ambito locale, poiché O.P.E. è riuscita a dimostrare un consistente impiego del marchio in tutto il territorio nazionale e anche oltre i confini italiani. Infatti è stato provato che O.P.E. svolge attività di promozione e di pubblicità in tutto il territorio nazionale a favore di clientela diffusa in tutta Italia e anche all’estero, e che il logo e il marchio de quibus sono ben noti alla clientela grazie ai contratti e agli ordini di affissione, da almeno un ventennio (e dunque da epoca anteriore alla registrazione illegittima da parte di O.M.S.). Parte attrice ha offerto innanzitutto una convincente prova documentale con una massiccia produzione e di autorizzazioni per affissioni su impianti comunali in varie città italiane (v. doc. 18 pagina http://bit.ly/OcRJXT 4 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Come già rilevato con l’ordinanza istruttoria del 9.3.2012 dal G.I., la convenuta non ha contestato le circostanze oggetto dei capitoli 1 e 2 dedotti da O.P.E. nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., relativi alla realizzazione del marchio da parte dell’agenzia di pubblicità Visuals su incarico di O.P.E. (allora Olcese & C. s.r.l.) nel 1987 ed alla modifica del marchio al momento del cambio di forma e denominazione societaria nel 1999. Tali circostanze sono state anche confermate in causa dal teste Fabio Vulcanile e trovano riscontro documentali nelle produzioni attoree. Non è neppure in contestazione il preuso del marchio di fatto da parte di O.P.E., né la sua validità, distintività e attitudine alla registrazione; la stessa convenuta riferisce in comparsa di risposta del contrasto fra padre e figlio Olcese circa l’opportunità di provvedere alla sua registrazione; in ogni caso pare effettivamente dirimente il fatto che la domanda di marchio avanzata dalla convenuta sia stata accolta positivamente dall’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Parimenti pienamente provate in causa sono la continuità nel tempo e la perdurante attualità dell’uso del marchio di fatto da parte di O.P.E. dal 1987 ad oggi, anche come segno distintivo dell’azienda, in ogni attività connessa all’oggetto sociale (attività editoriale, con esclusione della stampa di quotidiani, ivi compresa quella in forma radiofonica e televisiva, affissioni di manifesti, la pubblicità esterna e editoriale e qualsiasi forma pubblicitaria, compresa l’attività di gestione di servizi comunali di pubblicità ed affissione, nonché il servizio di accertamento e riscossione di tributi comunali). Parte attrice ha prodotto in giudizio copia di centinaia di fatture, contratti e corrispondenza varia, a partire dagli anni ‘80, su carta intestata prima di Olcese & c. s.r.l., poi di O.P.E. Olcese Pubblicità Esterna s.p.a. e infine di O.P.E. - FedericOlcese Pubblicità Esterna s.p.a.., tutti recanti nell’intestazione il logo, corrispondente a quello registrato come marchio da OMS (cfr docc.7, 8 , 9 da 13 a 551) Anche gli esiti dell’istruttoria orale hanno confermato tali circostanze: univoche in tal senso suonano le deposizioni dei testi Mirko e Fabio Vulcanile (dal 1987) e Burattini (dal 1994-1995). – Comune di Bologna; doc. 22 - Comune di Torino, doc. 36/39/40/280 - Comune di Genova, doc. 37 - Comune di Savona, doc. 278 -Comune di Baveno (VCO), doc. 337 - Comune di Rimini, doc. 496 - Comune di Milano, doc. 517 -Comune di Tortona) e di fatture emesse nei confronti di clienti aventi sedi dislocate: nelle regioni del Nord Italia, ove peraltro non è contestato il preuso del marchio da parte di O.P.E., in quelle del Centro Italia ( ad es.: docc. 32- 43 - 45 - 46 -52- 60 - 62- 69 -7 9 -83 -124-127 -129 -176 -206 -221 -233 -327 -481 - 484-523), nel Sud Italia (ad es.: docc. 53-56-96-148-162-218-288-297-299-305-312-362-404-418430-503), nelle Isole (ad es: docc. 55-92-465-549-551), e pertanto su tutto il territorio nazionale. La prova orale è pienamente convergente sul punto: i due Vulcanile e il Burattini hanno confermato che la clientela di O.P.E. era ed è distribuita su tutto il territorio nazionale e anche che la società attrice intrattiene rapporti commerciali anche con clientela straniera (dislocata in Svizzera, San Marino, Inghilterra, Spagna). La clientela di O.P.E., e con essa i rapporti commerciali, il bacino di utenza e l’area di mercato sono ed erano ampiamente distribuiti su tutto il territorio italiano, senza che rilevi la pur ampia collocazione territoriale degli impianti pubblicitari per le affissioni prevalentemente dislocati al Nord e nel Nord Ovest (seppur non esclusivamente). In ogni caso, come esattamente rileva la difesa attorea, quand’anche l’utilizzo del marchio fosse effettivamente circoscritto alle regioni del Nord Ovest, Piemonte, Liguria e Lombardia, un simile sviluppo territoriale in un importantissimo mercato strategico coincidente con un’area essenziale del Paese non potrebbe comunque configurare un uso meramente locale del marchio di fatto. Nient’affatto persuasivo appare il tentativo di OMS di dimostrare il limitato bacino di utilizzo del marchio basandosi sui dati tratti dal sito internet di Audiposter (www.audiposter.it): sia perché tale sito comunque conferma la notorietà generalizzata del marchio O.P.E., includendolo nel novero dei suoi soci, sia e soprattutto perché, come esattamente sottolinea la difesa attorea, per la valutazione dell’ambito territoriale di utilizzo del marchio di fatto non ha alcun senso determinare in quale ambito territoriale siano fisicamente collocati i cartelloni pubblicitari e in quali comuni venga svolto il servizio di pubbliche affissioni, mentre appare rilevante individuare l’ambito di diffusione dell’attività commerciale dell’impresa pubblicitaria, desumibile dalla distribuzione territoriale della clientela. § 5. Conseguenze in tema di nullità del marchio. Tanto premesso in punto di accertamenti di fatto, appare evidente che il marchio registrato da Olcese Meirana e Scaglia s.r.l. – poi OMS Olcese Pubblicità s.r.l. è da ritenersi nullo per diverse e concorrenti ragioni. In primo luogo, il marchio de quo difetta del requisito della novità. Ai sensi art. 12, comma 1, lett. b) del D.lgs. 30/2005 “non sono nuovi e pertanto non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che, alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.” Nel caso di specie, il rischio di confondibilità è assoluto, stante l’identità del segno e del settore merceologico. pagina http://bit.ly/OcRJXT 5 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 Va quindi accolta la richiesta attorea di accertare e dichiarare la nullità del marchio registrato da OMS ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), del c.p.o., in presenza di un preuso ostativo. Resta quindi assorbito l’ulteriore rilievo di parte attrice che addebita al marchio una ulteriore ragione di nullità, ossia la concorrente violazione dei diritti (patrimoniali) d’autore di cui è titolare per acquisto a titolo derivativo la società attrice. Resta del pari assorbita l’ulteriore ragione di nullità introdotta da O.P.E. per l’avvenuta registrazione in malafede del marchio da parte della convenuta. Ai sensi dell’art.19, comma 2, c.p.i. non si può ottenere una registrazione da parte di chi abbia proposto la domanda in mala fede. Tale requisito soggettivo evidentemente sussiste in colui che al momento del deposito della registrazione sia a conoscenza del precedente utilizzo di un marchio identico o simile da parte di altri; e nella fattispecie è pressoché impossibile dubitarne, tenuto conto degli stretti rapporti di parentela e societari fra i signori Federico e Giovanni Olcese, la contiguità degli uffici commerciali delle due società e l’intera vicenda anteriore al giudizio e soprattutto della sostanziale ammissione degli intenti perseguiti esposta da parte convenuta in comparsa di risposta. § 7. L’inibitoria dell’uso del marchio e i provvedimenti consequenziali. Parte attrice, tenuto conto anche del pericolo di confusione fra le due attività imprenditoriali, chiede l’emanazione dell’inibitoria all’uso del marchio in questione, ex art.2598 c.c. e 124 c.p.i. chiedendo correlativamente l’imposizione di penali dissuasive. La domanda va accolta poiché la convenuta ha non solo registrato ma anche utilizzato il segno in questione. Le somme proposte (€ 2.000 per ogni violazione successivamente constatata e € 700 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza) appaiono congrue e accoglibili. Parimenti va accolta la domanda accessoria di “ordinare ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 30/2005 il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione di tutto il materiale eventualmente prodotto e/o detenuto da O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., recante il marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti”. § 8. La concorrenza sleale. La condotta dolosa così posta in essere da OMS integra altresì la fattispecie di concorrenza sleale confusoria per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi altrui, e con i prodotti e l’attività di un concorrente, compiuto in violazione delle regole di correttezza professionale, e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, anche con uno sviamento di clientela, ai sensi dell’art. 2598 c.c.. Sono stati dimostrati alcuni significativi episodi di condotte concorrenziali sleali con effetti distorsivi nei rapporti con la clientela. E’ documentalmente provato in causa, oltre che non contestato, che Giovanni Olcese ha ricevuto un mandato di vendita da parte di O.P.E. dal 31.3.1998 al 31.12. 2009 (v. doc. 552 e capitolo di prova n.7, non ammesso perché non contestato), che ha successivamente utilizzato unitamente alla sua parentela con Federico Olcese, per agevolare le relazioni commerciali intraprese a nome di O.M.S. pagina http://bit.ly/OcRJXT 6 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 § 6. La confusione fra le denominazioni. Parte attrice aveva richiesto al Tribunale di ordinare a OMS la modificazione della sua denominazione sociale con indicazioni idonee a differenziarla da quella attorea, prospettando un rischio di confusione, ai sensi degli artt.22, comma 1, c.p.i. e 2564 c.c. Sul punto la materia del contendere è cessata per effetto della modificazione attuata in corso di causa della denominazione della società convenuta che ha assunto quella di Publienne s.r.l. Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 § 9. Il risarcimento dei danni. Parte attrice prospetta di aver subito ingenti danni, costituiti dalla perdita di clientela che ha contattato OMS ritenendo di avere a che fare con O.P.E. e dalla perdita di clientela non soddisfatta dalle attività di OMS e che ritiene O.P.E. facente parte dello stesso gruppo anche in ragione dell’utilizzo dello stesso marchio. La concorrenza sleale confusoria e l’abuso dei segni distintivi, come si è visto, è acclarata. La condotta illecita, già di per sé potenzialmente pregiudizievole, è stata fonte di danno anche in concreto. Per un verso, infatti, O.P.E. ha subito la perdita della clientela che ha contattato O.M.S., ritenendo di avere a che fare con O.P.E., sviata dalla confusorietà dei segni utilizzati, a sua volta aggravata dall’ambiguità scaturente dalla parentela fra Federico Olcese e Giovanni Olcese, nonché dal fatto che quest’ultimo aveva anche un mandato di vendita da parte di O.P.E. e dagli specifici comportamenti distorsivi sopra ricordati. Sotto altro profilo, parte attrice ha perso la clientela non soddisfatta dalle prestazioni rese da O.M.S. e che non ha più voluto avere a che fare anche con O.P.E., convinta che le due società facciano parte dello stesso gruppo e operino con le medesime modalità. pagina http://bit.ly/OcRJXT 7 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Ulteriori circostanze sono state dedotte a prova in forma specifica e circostanziata da parte attrice con la seconda memoria ex art.183 c.p.c. , depositata il 20.1.2012, ai capi da 9 a 15. Tali capi non sono stati specificamente contestati da parte convenuta, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell’art.115, comma 1, ult.parte, c.p.c.; nella sua terza memoria ex art.183 c.p.c., depositata il 10.2.2012 la convenuta, infatti, si è limitata a una massiccia indicazione di nominativi di testi in controprova e ad argomentare circa “le precedenze e il concatenamento di attività istruttorie”, mentre nel § 5, dedicato alle controdeduzioni in fatto, non ha speso parole significative per prospettare la sua contro-verità sui fatti dedotti (specifici e propri della parte interessata e quindi suscettibili di agevole controdeduzione); al contrario parte convenuta si è limitata a riservare produzioni documentali, poi dichiarate inammissibili perché effettuate tardivamente solo all’udienza riservata all’ammissione dei mezzi di prova, dopo la scadenza dei termini perentori (cfr verbale 7.3.2012 e ordinanza 9.3.2012). E’ solo il caso di aggiungere, per completezza, che la mera richiesta di prova contraria rispetto a specifiche e articolate deduzioni probatorie contenute nella seconda memoria istruttoria avversaria, relative a fatti propri della parte (e quindi in ipotesi conosciuti o conoscibili, se veri) non integra il requisito della specifica contestazione richiesto dall’art.115 c.p.c. , sì come novellato dalla legge n.69 del 18.6. 2009, perché il fatto de quo possa essere considerato controverso. Tanto premesso e quindi ribadito quanto affermato nell’ordinanza istruttoria 9.3.2012, non è stata contestata la circostanza che, nel febbraio 2007 Giovanni Olcese per il tramite dell’agente di O.P.E., Mauro Burattini, ha contattato la società Delphis di Milano, facendo credere ai suoi esponenti di agire in nome e per conto di O.P.E., e che la società Delphis abbia, poi, concluso il contratto per affissioni pubblicitarie con O.M.S., che ha incassato il relativo corrispettivo, ritenendo di avere trattato con O.P.E. o, comunque con una società appartenente allo stesso Gruppo (docc. 552-553 e capitoli di prova n. 9-10-11, non ammessi perché non contestati). Inoltre non è stata contestata è la circostanza (capitoli di prova n. 12-13-14, non ammessi perché non contestati) che Giovanni Olcese, tramite Mauro Burattini, abbia contattato l’organizzatore della manifestazione Slow Fish, presso la Fiera Genova nell’aprile 2007, facendogli credere di agire in nome e per conto di O.P.E., concludendo il relativo contratto ed incassandone i corrispettivi (doc 555). Infine non è stato contestato che Giovanni Olcese abbia fatto fatturare e incassare da OMS i corrispettivi per le affissioni pubblicitarie effettuate da O.P.E. in favore di A.S. Roma s.p.a. nel luglio 2006, vicenda oggetto anche di un procedimento penale, come risulta dalla documentazione prodotta sub n. 554 di parte attrice e dal cap.15, non ammesso perché non contestato. Il danno in questione ben può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art.125 c.p.i. ( visto che si verte in materia di violazione del marchio e di concorrenza sleale interferente con la materia dei segni distintivi) e comunque ex art.2598, 2043, 2600 e 1226 c.c. Parte attrice nelle sue conclusioni ha richiesto d al Tribunale di “condannare O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attrice in conseguenza dei fatti oggetto di causa, quantificati in 50.000,00 o nella diversa somma meglio vista ed accertata, anche in esito all’espletata istruttoria, ed anche in via di equità, ex art. 1226 c.c.”. Una parte della giurisprudenza ravvisa in tale tipo di formulazioni basate sulla richiesta di una somma determinata, accompagnata da una clausola che considera altresì un importo maggiore o minore, come mera e ininfluente clausola di stile: “In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile.” Cass.civ. 26.7.2011 n. 16318; 30.3.2011 n.7255). Un’altra parte della giurisprudenza esclude qualsiasi automatismo nell’apprezzamento della natura di stile della clausola, da valutarsi in concreto e caso per caso: “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi; ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.”(Cassazione civile, sez. II, 16.03.2010, n. 6350). Nella fattispecie la richiesta di parte attrice è contenuta nelle conclusioni definitivamente precisate, a istruttoria conclusa, in uno specifico “foglio” di istanze finali e non è stata quindi redatta per relationem con riferimento ad atti precedenti; pertanto l’indicazione della somma non può ritenersi meramente indicativa e la successiva riserva non può ritenersi efficace. Il Tribunale ritiene quindi di doversi attenere all’entità della somma di denaro indicata da parte attrice, ossia € 50.000. La O.P.E. ha dimostrato di aver sofferto un danno almeno pari all’ammontare così richiesto. Il pregiudizio esiste certamente, anche se difficilmente determinabile con precisione. Nella presente controversia parte convenuta si è sottratta all’ottemperanza dell’ordine di esibizione di tutte le fatture emesse per affissioni pubblicitarie contraddistinte dal marchio per cui è causa e i corrispondenti registri contabili, come pure all’invito in extremis ribaditole dal Giudice prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Parte convenuta ha prodotto un numero ridotto di fatture, in fotocopia, relative ai soli anni 20072009 e non ha depositato i registri contabili rendendo impossibile il procedere ai controlli circa la corrispondenza fra le fatture prodotte e le registrazioni. Riesce pertanto assai disagevole basarsi come criterio di liquidazione sull’utile realizzato dall’autore della contraffazione. Parte attrice peraltro rileva che dalla documentazione depositata da parte convenuta in parziale adempimento dell’ordine di esibizione si desume che O.M.S., nella sua attività di affissionistica pubblicitaria con il marchio in contestazione, ha fatturato almeno € 75.549,60 nell’anno 2007 e almeno € 153.548,40 nell’anno 2008, realizzando, dunque, un fatturato medio nei due anni in questione di € 114.549,00=. Moltiplicandolo tale valore per il numero di anni di attività della O.M.S. (dal 2006 al 2012 compresi, per un totale di sette), si ottiene un fatturato medio realizzato utilizzando nell’affissionistica pubblicitaria il marchio di O.P.E., pari a circa € 800.000,00=. pagina http://bit.ly/OcRJXT 8 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 Calcolando un utile medio di impresa pari al 20% del fatturato, si potrebbe ipotizzare un danno da lucro cessante stimato sulla base degli utili illeciti ipotizzati di € 160.000,00=; anche riducendo al solo 10% il margine di utile, il danno dovrebbe essere calcolato in € 80.000,00=. Il Tribunale ritiene tale ragionamento corretto, tenuto conto del comportamento processuale della parte convenuta che ha ottemperato solo parzialmente all’ordine di esibizione e ha ignorato anche l’ultimo invito formulato dal Giudice istruttore, elementi tutti che opportunamente considerati ex art.116 c.p.c. inducono a presumere che gli elementi di prova intenzionalmente occultati al contraddittorio non potessero essere certamente più favorevoli di quelli palesati. La domanda attorea va pertanto accolta e parte convenuta va quindi condannata a pagare all’attrice la somma di € 50.000,00= a titolo di risarcimento dei danni, avendo parte attrice dimostrato di aver subito un danno almeno di tale entità. § 10. La pubblicazione della sentenza. Parte attrice chiede altresì al Tribunale di “ordinare la pubblicazione a cura della attrice e a spese della convenuta della sentenza sui seguenti quotidiani: Il Secolo XIX, La Stampa per due uscite consecutive e a caratteri doppi del normale con il nome delle parti in grassetto e sui siti internet www.assocomunicazione.it e www.audiposter.it. autorizzando l’attrice a ripetere le somme pagate per la pubblicazione a semplice presentazione della fattura”. Tenuto conto delle circostanze tutte accertate appare equa misura compensativa, idonea a contribuire alla riparazione del danno la pubblicazione di un estratto con l’intestazione e il dispositivo della sentenza sul quotidiano “La Stampa” e sui due siti internet citati. § 11. Le spese. Le spese, secondo il principio generale, seguono la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, liquidate, come da nota spese, nella somma di € 9.610,94=, di cui € 110,94 per esposti= e € 9.500,00= per compensi professionali (così ripartito per fasi: € 2.600 per studio, € 1.400 per trattazione, € 2.500 per istruttoria, € 3.000 per decisione), oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili. Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; 1. accerta e dichiara la nullità del marchio nazionale n. 00011766IT, domanda n. 000222 depositata il 1°.12.2006, registrato in data 10.3.2009, a nome di Olcese Meirana e Scaglia s.r.l., poi divenuta O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l. e ora Publienne s.r.l.; 2. dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla richiesta di ordinare alla O.M.S. Olcese Pubblicità S.r.l., ora Publienne s.r.l., di apportare le opportune integrazioni o modifiche ai sensi dell’art.2564 c.c.; 3. accerta e dichiara che l’uso da parte di O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., del marchio di fatto di cui è titolare l’attrice integra atti di concorrenza sleale ex art.2598 c.c.; 4. inibisce a O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., di fare uso del marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti, anche ai sensi dell’art. 2598 e ss. c.c. e 124 del D.lgs. 30/2005, e la prosecuzione degli illeciti di cui al precedente punto 4); 5. ordina ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 30/2005 il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione di tutto il materiale eventualmente prodotto e/o detenuto da O.M.S. Olcese pagina http://bit.ly/OcRJXT 9 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 P.Q.M. Sentenza n. 3597/2013 pubbl. il 28/05/2013 RG n. 16967/2011 6. 7. 8. 9. 10. Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., recante il marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti; dispone a carico di O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., il pagamento della sanzione pecuniaria non inferiore a € 700,00= per ogni eventuale giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza e non inferiore a € 2.000,00= per ogni atto illecito di mancata esecuzione di anche uno solo degli ordini di cui al precedente punto 5; dichiara tenuta condannare O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore a pagare a O.P.E. FedericOlcese Pubblicità Esterna s.p.a. la somma di € 160.000,00= a titolo di risarcimento dei danni con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; ordina la pubblicazione a cura della attrice e a spese della convenuta di un estratto della presente sentenza con l’intestazione e il dispositivo della sentenza sul quotidiano “La Stampa” , a caratteri doppi del normale e con il nome delle parti in grassetto, e sui siti internet www.assocomunicazione.it e www.audiposter.it., autorizzando l’attrice a ripetere le somme pagate per la pubblicazione a semplice presentazione della fattura; dispone l’annotazione della presente sentenza nell’attestato originale di registrazione del marchio de quo ai sensi dell’art.122, comma 5, c.p.i., da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, mandando alla Cancelleria di provvedere alla debita comunicazione ai sensi del comma 8, dell’art.122 c.p.i; dichiara tenuta e condanna O.M.S. Olcese Pubblicità s.r.l., ora Publienne s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore a pagare a O.P.E. FedericOlcese Pubblicità Esterna s.p.a. la somma di € 9.610,94= oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili, a titolo di rifusione spese processuali. Così deciso in Torino il 24 maggio 2013 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di imprese pagina http://bit.ly/OcRJXT 10 di 10 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Il Presidente relatore ed estensore dott.Umberto Scotti.