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1 ANTON/BAUER, INC. (原告/反訴被告/第三者被告−被上訴人

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ANTON/BAUER, INC. (原告/反訴被告/第三者被告−被上訴人),
and
ALEX DESORBO (第三者被上訴人),
v.
5
PAG, LTD.(被告/反訴人/第三者原告−上訴人)
『ANTON/BAUER, INC., and ALEX DESORBO .v. PAG, INC.,』
・米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決:
2003 年 5 月 21 日
・判事: MAYER (chief judge), SCHALL, and DYK 判事。
10
●
事件の概要
主に、消費者に与えられた黙示の許諾(implied license)が、どこまで及ぶかにつ
いて争われた事件である。具体的には、ビデオカメラ等とバッテリパック等との結合部に
関する特許の存在下で、ライセンスされたビデオカメラを購入した消費者に与えられた黙
15
示の許諾は、ライセンスされていないバッテリパックを該ライセンスされたビデオカメラ
と共に用いる行為にまでも、及ぶか否かについて争われた。尚、ビデオカメラ単体やバッ
テリパック単品についての特許(クレーム)は存在していない。他方、両者を結合してい
る状態では、メインクレームで開示された技術に合致することについては争いがない。本
判決で特筆すべき点は、(1) 35 U.S.C.§271(b)及び(c)規定の教唆侵害或いは寄与侵害(即ち、
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我が国における間接侵害のようなもの)を認めるには、大前提として直接侵害が必要であ
ること、(2)商品説明上やライセンス上で明示の制限が無い限り、購入者に対して黙示の許
諾が及ぶ範囲は、かなり広いこと、或いは権利消耗理論により消耗する権利範囲は、かな
り広いこと、並びに(3)仮差止めの申立における裁定の際、4つの要件を考慮すべきこと が
示された点である。以下、CAFC 判決内容(一部抜粋)を翻訳し、本判決により学ぶべき
25
実務上の戦略を述べる。
●
判決内容(一部抜粋/翻訳)*************************
2001 年 4 月 10 日、Anton/Bauer, Inc. ("Anton/Bauer")はコネチカット地裁にて
PAG, Ltd.("PAG")に対する訴訟を起こした。35 U.S.C.§271(b)及び(c)に従い、米国特許番
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号 4,810,204「Battery Pack Connection」("204 特許")の侵害を主張したものである。'204
特許でクレームされた結合に不可欠なものは雄プレートと雌プレートである。訴訟提起後、
Anton/Bauer は、PAG に対して、非難された装置である PAG L75 バッテリパックの生産、
販売提供、販売を認めるように装置自身を提供することを禁じる仮差止(preliminary
injunction)を申し立てた。2002 年 6 月 12 日、地裁は申立を認め、PAG が PAG L75 バッ
35
テリパック又は'204 特許に記載された雄プレートを含む任意の製品の宣伝、市場取引、及
び販売提供を行うことを禁じた。PAG は、地裁の Anton/Bauer に対する仮差止の認定に対
1
して上訴した。
事実の注意深い分析にかかわらず、我々は、『「Anton/Bauer は、雌プレートの購
入者らに、'204 特許でクレームされた発明を実施する黙示の許諾(implied license)を認
定していなかった」と地裁が判示した時点で、法律の問題として地裁が判断を誤った』と
5
結論する。黙示の許諾が認められていれば、これらの購入者らは、法律の問題として、'204
特許を直接侵害することは不可能であり、直接侵害がないので、PAG は 35 U.S.C§271(b)
に基づいて侵害を教唆した、又は 35 U.S.C§271(c)に基づいて侵害に寄与したと判示され
えなかった。結果として、地裁は「Anton/Bauer は侵害を証明するのに成功したと思われ、
差止めが認定されなければ回復不能な損害(irreparable harm)に苦しむであろう」とする
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決定において過ちを犯した。これらの状況下で、地裁はその仮差止の認定における裁量権
を乱用した。従って我々は破棄する。
背景
Ⅰ.
Anton/Bauer は、ビデオ製品に使用される多種多様のバッテリ及び充電器を生産
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及び販売している。バッテリは、通常、機械的及び電気的にビデオカメラ又はバッテリ充
電器に結合可能であって取り外し可能な装置を必要とする。Anton /Bauer は、バッテリを
充電器やビデオ製品装置(ビデオカメラ)に結合させる各種装置を作成した。1989 年 3 月、
'204 特許を取得した。該特許でクレームされる発明は、バッテリパックを「バッテリを外
すときに素早く効率的に取り替え」可能とするバッテリパック結合部を対象としている。
20
'204 特許の各クレームは、雌プレートと雄プレートの組み合わせをうたっており、そこで、
雌プレートは複数のキーホール又は溝を含み、雄プレートはそれに対応する複数の突起部
を含むとしている。更に各クレームは「取り外し可能なロッキング手段(means)」を必要と
している。クレームされた組み合わせは、雌プレート及び雄プレートが組み合わさって機
械的及び電気的結合部を形成する際に作られる。'204 特許のクレーム 1 が代表的であり、
25
下記の通りである。'204 特許のどのクレームも、雄プレート又は雌プレートを別々に包含
していない。
1.
A releasable connection for a battery pack or the like comprising a relatively
flat male plate and a relatively flat female plate,
said plates being adapted to be releasably locked together in connected
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position;
said female plate including a plurality of keyholes with each having an opening
and a depending slot, and at least one elongated terminal,
said terminal and keyhole slots being elongate in the same direction;
said male plate including a plurality of spaced headed projections with there
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being one for each keyhole and with each projection having head and leg portions, and
at least one elongated mating terminal;
2
said male plate being positioned abutting the female plate with the lag portions
of the projections being located in the slots of the associated keyholes and with the one
terminal within the mating terminal;
releasable locking means on said female plate for engaging at least one of the
5
headed projections in at least one of said keyhole slots to lock said plates in connected
position by preventing relative movement between said plates in the direction of said
keyhole slots by maintaining the engagement of said locking means with said headed
projection until said locking means is released; and
safety latch means on said female plate for preventing movement of said
10
releasable locking means upon engagement of said locking means with sald headed
projection.
Ⅱ.
Anton/Bauer は、雌プレートと、雄プレートを含むバッテリパックとの両方を生
15
産、販売している。しかし、'204 特許でクレームされているような雌プレートと雄プレー
トの組み合わせを販売する代わりに、ポータブルテレビビデオカメラ業界の会社に直接雌
プレートを販売している。PAG L75 バッテリパックは、Anton/Bauer の雌プレートと組み
合わせて使用されることも可能である。PAG L75 バッテリパックのハウジングは雄プレー
トを含んでおり、Anton/Bauer の雌プレートと結合可能となる。PAG は米国で 2000 年 4
20
月にバッテリパックを販売開始した。しかし PAG は、'204 特許クレームの限定である「前
記雌プレート上の取り外し可能なロッキング手段」を有する雌プレートの米国における生
産、使用、又は販売は行っていない。
Ⅲ.
25
Anton/Bauer は地裁にて、PAG が PAG L75 バッテリパックを販売することは、
Anton/Bauer の'204 特許の侵害を教唆し、及び/又は Anton/Bauer の消費者による'204 特
許の侵害に寄与するものであると主張する訴訟を起こした。同時に PAG が非難された装置
の生産、販売提供、販売を認めるようにそれ自身を提供するのを禁止する仮差止めの申立
を行った。仮差止めの手続の目的では、当事者らは'204 特許のクレーム範囲について論争
30
しなかった。PAG L75 バッテリパックが、Anton/Bauer の雌プレートと組み合わせて配置
されるときに、'204 特許の全てのクレーム限定に合うかについても論争されなかった。
地裁は Anton/Bauer の申立を認定し、Anton/Bauer は教唆侵害又は寄与侵害の主
張の本案(実体的事項)において勝訴/成功の可能性があると判示した。そのようにする
際、地裁は PAG により申し出された抗弁の夫々を拒絶した。その抗弁は、Anton/Bauer は
35
その特許の権利を消耗し、Anton/Bauer はその消費者らにクレームされた発明を実施する
黙示の許諾を認定し、また Anton/Bauer の消費者らは PAG L75 バッテリパックを取り替
3
えるときに許される修理(permissible repair)を行っていたとする PAG の主張を含む。
地裁は、侵害の証明が成功しそうであることに照らして、Anton/Bauer は仮差止
めがなければ回復不能な損害に苦しむであろうと結論した。最終的に、地裁は、
「当事者間
の困難のバランスは差止め認定に有利に働いており、PAG は差止め義務により悪影響を及
5
ぼされるであろう公共の関心(public interest)について提起しなかった」と認定した。そ
の結果として、地裁は、特許存続期間中に、PAG が PAG L75 バッテリパック又は'204 特
許に記載の雄プレートを含む任意の製品の宣伝、市場取引、及び販売提供を行うことを禁
じた。
10
分析
Ⅰ.再検討の基準(standard of review)
Ⅱ.仮差止め(preliminary injunction)
特許事件における差止め請求権(injunctive relief)は 35 U.S.C.§283 により認め
られている。仮差止め申立についての裁定の際、裁判所は4つの要件を考えなければなら
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ない。(1)本案における申立人の勝訴/成功の適度な可能性(the moving party's reasonable
likelihood of success on the merits)
、(2)仮差止めが認定されない場合に申立人が回復不能
な損害に苦しむかどうか(whether the moving party will suffer irreparable harm if a
preliminary injunction is not granted)、(3)困難のバランスは申立人に有利に傾いているか
どうか(whether the balance of hardships tips in favor of the moving party)、及び(4)公
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共の関心は仮差止めの認定を支持するかどうか(whether the public interest favors the
grant of a preliminary injunction)、である。特に(1)及び(2)が重要である。
A.侵害の本案における勝訴/成功の可能性
我々は、先ず、Anton/Bauer の侵害主張の本案(実体的事項)における勝訴/成
功の可能性について取りかかる。地裁の判決は、「Anton/Bauer は PAG による侵害の教唆
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及び寄与侵害を証明するのに成功したと思われ、PAG の抗弁に勝つと考えられる」という
ものであった。
35 U.S.C§271(b)によれば、「積極的に特許侵害を教唆する者は、侵害者として責
任を負わなければならない」。教唆侵害であると非難される事件では、「原告は、非難され
ている侵害者の行為が侵害行為を教唆したということ、及びその行為が実際の侵害を教唆
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するものであろうことを知っていた又は知っているべきであったということを示す義務が
ある」。Anton/Bauer の主張は、①PAG は、Anton/Bauer の雌プレートを共に使用する PAG
L75 バッテリパックを販売することにより、また、エンドユーザに Anton/Bauer の雌プレ
ートと共にバッテリパックを使用することを薦めることにより、積極的に Anton/Bauer の
消費者に'204 特許の侵害を教唆している、②PAG L75 バッテリパックのエンドユーザは、
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そのバッテリパックを Anton/Bauer の雌プレートと一緒に使用するときに、'204 特許を侵
害しており、よって'204 特許でクレームされる組み合わせを生成している、及び③PAG は、
4
非侵害の使用にはふさわしくない、非重要的な PAG L75 バッテリパックを販売することに
より、'204 特許の侵害に寄与している、である。
教唆侵害及び寄与侵害の主張において成功するためには、Anton/Bauer は、自分
達の消費者が PAG の非難された PAG L75 バッテリパックをその雌プレートと一緒に使用
5
するときに'204 特許を直接侵害する、と証明しなければならない。従って、我々は、
Anton/Bauer の消費者が'204 特許を直接侵害しているかどうかを決定しなければならない。
侵害の決定は 2 段階の分析により行われる。即ち、(1)主張された特許クレームの
範囲及び意味を決定し、(2)適切に解釈されたクレームを、侵害であると主張されている装
置と比較する。PAG は、'204 特許クレーム範囲について論争しておらず、また非難された
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PAG L75 バッテリパックが Anton/Bauer の雌プレートと共に使用される際に、'204 特許を
文言侵害する結合を生じることについても論争していない。むしろ、地裁の前で行ったよ
うに、PAG は、
「消耗論(the exhaustion doctrine)及び黙示の許諾(an implied license)、
また適用するのであれば許される修理(permissible repair)の理論により Anton/Bauer
の消費者は保護されているので、Anton/Bauer の消費者は'204 特許を直接侵害していない」
15
と主張した。この上訴のために我々は、Anton/Bauer の消費者は、非難された PAG L75 バ
ッテリパックを Anton/Bauer の雌プレートと共に配置するときに'204 特許クレームに包含
される組み合わせを作ると仮定する(決定ではない)。
消耗論は、「特許権者の権限による、又はそれを使った自由な特許品販売は、特許
を実施して、その下で特許品を最初に販売することにより、その特許品の更なる販売及び
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使用をコントロールする特許権者の権利を’消耗’する」という提案に基づいている。最
高裁は、「商品の購買に伴うのは、それが特許されていようとされてなかろうと、それを使
用し販売する権利であり、知られた原則においては、特許を実施する際にのみ使用可能で
ある商品の権限ある販売は、販売された商品に対する特許の独占の放棄である」と述べた
ときにこの理論を宣言した。言い換えれば、特許されていない商品の販売は、その商品の
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今後の販売及び使用をコントロールする販売者の権利を消耗するが、ある特定の状況だけ
が、販売者の特許権利を消耗し、黙示の許諾を起こすのである。
同時に、他人が特許発明を生産し、使用し、又は販売することを排他する特許権
者の権利の全て又は一部は、ライセンスを認定することにより放棄されてよく、これは明
白であってよく又は黙示であってよい、ということはよく定着している。特許権者が購買
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者に黙示の許諾を認定するのは、(1)特許権者が、特許非侵害の使用を有しない商品を販売
するとき(when the patentee sells an article that has no noninfringing uses)、及び(2)
販売の状況が、許諾(ライセンス)の認定が推定されると明らかに示すとき(when the
circumstances of the sale plainly indicate that the grant of a license should be inferred)
である。黙示の許諾は、特許侵害への抗弁となる。従って、Anton/Bauer の消費者が特許
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された組み合わせを実施する黙示の許諾を有する場合は、'204 特許を侵害できず、また PAG
は、教唆侵害又は寄与侵害のどちらの責任も負うことはできない。
5
地裁は、Anton/Bauer はその消費者に'204 特許の組み合わせを使用する黙示の許
諾を認定していないと結論した。地裁はこの決定を、PAG L75 バッテリパックは'204 特許
でクレームされた機械的及び電気的組み合わせにおけるいずれの構成要素の代替品ではな
いという認定に基づいて行った。地裁はまた、状況は、Anton/Bauer の消費者に、特許権
5
者以外の会社からの雄プレートとの'204 特許の組み合わせを実施する黙示の許諾が認定さ
れていると示していないと認定した。地裁が Anton/Bauer は明確には許諾を否定していな
いことを認める一方、Anton/Bauer の行為で消費者が特許された組み合わせを完成するの
に Anton/Bauer のものではない雄プレートを使用してよいと信じるようにはならないと結
論した。
10
我々は、Anton/Bauer により販売された雌プレートにおける非侵害の使用があっ
たかどうか、及び該プレートの販売を取り巻く状況は、黙示の許諾であったといえるかど
うか、について決定しなければならない。PAG も Anton/Bauer も、Anton/Bauer により販
売された雌プレートにおける非侵害の使用はなかったことに同意している。従って、
Anton/Bauer は、第二の特許されていない構成要素と共に特許の組み合わせを完成するよ
15
り他に使用できない特許された組み合わせの一つの構成要素を市販している。
販売の状況に関しては、雌プレートの販売は Anton/Bauer の消費者に公認された
販売であり、Anton/Bauer が販売する雌プレートの使用に関して Anton/Bauer が明白な制
限をだしたという証拠、又は Anton/Bauer が雌プレートを販売した製造業者が、該プレー
トを取り込むカメラの完成品の販売に関する許諾の認定を明確に制限したという証拠はな
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い。我々は、雌プレートの自由な販売により、Anton/Bauer はその消費者に対して、'204
特許でクレームされた組み合わせを採用するという黙示の許諾を認定していると判示する。
従って、教唆侵害又は寄与侵害の主張を支持する直接侵害はない。
B.回復不能な損害(irreparable harm)
C.困難及び公共の関心とのバランス(balance of the hardships and public interest)
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結論
地裁は、黙示の許諾の理論を適用する際に判断を誤り、侵害の本案における勝訴
/成功の可能性について誤った結論を出した。これらの状況下で、地裁は仮差止めの認定
における裁量権を乱用した。従って、地裁の決定は破棄される。
30
****************************************
以上
資料提供・セミナー講師
米国特許弁護士 David L. Lubitz, Philippe Y. Riesen (Hogan &
Hartson, Tokyo)
要約・翻訳・編集
35
弁理士
江上達夫/坪田真由美(東京セントラル特許事務所)
****************************************
6
☆☆☆
5
1.
【実務上の指針】
【1】
Anton/Bauer が勝訴する可能性は、次の二つのことに注意を払っておけば、かなり
高かったであろうと考える。一つは、明細書の書き方であり、もう一つは、ライセンスの
内容である。
①明細書の書き方:
'204 特許では、雄プレートと雌プレートによる組み合わせ(combination)のみに
10
ついてクレームされていた。しかるに、(用途発明的な限定要素では特に米国では進歩性主
張が厳しくなり得るものの)、“コンビネーション”の他に片方ずつのクレーム、即ち雄プ
レートのみ又は雌プレートのみ若しくはビデオカメラのみ又は特にビデオパックのみのク
レームも作成して(且つ、勿論これによる権利化に成功して)いれば、敗訴を免れた可能
性が非常に高い。
15
②ライセンスの内容:
明細書を書く段階で或いは審査結果として“コンビネーション”のみしか権利化
できなかった場合でも、諦めるのは未だ早い。ライセンス上で、「本ライセンスに基づく実
施品は、本ライセンスに基づく実施品と一緒にのみ組み合わせて使用することを認め、他
の品物と組み合わせて使用することを認めない」という旨の制限をつけておけば、敗訴を
20
免れた可能性が高い。
また、ライセンシーたるビデオカメラ製造業者がビデオカメラ(商品)に、同じ
旨の制限を標記しておけば、敗訴を免れた可能性が非常に高い。加えて、ライセンスに制
限を付けておけば或いは標記義務を課しておけば、仮に、ビデオカメラに制限が標記され
ていなかったとしても、何らかの形でライセンシーに対して責任の一端を求めることも可
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能であろう。
【2】
仮差止めを裁定する際の4つの要件が本判決で明示された或いは整理されたこと
も、注目に値すると考える。仮差止めの申立をする際には、これらの要件に照らして申立
の判断を行うことが望まれる。最後に、これらの要件をまとめておく。
30
(仮差止めの要件)
(1) 本案における申立人の勝訴/成功の適度な可能性(the moving party's reasonable
likelihood of success on the merits)
、
(2) 仮差止めが認定されない場合に申立人が回復不能な損害に苦しむかどうか(whether
the moving party will suffer irreparable harm if a preliminary injunction is not
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granted)、
(3) 困難のバランスは申立人に有利に傾いているかどうか(whether the balance of
7
hardships tips in favor of the moving party)、及び
(4) 公共の関心は仮差止めの認定を支持するかどうか(whether the public interest favors
the grant of a preliminary injunction)
以上
解説
弁理士
江上達夫
5
※
尚、このレポート内容は、
「弁理士クラブの定期米国特許セミナー(講師=既述の Mr. Lubitz,
」における配布資料、授業内容(2003.6.4)に基づいて、江上が作成したものです。
Mr. Riesen)
無断転用は、著作権上禁止されておりますので御遠慮ください。
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