Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 N. R.G. 2014/19325 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 19325/2014 promosso da: FERRERO SPA (C.F. 00934460049) RICORRENTE contro RESISTENTE Il Giudice dott. Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 06/08/2014, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso per sequestro e inibitoria ex artt. 129, 131 C.P.I. e 700 c.p.c., ritualmente notificato, la FERRERO s.p.a. chiedeva all‟intestato Tribunale: - che fossero inibiti a Sanges & Associati s.p.a. la commercializzazione e la promozione di alcuni prodotti, individuati nei wafer croccanti Graffiti, wafer croccanti Nut Fingers e nelle praline Hedonist e Dandy, con richiesta di sequestro; - che fosse rimosso dal sito internet www.un-attimo.com della resistente ogni eventuale riferimento o qualsiasi immagine dei prodotti di cui sopra, con richiesta di fissazione di una somma a titolo di penale; - che fosse ordinata la pubblicazione dell‟ eventuale provvedimento di accoglimento dell‟ istanza cautelare. A fondamento della propria domanda, Ferrero s.p.a., premettendo di essere titolare di due marchi italiani figurativi e di due marchi italiani tridimensionali, oltre che di un marchio comunitario figurativo, esponeva in particolare che: - I detti marchi erano utilizzati dalla ricorrente per identificare i prodotti Kinder Bueno, Ferrero Rocher e Rondnoir; - in occasione dell‟ultima edizione della Fiera ISM 2014- Salone Internazionale dei Prodotti Dolciari- tenutasi a Colonia dal 26 al 29 gennaio 2014, aveva appreso che la Pagina 1 http://bit.ly/Znrjba Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 SANGES & ASSOCIATI SPA Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 resistente pubblicizza e commercializza prodotti dolciari ( individuati nei wafer della linea Graffiti e nelle praline Hedonist e Dandy) che, oltre ad avere forme sostanzialmente identiche ai prodotti oggetto dei marchi tridimensionali di cui Ferrero è titolare, sono contenuti in confezioni sulle quali sono riprodotti segni distintivi che violano i marchi figurativi di proprietà della stessa; - questi prodotti sono pubblicizzati anche sul sito internet www.un-attimo.com nell‟ambito di uno spot dal titolo “Un Attimo- Just a moment for me”; - in tempi recenti, Ferrero s.p.a. veniva a conoscenza della circostanza che la Sanges aveva iniziato a commercializzare un‟ulteriore confezione di barrette di cioccolato, denominate Nut Fingers, di forma identica a quella del prodotto Kinder Bueno, sul cui packaging è riprodotta un‟immagine che costituisce contraffazione dei marchi - altri prodotti commercializzati dalla Sanges si ispirano visibilmente ad altri prodotti commercializzati dalla Ferrero; - in una precedente occasione risalente al 2012 la ricorrente aveva verificato che la Sanges commercializzava alcune merendine da banco frigo denominate “Un attimosnack al latte” che si richiamavano al prodotto “Kinder Fetta al latte” e in quella occasione la resistente si era mostrata disponibile a modificare il packaging del prodotto, al fine di evitare ogni rischio di confusione per i consumatori. La ricorrente individuava le azioni di merito nell‟accertamento della contraffazione dei marchi di Ferrero e della fattispecie illecita di concorrenza sleale ai sensi dell‟art. 2598, I e II comma, c.c. 1.1. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale, premettendo di operare nel settore dolciario da circa venti anni e di occuparsi della ideazione di brand di prodotto con i quali contraddistingueva articoli facilmente reperibili sul mercato e che acquistava da terzi per poi rivenderli ai suoi clienti, contestava le pretese della società ricorrente, di cui richiedeva l‟integrale rigetto. Deduceva, in particolare, che: - I prodotti erano prodotti da soggetti terzi. - La forma delle praline era standardizzata; quella dei Wafer era determinata dalla necessità di contenere una quantità di ripieno e il numero delle gobbe era determinato necessariamente dalle caratteristiche dei macchinari industriali che li producono. - I marchi azionati dalla Ferrero nel presente procedimento erano stati registrati in violazione dell‟art. 9 C.P.I, trattandosi di articoli intrinsecamente connessi al prodotto, e, quindi, privi di autonoma capacità individualizzante. Pagina 2 http://bit.ly/Znrjba Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 figurativi di titolarità della ricorrente; Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 - Con riguardo alla concorrenza sleale deduceva che i prodotti della Sanges vengono commercializzati all‟interno di confezioni differenti rispetto a quelle dei prodotti della Ferrero e sono contraddistinti da visibili marchi denominativi non confondibili. 2. Ciò osserva, si osserva quanto segue. Tenuto conto della pluralità degli illeciti denunciati e dei diversi marchi – di titolarità della ricorrente- asseritamente contraffatti, è necessario procedere ad un esame comparativo dei marchi (tridimensionali e raffigurativi) di titolarità di Ferrero con i prodotti della resistente con riguardo a diversi profili e specificamente: A. del marchio italiano di forma „272, dep. il 17 aprile 2008 (doc. 3), e del marchio italiano figurativo „537, dep. 7 agosto 1996 e rinnovato con domanda 11/7/2006 (doc 4), di titolarità della ricorrente, da un lato, e del prodotto commercializzato dalla B. del marchio italiano di forma „562, dep. il 4 dicembre 1996 e rinnovata (doc 5), e del marchio dep. 8/2/2008 italiano figurativo n „457, entrambi di titolarità della ricorrente , da un lato, e dei prodotti praline Hedonist e Dandy di Sanges, dall‟altro; C. del marchio raffigurativo bidimensionale comunitario 1064021, di titolarità della ricorrente e delle confezioni Graffiti e Nut fingers commercializzati dalla resistente, dall‟altro. 3. Cominciando dai segni distintivi sub B), concernenti le praline Hedonist e Dandy, le domande cautelari vanno rigettate. La ricorrente ha dedotto la contraffazione ad opera della resistente, con la commercializzazione della pralina Hedonist, del marchio italiano tridimensionale „562. Ritiene il giudicante che, con riguardo alla forma delle praline, una valutazione sommaria, quale richiesta in questa sede, deponga per una valutazione prognostica favorevole di sussistenza delle condizioni ostative di cui all‟art. 9 CPI poiché, nel caso di specie, la forma registrata delle praline, ad una valutazione sommaria, quale quella che caratterizza il giudizio cautelare, dà un valore sostanziale al prodotto e non è separabile dal bene al quale si riferisce. L‟art. 9 CPI menzionato, al pari dell‟art. 7 Reg. 207/2009/CE, prevede l‟esclusione dalla registrabilità come marchi, dei "segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto". Il Pagina 3 http://bit.ly/Znrjba Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 resistente Sanges –barretta wafer, dall‟altro; Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 principio della estraneità del marchio al prodotto si traduce nella tutela del pubblico interesse ad impedire il perpetuarsi di una esclusiva e si risolve nell'affermazione che tutte le forme suscettibili di brevettazione non sono tutelabili come marchio. Nel caso di specie Ferrero aveva chiesto e ottenuto il brevetto per il prodotto di pasticceria –definito, a lato della domanda, “Rocher” (doc 15). Dalla descrizione del brevetto risulta che il prodotto è “tipicamente “ “di forma sostanzialmente sferica del diametro di 2,5-3 cm” “in modo da essere consumato in un solo boccone”, “reso più attraente sia sul piano estetico che sul piano organolettico, incorporandovi frammenti (granella) o scaglie di prodotti naturali”. Le caratteristiche, per il prodotto di pasticceria, comprendenti un ripieno racchiuso tra due semigusci di cialda di wafer rivendica, della forma sferica (rivendicazione 2), (riv. 4), sono state oggetto di espressa rivendicazione (doc 15 ric. ). Dall‟esame del detto brevetto si traggono elementi che confermano che la forma sferica del prodotto, con le scaglie, oggetto del marchio tridimensionale „562, asseritamente contraffatto, e sotto riprodotto, costituisce una forma funzionale che dà un valore sostanziale al prodotto. La registrazione da parte di Ferrero del marchio dopo la scadenza del brevetto ha l‟effetto di determinare un prolungamento illimitato dell‟ esclusiva di un elemento costitutivo del prodotto cui ineriva e da esso inseparabile, in violazione del principio di estraneità del marchio al prodotto. 3.1. Analogo discorso va fatto con riguardo al marchio „457 sottoriprodotto. E‟invero ormai pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che i limiti di cui all‟art. 9 CPI si applichino anche ai marchi bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto. 3.2. In caso di esistenza degli impedimenti assoluti di cui all‟art. 9 CPI (e art. 7 Reg 207/2009/CE), il prolungato uso dei marchi non è idoneo a convalidare il marchio Pagina 4 http://bit.ly/Znrjba Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 della copertura di cioccolato con le scaglie (riv. 3) e del ripieno con un nucleo solido Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 che sia originariamente nullo, perché non può trovare applicazione l‟ istituto del secondary meaning. 4. Veniamo ora alla allegata contraffazione dei marchi „272 e „537, di titolarità della ricorrente perpetrata da parte della resistente con la commercializzazione del prodotto barretta Wafer. I richiamati marchi di titolarità della ricorrente, di forma, il primo e raffigurativo, il secondo, sono identici con il prodotto Wafer croccante commercializzato dalla resistente. Ed invero, non solo i due prodotti presentano in comune le “gobbe”, ma sono caratterizzati anche dall‟ identità di tutte le altre caratteristiche e cioè dal medesimo numero di gobbe, dalla medesima loro conformazione e persino dalle medesime decorazioni sulla superficie. segni simili, quanto addirittura la fattispecie dell‟identità dei marchi di titolarità della ricorrente con i segni commercializzati dalla resistente per prodotti identici a quelli per cui essi sono stati registrati (art. 20 lett a). In tale ipotesi, il titolare del marchio d‟impresa (rectius, dei marchi) ha il diritto di vietare ai terzi di usare i segni ad essi identici, a prescindere dall‟esistenza di un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere in un rischio di associazione tra i due segni, anche solo subliminale. 4.1. La resistente ha eccepito, anche in relazione a tali segni, la nullità per esistenza delle condizioni ostative di cui all‟art. 9, poiché, a sua detta, i marchi sarebbero costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto e ha allegato, a tale fine, il brevetto per modello industriale n 214332, denominato “tavoletta di cioccolato wafer” depositata dalla ricorrente in data 16/6/1988 (cfr. doc 16). Non ritiene il giudicante, in base ad una valutazione sommaria quale richiesta in questa sede, che la fattispecie sia comparabile a quella sopra esaminata delle praline. Il brevetto per modello di utilità in oggetto si limita a rivendicare una tavoletta caratterizzata dal “fatto che comprende una cialda di wafer, sovrapposta alla base di cioccolato e presentante una pluralità di bugne sporgenti da parte opposta rispetto alla base”. E‟ ben vero che le “bugne” sono funzionali ad un riempimento cremoso nelle loro cavità, ma ciò non è l‟unica caratteristica dei detti segni distintivi di titolarità della ricorrente. L‟ambito di tutela della privativa azionata dalla ricorrente, con i richiamati marchi (di forma e raffigurativo) ha, invero, per oggetto un insieme di caratteristiche, ricomprendenti un numero preciso di “bugne” (quattro), con una specifica Pagina 5 http://bit.ly/Znrjba Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 Pertanto, ricorre non tanto la fattispecie di cui all‟art. 20 lett b, concernente l‟ipotesi di Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 conformazione (che tra l‟altro, sembrerebbe, per quanto sia dato di vedere dai documenti in atti, diversa da quella rappresentata nel detto modello per utilità) e la presenza di decorazioni ben visibili in superficie. Se dunque è ben vero che sia il legislatore nazionale che quello comunitario hanno impedito ai singoli di utilizzare la registrazione di un marchio per perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni tecniche, nel caso di specie, si diceva, la privativa ottenuta dalla ricorrente con i marchi in esame ha per oggetto anche forme “arbitrarie” e “capricciose”, come reso evidente dalle decorazioni che caratterizzano il marchio registrato. La circostanza che il brevetto, avente per oggetto un “prodotto alimentare con ripieno e procedimento per la sua preparazione”, sia scaduto non comporta in tale ipotesi, della controparte, perché concernenti forme capricciose ed arbitrarie, ma semmai la riproducibilità delle sole protuberanze volte al riempimento della sostanza cremosa. 4.2. Quanto alla contestata capacità distintiva dei detti marchi (non solo di forma, ma anche raffigurativo), la presunzione di validità derivante dalla registrazione, da un lato, e l‟indiscusso loro uso prolungato, dall‟altro, comportano che l‟onere della prova della mancanza dei requisiti di validità, incomba sulla resistente, la quale si è limitata a dedurre genericamente l‟esistenza di altri prodotti che avrebbero caratteristiche identiche, senza alcuna indicazione specifica e soprattutto senza alcun riferimento temporale . 4.3. La resistente ha dedotto, senza fornire alcuna prova, che il numero delle “gobbe” sarebbe reso necessario dalle caratteristiche dei macchinari industriali che li producono. La deduzione, oltre a essere irrilevante, perché non dà contezza della ripresa pedissequa delle altre caratteristiche formali dei segni in esame, è del tutto sfornita di prova. 5. All‟accertamento del fumus boni iuris, limitatamente a tali prodotti, si accompagna quello del periculum in mora evincibile dall‟ attualità della commercializzazione dei prodotti in esame. 6. Il fumus boni iuris della contraffazione dei marchi, or ora esaminati, rende superfluo, per l‟accoglimento delle domanda della ricorrente volte ad inibire la commercializzazione e promozione dei wafer croccanti Graffiti e Nut Fingers, l‟esame delle ulteriori condotte asseritamente illecite, dovendosi peraltro segnalare che, anche con riguardo al marchio comunitario figurativo n 1064021, vi è stata la Pagina 6 http://bit.ly/Znrjba Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 quindi, la riproducibilità libera di tutte le caratteristiche proprie dei marchi registrati Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 ripresa da parte della resistente di segni raffigurativi molto simili, in relazione ai quali si pone il quesito della loro valenza confusoria che, come noto, può consistere in un rischio di associazione, anche subliminale, che il consumatore medio, di prodotti di modesto valore, potrebbe essere indotto a compiere. 7. Alla luce di quanto considerato, in accoglimento parziale delle domande cautelari proposte dalla ricorrente Ferrero con riguardo ai soli prodotti wafer croccanti Graffiti e Nut Fingers, è disposta l‟inibitoria, in danno della resistente, della commercializzazione e della promozione dei wafer croccanti Graffiti e Nut Fingers, nonché la rimozione dal sito internet della resistente www.un- attimo.com delle immagini relative ai detti prodotti. 7.1. Seguono le misure del sequestro dei detti prodotti e della penale, determinata in euro di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento a decorrere da 30 giorni successivi alla comunicazione della ordinanza. 7.2. Tenuto conto delle finalità risarcitorie proprie della misura della pubblicazione (oltre che di quelle preventive), viene rimessa al merito la valutazione sull‟opportunità di applicare l‟ulteriore misura invocata, apparendo allo stato, in questa sede cautelare, sufficientemente satisfattive le misure applicate dell‟inibitoria e dell‟astreint. 8. Con riguardo, invece, ai prodotti praline, le domande cautelari proposte dalla società ricorrente sono rigettate per le ragioni sopra esposte. 9. In considerazione della natura conservativa di una delle misure cautelari - il sequestro- avente nesso di strumentalità necessaria con il giudizio di merito, e dell‟esito del processo (di parziale accoglimento), le spese sono riservate al giudizio di merito. PQM Il giudice, decidendo sulle domande cautelari proposte da Ferrero SPA nei confronti di Sanges & Associati SPA, in accoglimento parziale delle domande cautelari proposte o con riguardo ai soli prodotti wafer croccanti Graffiti e Nut Fingers, - inibisce a Sanges & Associati Spa la commercializzazione e la promozione dei wafer croccanti Graffiti e Nut Fingers. - Autorizza il sequestro dei prodotti individuati al capo precedente. - Ordina la rimozione dal sito internet www.un- attimo.com delle immagini relative ai prodotti di cui ai capi che precedono. Pagina 7 http://bit.ly/Znrjba Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 50,00 per ogni violazione successivamente constatata e di euro 100 per ogni giorno Accoglimento parziale del 11/08/2014 RG n. 19325/2014 - Fissa una penale di euro 50,00 per ogni singola violazione successivamente constatata e di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento a partire dal trentesimo giorno successivo all‟avvenuta notifica del provvedimento. - Rigetta le domande cautelari propote da Ferrero s.p.a. con riguardo ai prodotti praline Hedonist e Dandy. - Spese al giudizio di merito. Si comunichi. Milano, 10 agosto 2014 Il Giudice Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15c7 dott. Silvia Giani Pagina 8 http://bit.ly/Znrjba
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