Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott.ssa Paola Gandolfi giud. dott. Claudio Marangoni giud. rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 56619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2008 vertente TRA P______ di P------ Ciro & C. s.n.c., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, Galleria del Corso 4, presso lo studio dell’avv. Franca Carbone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina CERIALI del Foro di Vicenza e Luigi MANNA del Foro di Milano; pagina http://bit.ly/1lFWnv7 1 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 - attrice E ATI_____ Aero Termica Italiana s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; del procuratore avv. Massimo POLTRONIERI che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Elisabetta RACCA; - convenuta – OGGETTO: modello di utilità. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2013 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: “Nel merito: - accertarsi e dichiararsi che le condotte della convenuta come descritte in atti costituiscono violazione da parte di ATI_____ S.p.a. del diritto di proprietà industriale vantato da P____ S.n.c. in forza del brevetto italiano per modello industriale di utilità concesso in data 7.5.2003, n. 00249452 e atti di concorrenza sleale ex artt. 2598 c.c. numeri 1 e 3 per tutti i motivi esposti in narrativa; - nel denegato caso di ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 59 c.p.i., fatti salvi in ogni caso i diritti conferiti dal modello nazionale fino al 3 agosto 2006 e le domande di declaratoria di concorrenza sleale, convertirsi ex art. 59 comma 3 c.p.i. l’azione pagina http://bit.ly/1lFWnv7 2 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a elett. dom.ta in Milano, Corso di Porta Vittoria 18, presso lo studio Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 a tutela del modello nazionale nella corrispondente azione a tutela della porzione italiana del brevetto europeo EP 1 176 763 di titolarità dell’attrice; - in via condizionata alla conversione dell’azione ex art. 59 comma 3 come sopra, e ulteriormente condizionata alla ritenuta validità della porzione italiana del brevetto EP 1 176 763 come brevetto per invenzione, accertati i requisiti per la validità del titolo come modello di utilità, disporsi la conversione della stessa porzione in modello di utilità ex art. 76 comma 3 c.p.i.; per l’effetto: - condannarsi rappresentante la ATI_____ pro tempore, S.p.a., al nella risarcimento persona nei del legale confronti della P____ S.n.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati ove occorra anche ex art. 125 comma 2 c.p.i., per una somma comunque non inferiore ad Euro 1.952.802,22 o alla diversa somma ritenuta corrispondente agli utili derivanti dalla contraffazione, da restituirsi in ogni caso ex art. 125 comma 3 c.p.i., oltre ad interessi al tasso legale e a rivalutazione monetaria, dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo; - disporsi a carico di ATI_____ S.p.a. l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di tutti i ventilconvettori mod. KF come meglio descritti agli atti e comunque di qualsiasi prodotto, comunque denominato, in violazione dei diritti dell’attrice pagina http://bit.ly/1lFWnv7 3 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a c.p.i. Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 azionati nel presente giudizio, fissando una penale adeguata per ogni trasgressione o giorno di ritardo nell’attuazione dell’inibitoria; - ordinarsi il ritiro definitivo dal commercio dei medesimi prodotti nei confronti di chiunque ne sia proprietario o ne abbia la materiale fissando una penale adeguata per ogni giorno di ritardo; - disporsi, altresì, la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione dei diritti azionati da P____ S.n.c. e dei mezzi adibiti alla loro produzione; - ordinarsi a carico di ATI_____ S.p.a. la pubblicazione della sentenza conclusiva della presente controversia sulla stampa nazionale. In via istruttoria - ordinare ad ATI_____ l’esibizione delle proprie fatture di vendita dei ventilconvettori modello KF emesse dal 2004 ad oggi nonché i registri iva vendite dal 2004 ad oggi nonché ogni documento necessario alla determinazione dell’utile derivante dalla vendita dei ventilconvettori modello KF, disponendo altresì le modalità con le quali detta esibizione dovrà essere effettuata; - ordinare ad ATI_____ S.p.a., ai sensi dell'art. 121 co. 2 D.Lgs 30/2005, di fornire l'identificazione dei i documenti soggetti e tutti implicati gli nella elementi per produzione e distribuzione dei ventilconvettori mod. KF e per la quantificazione delle unità prodotte dall'anno 2004 ad oggi. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.” pagina http://bit.ly/1lFWnv7 4 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a disponibilità, Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 Per la convenuta: “… non accettando il contraddittorio: a. relativamente alla domanda di conversione dell’azione ex art. 59 co. 3 e di conversione del brevetto in modello ex art. 76 co. 3 C.P.I. di cui alla memoria depositata da PDR in data 28.5.2013; prima volta nella richiamata memoria in data 28.5.2013; in via principale: - respingere le domande tutte proposte dall’attrice e richiamate col foglio di precisazione delle conclusioni in data 16.1.2013; in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il modello di utilità n. 00249452 è nullo per le ragioni di cui in narrativa; in via istruttoria: - ove le prove documentali dimesse non dovessero essere ritenute sufficienti 00249452, a dimostrare disporre la consulenza nullità tecnica del sul modello di utilità n. punto con riserva di suggerire il relativo quesito. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.“ FATTO E DIRITTO 1. Nel suo atto introduttivo del presente giudizio l’attrice ha dedotto di aver depositato in data 21.3.2000 domanda di brevetto nazionale per modello di utilità – concesso poi con il n. 249.452 in data 7.5.2003 – che atteneva ad una cassetta interna ad incasso per i pagina http://bit.ly/1lFWnv7 5 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a b. relativamente all’azione di concorrenza sleale formulata per la Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 condizionatori d’aria che eliminava tutti i problemi di installazione di tale tipologia di condizionatori fino ad allora in commercio. Sulla base della priorità costituita da detta domanda di brevetto nazionale in data 12.3.2001 l’attrice aveva depositato una concesso (EP 1136763). Ha affermato che la convenuta ATI_____ Aero Termica Italiana s.p.a. – già acquirente tra il 2002 ed il 2004 di ingenti quantitativi delle cassette per incasso Moon e Stark prodotte da P____ s.n.c. che costituivano l’attuazione del trovato brevettato – aveva posto in commercio dal marzo 2004 un modello di ventilconvettore da incasso nel soffitto denominato KF-01 che riprendeva i medesimi insegnamenti dei menzionati titoli brevettuali di cui l’attrice era titolare. Nel febbraio Tribunale s.p.a. un per 2006 l’attrice procedimento ottenere aveva cautelare l’inibitoria instaurato nei dinanzi confronti all’ulteriore di a questo ATI_____ fabbricazione e commercio del ventilconvettore KF-01 sulla base della violazione del brevetto europeo EP 1136763 e nel corso della quale la perizia tecnica d’ufficio aveva per un verso confermato l’indebita interferenza del prodotto di controparte con le rivendicazioni del brevetto europeo in tale sede dedotto, rilevando tuttavia che il titolo possedeva i presupposti di legge per la sua brevettabilità esclusivamente quale modello di utilità. pagina http://bit.ly/1lFWnv7 6 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a corrispondente domanda di brevetto europeo, anch’esso successivamente Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 Il ricorso era stato dunque respinto sul presupposto della nullità del titolo europeo, non essendo stato azionato in sede di ricorso cautelare il modello di utilità nazionale. Nella presente causa P____ s.n.c. ha dunque azionato nei confronti di utilità nazionale n. 249.452, chiedendo – oltre all’inibitoria all’ulteriore produzione e commercio del prodotto KF-01 – il risarcimento del danno derivante dall’accertata contraffazione. Si è costituita nel presente giudizio la convenuta ATI_____ s.p.a., contestando la validità del modello di utilità n. 249.452 di cui controparte è titolare sulla base dello stato della tecnica così come da essa allegata e contestando – quanto al profilo del richiesto risarcimento del danno - la tesi dell’attrice secondo la quale l’interruzione degli acquisti già eseguiti presso P____ s.n.c., dovuta alla scarsa qualità di tali prodotti, avrebbe indebitamente fatto venir meno all’attrice corrispondenti introiti per ulteriori quattro anni. Concludeva dunque per il rigetto delle domande svolte dalla società attrice e formulava in via riconvenzionale domanda di nullità del modello di utilità azionato nei suoi confronti. La causa, già pervenuta una prima volta in decisione all’esito sia di una consulenza d’ufficio brevettuale che di una consulenza contabile, è stata rimesso sul ruolo istruttorio con ordinanza del 18.4.2013 in quanto il Collegio ha inteso sottoporre d’ufficio alle parti ai sensi pagina http://bit.ly/1lFWnv7 7 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a delle medesime apparecchiature di ATI_____ s.p.a. il solo modello Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 dell’art. 101, comma secondo, c.p.c. la questione - non trattata nelle rispettive nazionale per difese modello - di dell’effettiva utilità alla efficacia luce di del brevetto quanto previsto dall’art. 59, comma 1 c.p.i. causa è stata nuovamente rimessa alla decisione del Collegio. 2. La questione dell’effettiva efficacia del brevetto nazionale per modello di utilità in presenza di brevetto europeo che tuteli il medesimo trovato va risolta sulla base del disposto dell’art. 59 c.p.i. che stabilisce in via generale il principio della preminenza del brevetto europeo. Va rilevato che nella fattispecie in esame non vi è dubbio alcuno circa l’effettiva coincidenza dell’ambito di tutela proprio delle rivendicazioni dei due brevetti, di cui quello nazionale costituisce la priorità indicata nella domanda di brevetto europeo, posto che la differente formulazione delle rispettive rivendicazioni è derivata dalla mera riscrittura del testo originario eseguita in sede di esame europeo, che ha comportato variazioni solo formali e non sostanziali rispetto al testo del modello di utilità nazionale. Ciò risulta peraltro confermato dal fatto che sia il CTU che i consulenti delle parti in sede di esame tecnico hanno concordato di fare riferimento per le loro valutazioni del testo europeo in quanto ritenuto del tutto concordante con quello del modello di utilità. pagina http://bit.ly/1lFWnv7 8 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Successivamente al deposito di memorie su tale specifica questione la Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 Deve dunque ritenersi applicabile nel caso di specie quanto specificamente previsto nel comma 2, lett. a) dell’art. 59 c.p.i. in quanto a suo tempo non era stata proposta opposizione alcuna al rilascio del brevetto europeo EP 1136763. n. 249.452 va individuata in quella in cui era scaduto il termine per promuovere tale opposizione (entro nove mesi dalla pubblicazione del suo rilascio: art. 99 CBE) e cioè al 3 agosto 2006. Il fatto che parte attrice abbia impostato la sua azione sul solo brevetto per modello di utilità consente dunque la valutazione della sua validità e della dedotta contraffazione solo entro tale limite temporale, e cioè limitatamente alla contraffazione dei prodotti commercializzati dalla convenuta fino a tale data. Le domande svolte da parte attrice di conversione dell’azione in origine fondata sul modello di utilità in domande fondate sulla frazione del brevetto europeo EP 1136763 e quelle subordinate a tale conversione devono essere dichiarate inammissibili in quanto formulate solo successivamente alla rimessione in istruttoria della causa a seguito dell’ordinanza del Collegio del 18.4.2013. 3. Ciò posto quanto alla delimitazione dell’ambito temporale di autonoma efficacia del modello di utilità azionato da P____ s.n.c., deve essere affrontata la questione dell’effettiva validità di tale modello in relazione alle contestazioni sollevate dalla convenuta ATI_____ s.p.a. posto che parte convenuta non ha contestato pagina http://bit.ly/1lFWnv7 9 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Pertanto la data di cessazione degli effetti del modello di utilità Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 l’interferenza del suo prodotto KF-01 con quanto rivendicato nel titolo brevettuale di parte attrice. Come è ben noto alle parti, il trovato è destinato a risolvere i problemi di installazione di un’unità di un condizionatore posta esternamente all’epoca visibile, del deposito che del necessitava modello secondo di la utilità tecnica di un nota perfetto allineamento nell’assemblaggio di dette parti ed un’esatta centratura della base esterna sia rispetto all’unità di condizionamento, sia rispetto alla superficie in vista del controsoffitto. Tale necessità derivava dal fatto che in tale epoca l’accoppiamento tra la base di copertura e l’unità di condizionamento era realizzata ad incastro delle superfici esterne delle bocchette di passaggio dell’aria poste dell’unità del parallela movimento o sulla base di condizionatore, diritta, reciproco cioè che senza copertura aventi e quelle tutte possibilità potesse una di rimediare dei canali conformazione alcun ad gioco o imperfetti posizionamenti di tali parti dell’apparecchiatura. La soluzione prevista dal modello di utilità in esame prevede che le bocchette ed i canali destinati ad impegnarsi reciprocamente non siano conformati a pareti esterne diritte o parallele tra loro, ma che le pareti esterne delle bocchette della base di copertura abbiano una inclinazione che crea una rastremazione da una base più larga all’estremità opposta più stretta che consente di lasciare una certa pagina http://bit.ly/1lFWnv7 10 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a all’interno di una controsoffittatura rispetto alla base di copertura Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 libertà di movimento delle stesse all’interno dei canali dell’unità di condizionamento, con ciò consentendosi dunque la possibilità di un posizionamento dell’unità di condizionamento non necessariamente preciso rispetto alla superficie esterna del controsoffitto. s.p.a., concludendo che sul piano della novità esse risultavano non rilevanti. Invero alcune di esse presentavano la bocchette della base di copertura esternamente rettilinee e parallele rispetto alle loro sezioni di incastro (JP 4 254 121; JP 7 049 135) o comunque ad andamento uniforme (JP 61 282 734) o prive della forma rastremata (US 4 549 474), oppure non inserite nei canali dell’unità di condizionamento ma appoggiate esternamente a filo di essi (JP 10 220 799), oppure comunque incastrate senza alcuna possibilità di gioco all’interno dei canali dell’unità di condizionamento (JP 6 028 517; DE 298 22 930). In altri casi la base di copertura era sprovvista di bocchette (condizionatore Sanyo; US 5 577 958). Se la presenza del presupposto di novità appare obbiettivamente fondato sulla base delle osservazioni innanzi succintamente riportate, quanto all’ulteriore presupposto della novità intrinseca che deve necessariamente essere presente nella soluzione tecnica proposta dal trovato deve preliminarmente rammentarsi che – secondo un’impostazione costante della giurisprudenza di legittimità – se pagina http://bit.ly/1lFWnv7 11 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Il CTU ha esaminato le anteriorità dedotte dalla convenuta ATI_____ Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività utilità è pure la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente sicchè, pur con un grado "minore" di novità, esso migliora l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore (così da ultimo Cass. 19715/12). In particolare, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un apprezzabile gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica (Cass. 19688/09). L’esame del CTU rispetto a tale specifico profilo di validità del modello appare condivisibile quanto alla positiva valutazione della sua effettiva sussistenza nel caso di specie. Egli ha infatti individuato nelle anteriorità rappresentate dai brevetti JP 6 028 517 e US 4 549 474 – in quanto attinenti a condizionatori ad incasso aventi nella base di copertura pagina http://bit.ly/1lFWnv7 delle 12 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a creativa dell'inventore, la caratteristica giuridica del modello di Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 bocchette sporgenti che si inseriscono nel corpo scatolare del condizionatore in corrispondenza dei canali di circolazione dell’aria – lo stato della tecnica più prossimo a quello cui il modello di utilità in esame si riferisce. bocchette della base di copertura, oltre a non essere parimenti rappresentata in tali anteriorità, non risulta nemmeno in qualche modo riprodotta nelle sue funzionalità – consentire cioè una libertà di posizionamento nell’assemblaggio mantenendo nel contempo la funzione di tenuta dell’aria nell’impegno delle bocchette con i canali di sbocco dell’aria del condizionatore – né poteva ritenersi un piano sviluppo di soluzioni preesistenti, posto che anche le differenze di sezione tra i corpi cilindrici delle bocchette e dei canali rilevabili in tali anteriorità non potevano soddisfare la necessità di una libertà di reciproco posizionamento di tali elementi mantenendo nel contempo anche l’indispensabile caratteristica di tenuta dell’aria nella parte in cui tali elementi si impegnano tra loro. Del tutto condivisibile, a parere del Collegio, è dunque la conclusione relativa alla validità del modello di utilità n. 249.452. 4. Le osservazioni critiche sviluppate dalla convenuta ATI_____ s.p.a. rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU non risultano di rilievo tale da indurre il Collegio ad adottare differenti valutazioni. pagina http://bit.ly/1lFWnv7 13 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a In effetti la caratteristica della rastremazione della forma delle Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 In effetti tali osservazioni non contengono alcuna novità rispetto a quanto già sostenuto dal consulente di parte della convenuta e già oggetto di specifica valutazione da parte del CTU. Sul punto appare sufficiente dunque rimandare alle osservazioni esterna descritta delle in bocchette JP 4 254 (differente 121) e dunque quanto dalla alla forma sussistenza interna di un apprezzabile contenuto originale ed innovativo del brevetto (v. pagg. 19-21 relazione CTU brevettuale). 5. Come si è già rilevato, l’effettiva interferenza del prodotto KF01 commercializzato da ATI_____ s.p.a. rispetto agli insegnamenti propri del modello di utilità in questione non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta, tanto che l’indagine tecnica eseguita in corso di causa si è incentrata sulla sola validità del modello di utilità n. 249.452 con gli esiti innanzi esposti. Deve dunque affermarsi che il ventilconvettore denominato KF-01 ha integrato contraffazione del modello di utilità di parte attrice per tutto il periodo di commercializzazione anteriore al 3 agosto 2006, termine di cessazione di efficacia del titolo nazionale a seguito della mancata opposizione al conforme titolo europeo. Per effetto di tale cessazione di efficacia del titolo nazionale in questa sede azionato – che peraltro sarebbe comunque già scaduto alla data della presente decisione – non appare possibile provvedere pagina http://bit.ly/1lFWnv7 14 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a svolte dal CTU quanto alla novità della rastremazione della forma Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 all’accoglimento all’ulteriore delle domande produzione e di parte attrice commercializzazione di del inibitoria prodotto in questione ed alle misure della fissazione di penale, di ritiro dal commercio e di distruzione. concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. di cui alle conclusioni formulate da P____ s.n.c. all’udienza del 25.9.2013, posto che essa non era mai stata formulata nell’atto introduttivo o nei termini processuali perentori di modificazione delle domande. 6. Deve dunque procedersi alla determinazione del danno risarcibile sulla base degli accertamenti contabili svolti in corso di causa e nei limiti temporali innanzi precisati per ciò che concerne l’ambito di illiceità della condotta della convenuta rispetto ai limiti temporali di efficacia del titolo nazionale. ATI_____ s.p.a. ha sostenuto che sarebbe stata costretta ad interrompere gli acquisti dei prodotti di P____ s.n.c. in quanto rivelatisi di standard qualitativo non adeguato e che non vi erano contratti di fornitura in essere tra le parti, negando dunque l’effettiva sussistenza di un danno a carico di controparte. Quanto ai criteri di liquidazione del danno esposti dall’attrice, ha contestato che esso dovesse essere calcolato sul fatturato asseritamente perduto da P____ s.n.c. sulla base di una pretesa proiezione di incassi futuri ed ha anche contestato la metodologia seguita dal CTU contabile sulla base del quesito ad esso affidato dal pagina http://bit.ly/1lFWnv7 15 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Va altresì rilevato che appare inammissibile anche la domanda di Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 giudice e le relative risultanze osservando che parte attrice non aveva dedotto alcuna flessione delle sue vendite nel suo mercato a partire dal momento in cui ATI_____ s.p.a. aveva introdotto macchine analoghe e che i ventilconvettori acquistati da P____ titolare del brevetto – con marchio ATI_____ Chiedeva infine che il Tribunale adottasse quale criterio di liquidazione del danno quello rappresentato da una royalty, che indicava nella misura del 10% dell’utile marginale accertato dalla CTU contabile. Tali rilievi non possono essere condivisi dal Collegio. Va premesso che parte attrice sin dal suo atto di citazione ha chiesto che il danno fosse liquidato dal Tribunale in una somma globale ex art. 125 comma 2 c.p.i., comunque non inferiore all’ingiustificato arricchimento conseguito da ATI_____ s.p.a. per effetto della contraffazione. L’accertamento di contraffazione brevettuale prescinde evidentemente da ogni considerazione circa (non provate) carenze qualitative dei prodotti a suo tempo forniti dalla titolare del brevetto o dalle modalità di commercializzazione dei prodotti da essa forniti, in quanto la perdita economica che incombe su di essa è direttamente connessa all’indebita ripresa da parte di concorrenti delle soluzioni tecniche coperte da valida privativa e dalla conseguente pagina http://bit.ly/1lFWnv7 16 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a s.n.c. erano sempre stati commercializzati – con il consenso della Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 impossibilità di sfruttamento in via esclusiva del successo commerciale del brevetto stesso. In tale prospettiva all’introduzione del se Codice già della la giurisprudenza proprietà antecedente industriale vigente conseguente alla contraffazione anche la misura degli utili conseguiti dal contraffattore – quale elemento di calcolo di guadagni che il titolare del brevetto avrebbe potuto conseguire se fosse stata rispettata la sua esclusiva – lo stesso art. 125 c.p.i. da un lato indica espressamente tra gli elementi pertinenti alla liquidazione del danno anche i benefici realizzati dall’autore della violazione e nel suo comma 3 afferma la possibilità – effettivamente esercitata da P____ s.n.c. nel caso di specie con apposita domanda – di assegnare alla titolare del brevetto la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante. L’analisi contabile eseguita in corso di causa permette dunque anche di evitare il ricorso alle presunzioni di cui al comma 2 dell’art. 125 c.p.i. per la determinazione di una royalty appropriata – peraltro indebitamente riferita dalla convenuta rispetto all’utile marginale determinato dal CTU, non già sul fatturato – e i dati esaminati e valutati dal consulente contabile possono costituire utile base per tale liquidazione, posto che nessuna contestazione è stata sollevata da ATI_____ s.p.a. quanto alla correttezza dei dati pagina http://bit.ly/1lFWnv7 17 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a utilizzava diffusamente al fine di valutare il danno risarcibile Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 acquisiti dal CTU e dei criteri utilizzati per la determinazione dell’utile marginale lordo connesso all’illecita commercializzazione del prodotto KF-01. I rilievi sollevati da parte attrice rispetto a quanto determinato CTU sono stati riproposti in sede conclusionale rimandando integralmente alle osservazioni svolte dal consulente di parte della stessa attrice in sede di consulenza tecnica e sui quali il CTU aveva già preso posizione confermando le proprie analisi. L’assenza di effettive e nuove contestazioni riguardo ai criteri adottati dal CTU contabile nella determinazione dell’utile marginale attinenti alla commercializzazione del prodotto in questione solleva il Collegio dalla ricostruzione di tale profilo, a tal fine dunque rimandando peritale alle (v. in articolate argomentazioni particolare pagg. da svolte 17 a 22 nella relazione della relazione contabile). Se l’arco temporale di determinazione del danno per la contraffazione va delimitato al periodo gennaio 2004/3 agosto 2006, va rilevato che il CTU ha determinato per l’anno 2004 un utile marginale conseguito da ATI_____ s.p.a. nella misura di € 44.629,58, per l’anno 2005 di € 114.761,52 e per l’intero anno 2006 di € 248.481,08 (v. tabella a pag. 22 relazione). La necessità di delimitare tale utile marginale per il 2006 ai soli primi sette mesi dell’anno porta il Collegio a determinare in via equitativa l’intera somma liquidabile in favore dell’attrice pagina http://bit.ly/1lFWnv7 18 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dal Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 nell’importo complessivo di € 310.000,00, da intendersi comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria alla data della presente sentenza. Non sussistono altresì i presupposti per la liquidazione anche di un conto del fatto (riferito da parte convenuta e in sé non oggetto di alcuna contestazione) che nel corso dei precedenti rapporti tra le parti i prodotti di P____ s.n.c. venivano commercializzati da ATI_____ s.p.a. con il marchio di quest’ultima, con ciò risultando di fatto evanescenti i margini per il riconoscimento di un danno all’immagine commerciale dell’attrice. Deve infine essere accolta l’istanza di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, secondo le modalità specificate nel dispositivo stesso. 7. Le spese del giudizio e delle consulenze tecniche d’ufficio devono essere poste specificato in delimitazione a carico della dispositivo, temporale parte posto che dell’illecito convenuta, anche liquidate tenuto accertato come conto della l’analisi delle contestazioni svolte ha comunque reso indispensabile il riferimento a tutte le indagini tecniche eseguite. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: pagina http://bit.ly/1lFWnv7 19 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a danno di natura non patrimoniale in favore dell’attrice, anche tenuto Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da P____ di P------- Ciro & C. s.n.c. nei confronti di ATI_____ Aero Termica Italiana s.p.a., respinta la domanda riconvenzionale di nullità svolta da parte convenuta del brevetto per modello di utilità n. di contraffazione cui parte attrice tale privativa di commercializzazione da parte è titolare integrata della ed accertata dalla convenuta del la produzione e modello di ventilconvettore denominato KF-01, condanna la convenuta ATI_____ Aero Termica Italiana s.p.a. al risarcimento del danno in favore di parte attrice relativamente alla commercializzazione del menzionato prodotto tra il 2004 ed il 3.8.2006 liquidato nella somma complessiva di € 310.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo; 2) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano La Repubblica a cura ed a spese della convenuta entro trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora parte attrice a provvedere direttamente a tale incombente ove detto termine fosse inutilmente decorso e ponendo a carico della convenuta le relative spese; 3) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’UIBM a cura della Cancelleria; 4)respinge le ulteriori domande avanzate da parte attrice; pagina http://bit.ly/1lFWnv7 20 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 249.452 Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014 RG n. 56619/2008 Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014 5) condanna ATI_____ Aero Termica Italiana s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 14.000,00 (di cui € 2.000,00 per spese ed € 12.000,00 per compensi) oltre oneri di legge, cui si aggiungono le spese delle tecniche d’ufficio nella misura delle somme rispettivamente liquidate in corso di causa. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 gennaio 2014. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Marina Tavassi pagina http://bit.ly/1lFWnv7 21 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a consulenze