FM 信号復調装置事件判決のポイント差止め等請求の準拠法は登録国法、損害賠償請求では侵害結果発生地法とし、米国特許法第 2 7 1 条 ( b ) の寄与侵害は法例第 11 条により否定した。事件の表示 H14.9.26 参照条文特 66① 民 709 Key Word 最高裁第一小法廷特 68 米特 283 特 100 平成 12 年（受） 580 法令 33 米特 271(b) 法令 11① 法令 11② 米特 284 渉外的要素、準拠法、原因事実発生地、結果発生地、累積的連結、先決問題、米国特許権寄与侵害１．事実関係 (1) ① 原審が適法に確定した事実関係の概要上告人Ｘは、米国において、発明の名称を「 FM 信号復調装置」とする米国特許権（特許番号第 4 5 4 0 9 4 7 号。以下、上記特許権を「本件米国特許権」といい、その発明を「本件発明」という。）を有している。なお、Ｘは、我が国において、本件発明と同一の発明についての特許権を有していない。 ② 被上告人Ｙは、一定期間、我が国において本件発明の技術的範囲に属するＹ製品カードリーダーを製造して米国に輸出し、Ｙが 100％出資した米国法人Ｚは、同国においてこれを輸入し、販売していた。 (2) 本審における請求の趣旨等本件は、Ｘが、ＹがＹ製品を我が国から米国に輸出する等の行為が、米国の特許法（以下、「米国特許法」という。）第 271 条第 (b)項に規定する特許権侵害の積極的誘導行為に当たり、Ｙに対し、①Ｙ製品の我が国での製造、Ｙ製品の米国への輸出及びＹ製品の米国内販売等の誘導行為の差止め、②我が国内のＹ製品の廃棄、③不法行為による損害賠償を請求した事案である。 (3) 第一審における判断（平成 9 年（ワ） 23109）外国特許権に基づく差止め等請求の準拠法は米国法であるが、米国特許法第 271 条第 (b)項の域外適用規定は法例第 33 条により適用しないとして棄却した。損害賠償請求についての準拠法は法例第 1 1 条第 1 項により日本法であるが、米国特許権は日本法上保護すべき権利に当たらないとして棄却した。 (4) 原審における判断（平成 11 年（ネ） 3059）外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求については、法例で規定する準拠法決定の問題は生ずる余地がないなどとして差止め及び廃棄の請求を棄却し、損害賠償請求については、一審と同様の理由により棄却すべきとした。２．争点以下の事項について争われた。 (1) 特許権に基づく差止め等請求の準拠法決定の要否、法性決定、準拠法 (2) 特許権の効力の準拠法（法令） (3) 米国特許法を適用して米国特許権の侵害の我国内での積極的誘導行為の差止め等を命じることと法令第 33 条に規定する「公ノ秩序」との関係 (4) 特許権侵害による損害賠償請求の準拠法決定の要否、法性決定、準拠法 (5) 米国特許権侵害の我国内積極的誘導行為を理由とする損害賠償請求について法令第 1 1 条第 1 項に規定する「原因タル事実ノ発生シタル地」の解釈 (6) 米国特許権侵害の我国内積極的誘導行為と法令第 11 条第 2 項の「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」との関係３．裁判所の判断 (1) 争点 ( 1 ) 〜 ( 3 ) につき裁判所は、「米国特許法により付与された権利に基づく請求であるという点において、渉外的要素を含むものであ」り、属地主義の原則をもってしても、「外国特許権に関する私人間の紛争において、法例で規定する準拠法の決定が不要と」ならないから、準拠法決定の問題は生ずる余地がないとした原審の判断は失当とした。次に法性決定については、「米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求については、その法律関係の性質を特許権の効力とすべきである」とした上で、特許権の効力の準拠法に関しては「法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律による」から、米国特許法が準拠法になると判示し、「我が国の特許法又は条約」を準拠法とした原審の判断を否定した。次に実質法としての米国特許法の適用を検討するに、「本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認める」ことは、当該米国特許権の効力を我が国に及ぼすのと実質同一結果を生じ、「我が国の特許法秩序の基本理念と相いれない」から「法例第 3 3 条にいう我が国の公の秩序に反する」として本件請求は理由がないものとした。 (2) 争点 ( 4 ) 〜 ( 6 ) につき裁判所は、渉外要素性、私人間性により、「準拠法を決定する必要がある」とした。次に法性決定については、「財産権の侵害に対する民事上の救済の一環」だから、不法行為と法性決定した上で、その準拠法については、「法例第 1 1 条第 1 項によるべきである」とし原審の判断を追認した。次に法例第 1 1 条第 1 項に係る連結点としての「原因タル事実ノ発生シタル地」は、「本件米国特許権の直接侵害行為が行われ」た米国と解すべきであり、準拠法は同国の法律であるとした。次に実質法としての米国特許法の適用に当たっては、「法例第 1 1 条第 2 項により、我が国の法律が累積的に適用される」から「我が国の特許法及び民法に照らし、特許権侵害を登録された国の領域外において積極的に誘導する行為が、不法行為の成立要件を具備するか否かを検討すべき」とした上で、自国の領域外での積極的誘導行為に及ぼし得る規定を持たない我国法下においては、特段の立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばないから、不法行為の成立要件を具備せず、本件米国特許権の侵害という事実は、法例 1 1 条 2 項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たり、被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定は適用できないと判示した。４．実務上の指針 (1) 本件は、外国特許権に基づく我国における権利行使につき最高裁で初めて問題となった事案である。争点が多岐に亘ったが、これまで判断が示されなかった事項、学説上の対立があった事項につき以下のように判断が明確に示された点が、特に企業の経済・産業活動の非国籍化が推進されるであろう今後にとってのひとつの指針を提供するものと評価し得る。 (2) ① 米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求について準拠法については準拠法決定不要説／必要説との対立があったが、準拠法決定必要説を明示した。この判示事項は、属地主義の原則についての解釈を確認する一方、準拠法決定の要否の判断に当たっては国際私法自体説に基づいて行わねばならない点を確認したものと評価される。 ② 準拠法を定めるには法性決定を必要とするところ、この点で不法行為の問題（法例第 11 条）、物権の問題（法例第 10 条）、特許権の効力の問題とする三通りの考え方があったが、前二者では趣旨が相違すること等を理由として、特許権の効力の問題と法性決定された。 ③ 特許権の効力の準拠法については法例に定めがなく、（類推適用できる規定も存在しないため）条理によって「当該特許権と最も密接な関係がある」ことを連結点と決定し、準拠法は「当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律」（本件では米国特許法）とした。その理由として、( ア ) 国ごとの権利設定、( イ ) 属地主義の原則、( ウ ) 登録国と特許権との密接関係性が挙げられている。特許権の効力の準拠法が当該特許の登録国であると明示されたことは、例えばライセンス契約に絡んで特許権の効力が問題となる事件においては、準拠法は当該特許の登録国法であると判断できることを意味する。 ④ 米国特許法適用の結果我が国内での差止め等が法例第 33 条にいう我が国の公の秩序に反するとされた理由は、我国の採る属地主義の原則に反すること等である。この理由が後述の損害賠償請求に係る理由と異なる根拠は、被害者に生じた過去の損害を填補して公平・正義を図ろうとする損害賠償請求と、特許権の独占排他性の担保という性質から将来的な防止効を付与する多分に政策的な差止め等請求との違いにあるものと考察できる。 (3) 米国特許権侵害を理由とする損害賠償請求について ① 準拠法につき、私人間の関係、渉外的要素から準拠法決定必要説とした。 ② ここでいう「不法行為」の成立性（本問題）についてはその先決問題として権利の存否（すなわち特許権の有効性）につき決定しなければならないところ、その先決問題解決に適用すべき準拠法については、（権利自体の準拠法による等諸説あるが）本判決ではこの点につき触れていない。 ③ 法例第 1 1 条第 1 項に係る連結点たる「原因タル事実ノ発生シタル地」については、特にいわゆる隔地的不法行為の場合にいずれと解釈するかについて、行動地説、結果発生地説、二分説或いは折衷説、総合考慮説、被害者選択説が対立してきた。本判決では、積極的誘導行為による被侵害物、被上告人の予測可能性を理由に、結果発生地説によると結論したものと理解できる。この判断は、今後の規準となって行くものと考えられる。 ④ 本請求に係る判決でポイントとなったのは、いわゆる法例第 11 条第 1 項及び第 2 項の累積的連結である。本判決では法例第 1 1 条第 2 項のいわゆる同種の権利の解釈につき明示したのは、いわゆる満州国特許判決事件（ S 2 8 . 6 . 1 2 東京地裁）での当該解釈の誤りを正すものであると考えられる。ここで具体的に米国特許法第 271 条第 (b)項の領域外積極的誘導行為に対する我国法上の同種行為について我国法上で損害賠償責任を負うか否かについては、肯定説、否定説の対立があったが、本判決では否定説をとり、日本法では国外寄与行為の違法性につき規定する立法・条約等がないことを理由に、法例第 1 1 条第 2 項の非充足を結論した。このような間接的行為でなく、直接侵害行為を理由とした訴訟の場合には、本件の理論構成によれば、外国知的財産権に基づく損害賠償請求が認容される可能性がある。【参考文献】「 Law & Technology」 No.19 p81〜 94 等多数（友野英三）